La técnica anterior admitida por el solicitante no puede ser «base para» una impugnación de derechos de propiedad intelectual.

En una decisión de fecha 1 de febrero de 2022, el Tribunal Federal de Apelación confirmó que la técnica anterior admitida por el solicitante (AAPA) no puede constituir la base de una impugnación de validez en una revisión inter partes (IPR).¹La decisión surgió a raíz de dos IPR presentadas por Apple en las que se impugnaba la validez de una patente de Qualcomm dirigida a dispositivos de circuitos integrados que incluyen «cambiadores de nivel» que se comunican entre dispositivos de entrada/salida y dispositivos centrales.²El motivo de invalidez por el que Apple prevaleció ante la Junta se basó en el AAPA (figura 1 de la patente y su descripción adjunta) a la luz de una referencia de estado de la técnica denominada Majcherczak.³

En los IPR, Qualcomm no discutió que la combinación de la AAPA y la técnica anterior invocada enseñaba todos los elementos de las reivindicaciones impugnadas. Qualcomm solo argumentó que la impugnación de la validez por parte de Apple era defectuosa porque no se podía confiar en las admisiones del titular de la patente en un IPR.  La Junta no estuvo de acuerdo, razonando que, según el artículo 35 U.S.C. § 311(b), «el estado de la técnica que consiste en patentes o publicaciones impresas» incluye la AAPA porque la AAPA es estado de la técnica contenido en una patente (es decir, la patente que se impugna).⁴Qualcomm apeló ante el Tribunal Federal de Apelación.

Un panel del Circuito Federal rechazó la conclusión de la Junta de que la AAPA reúne los requisitos para ser considerada «antecedentes técnicos consistentes en patentes o publicaciones impresas», ya que se trata de antecedentes técnicos contenidos en una patente. En cambio, el panel razonó que las «patentes o publicaciones impresas» a las que se hace referencia en la ley deben ser en sí mismas antecedentes técnicos de la patente impugnada. El tribunal explicó que esta interpretación de «antecedentes técnicos que consisten en patentes o publicaciones impresas» se ajusta a interpretaciones judiciales anteriores de un lenguaje idéntico en 35 U.S.C. § 301(a), y señaló que el Tribunal Supremo y el Tribunal Federal de Apelación han entendido anteriormente que las «patentes y publicaciones impresas» a las que se hace referencia en § 311(b) son en sí mismas antecedentes técnicos.⁵

Sin embargo, el panel tuvo cuidado de explicar que la AAPA no está categóricamente excluida de una revisión inter partes .⁶Por ejemplo, la AAPA puede utilizarse para proporcionar una base fáctica sobre lo que un experto en la materia habría sabido en el momento de la invención. También puede utilizarse para suplir una limitación de la reivindicación que falte. Sin embargo, no puede utilizarse como «base para» impugnar la validez.

Por lo tanto, el resultado final del caso dependerá de si las peticiones de Apple plantean una impugnación en virtud del artículo 103 «sobre la base» de la AAPA citada en sus peticiones, y el Tribunal Federal de Apelación remitió el caso a la Junta para que resolviera esa cuestión en primera instancia. Por lo tanto, la Junta tendrá que decidir si la petición de Apple se basa únicamente en la AAPA para proporcionar una limitación que falta (un uso permitido en virtud del artículo 311(b) del Código de los Estados Unidos), o si se basa en tal medida en la AAPA que constituye de forma inadmisible la base de la impugnación de la validez por parte de Apple. Sin embargo, la decisión del panel ofrece poca ayuda para determinar dónde se encuentra exactamente esa línea. 

En este sentido, puede ser importante que el motivo de no patentabilidad en las peticiones de Apple se describa como la AAPA a la luz de la técnica anterior de Majcherczak, en contraposición a la referencia de la técnica anterior a la luz de la AAPA. Esto se debe a que el precedente principal citado por el panel para la proposición de que se puede recurrir a la AAPA en un IPR para proporcionar una limitación de la reivindicación que falta — Koninklijke Philips N.V. contra Google, LLC et al., 948 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2020)— abordaba el argumento de que habría sido obvio modificar una referencia de la técnica anterior a la luz de los conocimientos generales de un experto en la materia. Por lo tanto, el análisis (al menos en este caso) puede depender de si el impugnante argumenta que habría sido obvio modificar la AAPA a la luz de la técnica anterior, o al contrario. Pero, independientemente del resultado del caso, la decisión sirve como un útil recordatorio de que los profesionales de la PTAB deben centrar sus argumentos de no patentabilidad en el estado de la técnica de la patente impugnada y, como mucho, basarse en la AAPA para aportar una limitación que, de otro modo, no estaría presente en el estado de la técnica.

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¹Qualcomm Inc. contra Apple Inc., núms. 2020-1558 – 2020-1559, ECF núm. 82, p. 3 Fed. Appx. 610 (Fed. Cir. 2022).

²Ídem.

³Página 6

⁴Página 8

⁵Página 11

⁶Página 13