Las empresas de software demandadas por infracción de patentes pueden solicitar desestimaciones rápidas

Los litigios por infracción de patentes pueden ser costosos, durar varios años y suponer una gran distracción para los esfuerzos de una empresa en el mercado. Aunque luchar contra una acusación de infracción a través de un juicio hasta la sentencia definitiva puede ser emocionalmente satisfactorio, una salida temprana del litigio puede suponer un ahorro significativo de recursos para el demandado. El caso reciente DataWidget, LLC contra The Rocket Science Group, LLC ofrece un ejemplo de las estrategias que pueden utilizar las empresas de software para obtener la desestimación temprana de los casos de infracción de patentes que carecen de una base fáctica suficiente.

Fondo

Las Normas Federales de Procedimiento Civil y la ley sustantiva de patentes proporcionan a los demandados en casos de patentes una serie de protecciones contra demandas infundadas, aunque estas protecciones pueden tener una aplicación limitada. Por ejemplo, la Norma Federal 11 permite la desestimación de una demanda y sanciones cuando los demandantes no han llevado a cabo las investigaciones previas adecuadas; pero, como se ha visto en Hoffmann-LaRoche, Inc. contra Invamed, Inc., los demandantes podrían evitar las sanciones pidiendo a los demandados acusados que explicaran el funcionamiento de los productos que no se podía determinar a partir de la información disponible públicamente. En 2014, el Tribunal Supremo dictaminó en Alice Corp. Pty. Ltd. contra CLS Bank Int’l que las reivindicaciones de patente dirigidas a un esquema implementado por ordenador para mitigar el «riesgo de liquidación» no eran patentables en virtud del artículo 35 U.S.C. §101, sino que cubrían una idea abstracta no patentable, y que la implementación genérica por ordenador no transformaba esa idea abstracta en una invención patentable. Tras el caso Alice, las mociones de desestimación basadas en la supuesta no patentabilidad del objeto se han utilizado con frecuencia en casos relacionados con el software, y la presentación de dichas mociones se disparó de 31 mociones en 2013 a más de 350 mociones en 2016.

Como se describe en nuestro análisis anterior, un año después, en 2015, se derogó la denuncia de patente básica del Formulario 18 y se exigió a los demandantes que alegaran suficientes hechos para que el tribunal pudiera llegar a la conclusión razonable de que el demandado era responsable de la conducta indebida alegada. Dos años más tarde, en 2017, la decisión del Tribunal Supremo en el caso TC Heartland LLC contra Kraft Foods Group Brands LLC aclaró que, a efectos de la jurisdicción en materia de patentes, una empresa «reside» únicamente en el estado en el que se constituyó, y no en cualquier foro en el que esté sujeta a la jurisdicción personal, lo que limita los lugares en los que se puede demandar a las empresas. Sin embargo, el caso DataWidget identifica una estrategia adicional que los demandados pueden utilizar para evitar demandas, incluso si son demandados en una jurisdicción adecuada y el demandante ha cumplido con las obligaciones de la Regla 11 al solicitar una explicación al demandado en cuestión sobre el funcionamiento del sistema acusado.

Nuevos desarrollos

En DataWidget, el demandante afirmó ser el propietario de una patente relacionada con un sistema para «vender subconjuntos de datos personalizados para cada cliente en un sitio web de terceros utilizando un widget de venta de datos». El demandante se puso en contacto con el demandado antes de presentar la demanda para preguntarle cómo integraba los datos de los vendedores de datos en su página web, pero el demandado nunca respondió. Sin desanimarse, y potencialmente protegido de las sanciones de la Regla 11 por haber consultado al demandado sobre el funcionamiento del sistema acusado, el demandante presentó una demanda por infracción de patente, admitiendo en la demanda que sus alegaciones de infracción se basaban en una serie de suposiciones de que un desarrollador de software ajeno al proceso había creado un software utilizado por el demandado que realizaba las funciones reivindicadas por la patente del demandante. Cuando se le impugnó la moción de desestimación del demandado, el demandante afirmó que había alegado adecuadamente (1) la titularidad de la patente, (2) el nombre del infractor, (3) una cita de la patente infringida, (4) la actividad infractora y (5) citas de la ley federal de patentes, lo que, según el formulario 18 derogado, habría sido suficiente para alegar la infracción de la patente.

El Tribunal consideró que el formulario 18 exigía «poco más que una declaración concluyente en la que se alegara que el demandado infringía la patente del demandante» y que, según las normas actuales en materia de alegaciones, el demandante «debía demostrar cómo infringía el demandado de forma plausible, alegando algunos hechos que relacionaran el producto presuntamente infractor con los elementos de la reivindicación». La demanda solo especulaba sobre el funcionamiento del sistema acusado, y el Tribunal consideró que el demandante no podía alegar adecuadamente la infracción sin alegaciones fácticas que demostraran cómo el sistema del demandado supuestamente aplicaba las limitaciones de las reivindicaciones de la patente. Aunque el Tribunal reconoció que el demandante «no podía hacer mucho más que especular cuando no tenía conocimiento» de las operaciones del demandado sin la presentación de pruebas, el Tribunal se negó a permitir que el caso siguiera adelante porque «permitir que este caso procediera basándose en suposiciones reduciría de forma inadmisible la norma de alegación, de modo que cualquier titular de una patente podría presentar reclamaciones y obligar al demandado a incurrir en el tiempo y los costes del litigio, simplemente porque otro producto se asemeja al suyo». Por lo tanto, el Tribunal desestimó la demanda y consideró que el demandante no «tiene derecho a la investigación para determinar si tiene una reclamación en primer lugar».

Conclusión

El caso DataWidget reviste especial importancia para las empresas de software cuyos productos no pueden ser objeto de ingeniería inversa por parte de posibles demandantes por infracción de patente. En ocasiones, la cooperación con el titular de la patente para explicar que la infracción no podía producirse ha permitido resolver litigios, pero la cooperación no garantiza que se evite la disputa. Tras el caso DataWidget, las empresas de software tienen un incentivo adicional para no cooperar con los posibles demandantes, ya que la admisión por parte de un demandante de que no tiene una base fáctica para alegar infracción puede dar lugar a la desestimación temprana de los casos.