El ajuste del plazo de la patente de tipo C requiere una apelación totalmente exitosa.
En Sawstop Holding LLC contra Vidal, el Tribunal Federal de Apelaciones confirmó la interpretación de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) de la ley de ajuste del plazo de la patente (PTA), que limita la disponibilidad de la PTA para el tiempo dedicado a apelar el rechazo de un examinador. La decisión puede dar lugar a un mayor escrutinio de las decisiones de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes que «confirman» un rechazo apelado sobre la base de «un nuevo motivo de rechazo». La decisión también puede animar a los solicitantes a estructurar sus apelaciones de tal manera que una decisión favorable dé lugar a una determinación de la patentabilidad de al menos algunas reivindicaciones.
El Estatuto de la PTA
La parte del estatuto de la PTA en cuestión era 35 U.S.C. § 154(b)(1)(C):
Si la concesión de una patente original se retrasa debido a...
iii) revisión en apelación por parte de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes o por un tribunal federal en un caso en el que la patente se haya concedido en virtud de una decisión en la revisión que revoque una resolución desfavorable sobre la patentabilidad,
El plazo de la patente se prorrogará un día por cada día que dure el procedimiento, la orden o la revisión, según sea el caso.
El PTA para este tipo de retraso se denomina PTA «Tipo C».
El Tribunal de Distrito sostuvo que «el lenguaje inequívoco impone dos requisitos: que se revoque una resolución adversa sobre la patentabilidad y que la solicitud revisada en esa apelación se conceda como patente como resultado de dicha revocación». Aplicando esta interpretación al historial de tramitación de las patentes en cuestión, el tribunal de distrito sostuvo que no procedía ningún PTA de tipo C.
El historial procesal en cuestión
Sawstop impugnó la PTA concedida a dos patentes, cada una de las cuales tenía un historial de tramitación complicado.
En relación con la patente estadounidense n.º 9.522.476, Sawstop había apelado la denegación por parte del examinador de la reivindicación 11 por considerarla obvia en relación con las figuras 7-9 de Lokey y con las figuras 1-5 de Lokey en combinación con Fergle. La Junta estuvo de acuerdo en que el examinador «no había realizado las comprobaciones fácticas iniciales necesarias para demostrar la evidencia prima facie de la obviedad de la reivindicación 11» para el rechazo tal y como se había formulado, pero consideró que «las figuras 7-9 de Lokey eran suficientes por sí mismas para... hacer que la reivindicación 11 fuera obvia en combinación con Fergle». En lugar de revocar el rechazo, lo «confirmó» basándose en un «nuevo motivo de rechazo». Sawstop reabrió el procedimiento para abordar el nuevo rechazo, presentando una solicitud de continuación del examen («RCE») y nuevas enmiendas antes de que el examinador admitiera la reivindicación 11 (concedida como reivindicación 1 de la patente '476).
La USPTO no concedió ninguna PTA a la patente '476 por el tiempo dedicado a la apelación. En respuesta a la solicitud de reconsideración de Sawstop, la USPTO explicó que no se debía conceder ningún PTA porque «la reivindicación no se había concedido en virtud de una decisión en la revisión que revocara una determinación adversa de patentabilidad», ya que «la reivindicación seguía rechazada tras la decisión de la Junta» y «la patente solo se concedió tras un nuevo proceso». Como se ha señalado anteriormente, Sawstop impugnó la decisión sobre el PTA en un procedimiento ante un tribunal de distrito, pero el Tribunal de Distrito coincidió con la USPTO en el fallo sumario.
En relación con la patente estadounidense n.º 9.927.796, Sawstop había recurrido la denegación por parte del examinador de la reivindicación 1 por anticipación y doble patentamiento provisional de tipo obviedad, y de la reivindicación 2 por anticipación. La Junta confirmó ambos rechazos de la reivindicación 1 y revocó el rechazo de la reivindicación 2. Sawstop impugnó únicamente el rechazo por anticipación de la reivindicación 1 en un procedimiento ante un tribunal de distrito, y este revocó dicho rechazo. Tal y como se explica en la decisión del Tribunal Federal de Apelación:
En la vista de apelación, la Junta tomó nota del rechazo provisional pendiente por doble patentamiento y ofreció a Sawstop dos opciones para la concesión: Sawstop podía presentar una renuncia terminal o cancelar la reivindicación 1 y reescribir la reivindicación 2 como una reivindicación independiente. Sawstop eligió la segunda opción.
La reivindicación 2 fue admitida en la siguiente comunicación de la USPTO, pero Sawstop presentó una RCE para tramitar una versión modificada de la reivindicación 2, que fue admitida en la siguiente comunicación de la USPTO.
La USPTO concedió PTA a la patente '796 por el tiempo dedicado a apelar el rechazo de la reivindicación 2, pero no concedió PTA por el tiempo dedicado a apelar el rechazo de la reivindicación 1. Como se ha señalado anteriormente, Sawstop impugnó la decisión sobre la PTA en un procedimiento ante un tribunal de distrito, pero el Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo con la concesión de la PTA por parte de la USPTO en un fallo sumario. Aunque el Tribunal de Distrito había revocado la rechazo por anticipación por anticipación de la reivindicación 1, debido a la rechazo por anticipación no apelado por doble patentamiento de tipo obvio, la reivindicación era «no patentable tanto antes como después de la apelación».
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones sobre la PTA
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones fue redactada por el juez Linn y respaldada por los jueces Newman y Chen.
El análisis del tribunal comenzó con una referencia a la decisión del Tribunal Federal de Apelación de 2021 en el caso Chudik contra Hirshfeld, que sostenía que la ley de la PTA en cuestión exige que «la cuestión de la patente se resuelva mediante una decisión de la Junta que revoque la resolución de no patentabilidad del examinador o mediante una decisión judicial que revoque una resolución de no patentabilidad de la Junta en la materia». El tribunal también señaló que «una "revocación" suele significar la anulación por parte de un tribunal de apelación de una resolución objeto de revisión». El tribunal también citó el texto de Supernus Pharms., Inc. contra Iancu ( Circuito Federal, 2019) para la proposición de que «los ajustes de tipo C son para retrasos que se deben a... exitosas apelaciones exitosas».
(En Chudik, los rechazos nunca llegaron a la Junta, porque el examinador reabrió el proceso cada vez que el solicitante presentó un escrito de apelación).
El Tribunal Federal de Apelación coincidió en general con la interpretación del Tribunal de Distrito de la ley sobre la PTA, por considerarla conforme con su «lenguaje inequívoco». Por lo tanto, el Tribunal Federal de Apelación solo revisó el expediente para evaluar si se cumplían los «dos requisitos» para el retraso de tipo C:
- ¿Se revocó una resolución desfavorable sobre la patentabilidad?
- ¿Se concedió la solicitud como patente como resultado de esa revocación?
La patente 476 no cumple ninguno de los dos requisitos de la prueba PTA de tipo C.
Con respecto a la patente 476, el tribunal reconoció que «la Junta desestimó los fundamentos del examinador para rechazar la reivindicación 11», pero se centró en la conclusión de la Junta de que la reivindicación 11 no era patentable, «aunque por una razón diferente». Según el Tribunal Federal de Apelación, lo que importa para el PTA de tipo C es que «la determinación adversa de no patentabilidad se mantuvo antes y después de la apelación». En apoyo de esta interpretación de la ley, la opinión del Tribunal Federal de Apelación cita otras decisiones sobre PTA que no abordaban el derecho a la PTA de tipo C, pero comentaban la disponibilidad del retraso de tipo C en sus explicaciones de la ley de PTA en su conjunto (es decir, dicta).
El Tribunal Federal de Apelación también respaldó la segunda razón del Tribunal de Distrito para denegar la PTA: debido a las modificaciones de la reivindicación que se realizaron para abordar el nuevo motivo de denegación, la patente no «se concedió como resultado» de la revocación de la denegación del examinador. El Tribunal Federal de Apelación rechazó los argumentos de Sawstop de que «la reivindicación no se habría concedido de no ser por el éxito de la apelación». En cambio, el Tribunal Federal de Apelación interpretó que la ley de PTA exige que «al menos una reivindicación que se haya "concedido" haya sido analizada por la Junta o el Tribunal de Distrito que dictó la "resolución en la revisión"». Refiriéndose a la patente '476, el tribunal declaró:
El requisito legal no se cumple si la reclamación que finalmente se emite difiere sustancialmente de la reclamación objeto de revisión.
La patente 796 no cumple ninguno de los dos requisitos de la prueba PTA de tipo C.
En cuanto a la patente 796, el Tribunal Federal de Apelación volvió a rechazar los argumentos individuales de Sawstop basados en el rechazo y reiteró que la ley PTA exige la revocación de «una determinación adversa de patentabilidad», y no solo la revocación de rechazos individuales. Aunque el Tribunal de Distrito revocó el rechazo por anticipación de la reivindicación 1, esta siguió siendo no patentable tras la apelación debido al rechazo pendiente por doble patentamiento de tipo obviedad. Por lo tanto, no se cumplió el primer requisito de la prueba PTA de tipo C.
El Tribunal Federal de Apelaciones también determinó que la patente '796 no cumplía con el segundo requisito de la prueba PTA tipo C, ya que «la patente '796, tal y como se concedió, no incluía la reivindicación 1 tal y como se apeló». Más bien, como se ha señalado anteriormente, Sawstop canceló la reivindicación 1 y obtuvo reivindicaciones basadas en la reivindicación 2.
El remedio incompleto del PTA tipo C
En esta decisión, al Tribunal Federal de Apelación no le preocupaba que su interpretación de la ley PTA no compensara a los solicitantes por todas las pérdidas de plazo de la patente debido al tiempo dedicado a apelar rechazos erróneos. En lugar de considerar los antecedentes legislativos o la intención del Congreso, el tribunal desestimó los argumentos equitativos de Sawstop por «pasar por alto el lenguaje claro de la ley». Pero, ¿no podría considerarse que un rechazo específico es «una determinación adversa de la patentabilidad»? ¿Está claro e inequívoco que el Congreso no tenía la intención de conceder PTA por una apelación exitosa de un rechazo erróneo a menos que todas las demás denegaciones de una reclamación determinada se superaran con la apelación?
En apoyo de su desprecio por la equidad, el Tribunal Federal de Apelación citó la decisión en el caso Chudik, en el que no se concedió el PTA de tipo C porque el examinador impidió la revisión en apelación por parte de la Junta. Pero, ¿una decisión injusta justifica realmente otra?
Según esta decisión, para que el PTA de tipo C esté disponible, no basta con obtener la revocación de rechazos específicos; una reivindicación que no era patentable antes de la apelación debe ser patentable después de la apelación, y la reivindicación que finalmente se concede no debe diferir sustancialmente de la reivindicación objeto de la apelación. Esto sugiere que los solicitantes deben considerar la posibilidad de estructurar sus apelaciones de manera que la revocación de los rechazos apelados dé lugar a la admisibilidad de al menos algunas reivindicaciones.
