Las ideas de la USPTO para reforzar la solidez y fiabilidad de las patentes requieren atención y la opinión de las partes interesadas.
La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) ha publicado un aviso en el Registro Federal solicitando comentarios sobre «iniciativas propuestas destinadas a reforzar la solidez y fiabilidad de las patentes para incentivar y proteger las invenciones nuevas y no evidentes, al tiempo que se facilita una mayor difusión del conocimiento público para promover la innovación y la competencia». Las iniciativas parecen responder a las preocupaciones sobre las patentes farmacéuticas en particular, pero si se aplican tendrán un impacto de gran alcance en los costes y el alcance de las patentes en todas las áreas tecnológicas. Las partes interesadas deben revisar las propuestas de la USPTO y considerar la posibilidad de enviar sus comentarios a la USPTO y a los representantes del Congreso.
La historia detrás de la historia
El impulso detrás de estas iniciativas incluyela «Orden ejecutiva sobre la promoción de la competencia en la economía estadounidense»del presidente Biden,de julio de 2021,que se centraba principalmente en reducir los costes de los medicamentos para los consumidores estadounidenses, y una carta del 8 de junio de 2022 de los senadores Leahy, Blumenthal, Klobuchar, Cornyn, Collins y Braun a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), en la que expresaban su preocupación por «el gran número de patentes que cubren un solo producto o variaciones menores de un solo producto, lo que se conoce comúnmente como marañas de patentes».
La Orden Ejecutiva ordenaba, en términos generales, al Departamento de Salud y Servicios Humanos que coordinara con otros funcionarios federales para garantizar que el sistema de patentes no retrasara injustificadamente la competencia de los genéricos y los biosimilares. La USPTO ha creado una página web en la que se destacan las iniciativas de colaboración entre la USPTO y la FDA.
La carta de los senadores solicita a la USPTO que considere los siguientes cambios en la práctica actual de patentes de EE. UU. para abordar el «problema» de las «marañas de patentes»:
- ¿Cómo afectaría la eliminación de las renuncias terminales [y] la prohibición de las patentes que son variaciones obvias entre sí a las estrategias de tramitación de patentes y a la calidad general de las mismas?
[Canadá rechaza las patentes duplicadas y no practica la renuncia terminal, por lo que podemos recurrir a nuestros vecinos del norte para obtener información sobre este tema]. - ¿Debería considerarse la presentación de una renuncia terminal como una admisión de obviedad [entre las dos patentes]? Y, de ser así, ¿estas patentes, cuando se cuestione su validez tras su concesión, se mantendrían o se anularían conjuntamente?
- ¿Debería la USPTO exigir una segunda revisión, realizada por un equipo de especialistas en calidad de patentes, antes de emitir una patente de continuación en una primera acción oficial, prestando especial atención a si las reivindicaciones satisfacen los requisitos de descripción escrita, habilitación y precisión del artículo 35 U.S.C. § 112, y a si las reivindicaciones no cubren la misma invención que una solicitud relacionada?
- ¿Deberían endurecerse los requisitos de examen para las patentes de continuación, con el fin de garantizar que las modificaciones menores no obtengan una segunda patente o patentes posteriores?
- ¿Puede la USPTO implementar un cambio en la normativa que exija que cualquier solicitud de continuación se presente dentro de un plazo determinado a partir de la solicitud principal definitiva? ... ¿Sería preferible un punto de referencia (por ejemplo, en un plazo de seis meses a partir de la primera acción oficial sobre la solicitud más antigua de una familia) a un plazo específico (por ejemplo, un año después de la solicitud más antigua de una familia)?[¿Quién recuerda la decisión del 31 de octubre de 2007 en el caso Tafas contra Dudas? Nunca olvidaré estar en la sala del tribunal cuando el juez Cacheris dictaminó desde el estrado que las normas propuestas que limitaban el número de solicitudes de continuación eran inválidas].
- Si las tasas iniciales [de solicitud de patente] reflejaran el coste real de obtener una patente, ¿aumentaría esto la calidad de las patentes al desalentar la presentación de patentes con pocas posibilidades de éxito? Del mismo modo, si las tasas de las solicitudes de continuación se incrementaran por encima de las tasas de presentación iniciales, ¿sería el examen más exhaustivo y los solicitantes serían menos propensos a utilizar las continuaciones para cubrir, por ejemplo, invenciones que son variaciones obvias entre sí?
Estos temas se presentan como preguntas 6-11 de la Notificación del Registro Federal de la USPTO.
Las iniciativas propuestas por la USPTO
La Notificación del Registro Federal proclama un noble objetivo para las iniciativas propuestas:
La USPTO solicita la opinión y orientación del público sobre las iniciativas propuestas destinadas a reforzar la solidez y fiabilidad de las patentes. Estas iniciativas tienen por objeto garantizar que los derechos de patente concedidos por la USPTO cumplan su propósito de fomentar el bien común, incentivar la innovación y promover la prosperidad económica.
Como siempre, el diablo está en los detalles.
La Notificación del Registro Federal describe varias iniciativas que la USPTO ya está llevando a cabo o considerando:
- Dar a los examinadores más tiempo para examinar, especialmente en casos con varias continuaciones (casos de familias grandes) y casos con pruebas presentadas en apoyo de la patentabilidad.
- Proporcionar a los examinadores más formación y recursos.
- Mejorar la comunicación entre los examinadores de patentes y la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB), lo que incluye facilitar a los examinadores la identificación de los antecedentes técnicos en los que se basan las resoluciones de la PTAB.
- Explorar cambios en la práctica de divulgación de información para proporcionar eficiencias a los solicitantes y permitir a los examinadores identificar más fácilmente el estado de la técnica clave mediante el desarrollo de herramientas automatizadas que importen el estado de la técnica relevante y otra información pertinente a las solicitudes de patentes estadounidenses pendientes.
- Considerar la posibilidad de aplicar un mayor escrutinio a las solicitudes de continuación en familias numerosas y/o el uso de pruebas declarativas para superar los rechazos, como proporcionar orientación adicional a los examinadores y revisar la calidad.
- Revisando la práctica de la doble patentabilidad por motivos de obviedad, reconociendo que «las patentes múltiples dirigidas a variantes obvias de una invención podrían disuadir potencialmente a la competencia si el número de patentes es prohibitivamente caro de impugnar en procedimientos posteriores a la concesión ante la PTAB y en los tribunales de distrito».
- Revisar los procedimientos para la participación de terceros, incluyendo la búsqueda de «aportaciones públicas sobre si se podrían modificar aspectos del procedimiento actual para hacerlo más útil».
- Realizar un análisis comparativo del examen y la concesión de patentes farmacéuticas y biológicas en los Estados Unidos frente a otros países, y extraer las lecciones que se puedan extraer de dicho análisis.
- Aportar información técnica sobre las iniciativas legislativas propuestas.
Además de las preguntas basadas en la carta de los senadores descrita anteriormente, la USPTO solicita la opinión del público sobre otras cuatro preguntas, que se describen a continuación:
- Identifique cualquier fuente específica de estado de la técnica que no esté disponible actualmente a través del sistema de búsqueda integral de patentes y que, en su opinión, los examinadores deberían consultar. ¿Cómo debería facilitar la USPTO la presentación por parte del solicitante de estado de la técnica que no es accesible en el sistema de búsqueda integral de patentes ( por ejemplo, «en venta» o uso público previo)?
- ¿De qué manera, si es que hay alguna, debería la USPTO modificar la práctica de respaldo de reivindicaciones y/o continuaciones para alcanzar los objetivos de fomentar la innovación, la competencia y el acceso a la información a través de patentes sólidas y fiables?En relación con esta cuestión, la USPTO esboza cinco posibles tipos de «explicaciones» que los solicitantes tendrían que proporcionar para respaldar nuevas reivindicaciones, reivindicaciones Markush y/o solicitudes de continuación en general.
- ¿De qué manera, si es que hay alguna, debería la USPTO cambiar la práctica de las RCE...? En concreto, ¿debería la USPTO implementar cambios en los procesos internos una vez que el número de RCE presentadas en una solicitud alcance un umbral determinado, como transferir la solicitud a un nuevo examinador o aumentar el escrutinio en el examen de la solicitud?
- ¿De qué manera, si es que hay alguna, debería la USPTO limitar o modificar la práctica de restricción, división, réplica y/o doble patentamiento no estatutario...?En esta pregunta, la USPTO describe ocho posibles cambios, desde permitir el examen de más de una invención en una solicitud hasta adoptar un estándar de unidad de invención.
La notificación del Registro Federal también incluye una quinta pregunta general:
- Por favor, facilite cualquier otra información sobre cualquiera de las propuestas enumeradas en las iniciativas 2(a)-2(i) de la carta de la USPTO, o cualquier otra sugerencia para lograr los objetivos de fomentar la innovación, la competencia y el acceso a la información a través de patentes sólidas y fiables.
Ayude a la USPTO a reforzar las patentes sin romper el sistema de patentes de EE. UU.
Entre la orden ejecutiva del presidente Biden y las cartas del Congreso, la USPTO se encuentra bajo presión para abordar los problemas percibidos en el sistema de patentes de EE. UU., por lo que las partes interesadas no deben dar por sentado que ninguna de estas propuestas se llevará a cabo. Ahora tenemos la oportunidad de ayudar a la USPTO a identificar los cambios que podrían «reforzar la solidez y fiabilidad de las patentes» sin socavar su sólida trayectoria en la promoción de la innovación y la competencia.
La fecha límite actual para enviar comentarios sobre estas preguntas es el 3 de enero de 2023, aunque dicha fecha límite podría ampliarse. Los comentarios deben enviarse a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica en www.regulations.gov con el número de expediente PTO-P-2022-0025.
Las partes interesadas que no estén de acuerdo con las premisas en las que se basan algunas de las iniciativas propuestas también pueden considerar la posibilidad de ponerse en contacto con sus representantes en el Congreso.
