Protección de los secretos comerciales en estados que desaprueban los acuerdos de no competencia
Este artículo se publicó originalmente en Law360 el 20 de diciembre de 2022 y se reproduce aquí con permiso.
Las leyes federales y estatales se están volviendo cada vez más hostiles hacia los esfuerzos de los empleadores por imponer restricciones posteriores al empleo a los trabajadores mediante acuerdos de no captación y no competencia.
Sin embargo, incluso en los estados que históricamente han visto con malos ojos cualquier restricción percibida tras el cese de los trabajadores, se prohíbe a los empleados robar información confidencial y secretos comerciales de los empleadores. Por lo tanto, es imperativo que los empleadores protejan dicha información.
Una reciente decisión de un tribunal federal destaca las obligaciones posteriores al empleo en California.
Los tribunales de California suelen mostrarse hostiles hacia las restricciones posteriores al empleo. En noviembre, en el caso Genasys Inc. contra Vector Acoustics LLC, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California desestimó recientemente una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Genasys Inc., un proveedor de sistemas y soluciones de comunicaciones, contra dos antiguos empleados que abandonaron la empresa y, supuestamente, crearon una empresa competidora.
El objeto de este caso era una cláusula de cesión de invenciones incluida en un acuerdo sobre información y creaciones protegidas por derechos de propiedad. Esta cláusula exigía a los empleados revelar las invenciones desarrolladas durante el período de su empleo en Genasys, hasta un año después de la finalización del contrato, relacionadas con Genasys o con la investigación o el desarrollo de Genasys, o resultantes de cualquier trabajo realizado para Genasys.
En su decisión del 1 de noviembre, en la que desestimó sinperjuicio1 la demanda por incumplimiento de contrato presentada por Genasys, el tribunal consideró que la redacción de la cesión de la invención era innecesariamente amplia y, por lo tanto, infringía el artículo 16600 del Código de Negocios y Profesiones de California, que establece que «todo contrato por el que se impida a alguien ejercer una profesión, oficio o negocio lícito de cualquier tipo será nulo en esamedida»2.
El tribunal razonó que, al incluir la obligación continua de ceder a Genasys cualquier invención relacionada con el trabajo de los empleados en Genasys durante un año después de la terminación de la relación laboral, el acuerdo constituía una restricción ilegal posterior al empleo.
Citando consideraciones políticas de una decisión anterior de un tribunal federal, el tribunal señaló que «los acuerdos laborales amplios, como los que nos ocupan, "abarcan no solo al empleado deshonesto que preocupa al demandante, sino también al empleado honesto que concibe legítimamente una idea o mejora tras su despido"».3
La decisión del tribunal en el caso Genasys sirve como recordatorio de que la mayoría de las obligaciones post-empleo impuestas a los empleados que abandonan la empresa, incluso cuando la obligación no se deriva específicamente de una cláusula de no competencia o de no captación, corren el riesgo de infringir la Sección 16600 y estatutos similares en otros estados.
Pero no todo está perdido. Existen muchas medidas que los empleadores pueden tomar para proteger su información confidencial y privada, incluyendo las siguientes prácticas recomendadas que pueden resultar muy útiles en litigios relacionados con la competencia desleal por parte de antiguos empleados, independientemente de la jurisdicción.
Utilice las mejores prácticas para proteger a los clientes de la competencia desleal por parte de antiguos empleados.
Tome medidas para demostrar que realiza esfuerzos razonables para proteger los secretos comerciales y la información confidencial.
En la actualidad, en la que el teletrabajo se ha convertido en una norma aceptable para muchos empleadores, es más importante que nunca garantizar que los empleadores apliquen —y los empleados revisen y comprendan— las políticas y procedimientos relativos al acceso a información confidencial fuera de la oficina.
De hecho, las medidas que adoptan los empleadores para proteger su información confidencial suelen ser determinantes en los litigios relacionados con reclamaciones por apropiación indebida de secretos comerciales o incumplimiento de un acuerdo o cláusula de confidencialidad.
La Ley Uniforme de Secretos Comerciales de California, que es en gran medida idéntica a la Ley Uniforme de Secretos Comerciales federal, define un secreto comercial como
Información, incluyendo fórmulas, patrones, compilaciones, programas, dispositivos, métodos, técnicas o procesos, que: (1) Deriva un valor económico independiente, real o potencial, del hecho de no ser conocida por el público en general o por otras personas que puedan obtener un valor económico de su divulgación o uso; y (2) Es objeto de esfuerzos razonables, dadas las circunstancias, para mantener su confidencialidad.4
Al litigar una demanda por apropiación indebida de un secreto comercial, una de las primeras tareas es definir el secreto comercial. Para ello, es fundamental establecer políticas y procedimientos estrictos sobre el acceso al secreto comercial, basados en la necesidad de conocerlo.
Algunos ejemplos son el bloqueo con contraseña de todos los dispositivos electrónicos que contengan el secreto comercial en formato digital y el bloqueo de cualquier ubicación física donde se encuentre el secreto comercial en formato físico. Los empleadores también deben impartir formación periódica sobre cómo mantener la confidencialidad y limitar el acceso a los secretos comerciales.
Muchas jurisdicciones, incluida California, reconocen que las listas de clientes pueden constituir secretos comerciales protegibles en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando la lista de clientes ha sido obtenida por el empleador tras una inversión considerable de tiempo, esfuerzo y dinero. Esto es así en California, aunque la información de contacto de los clientes sea de dominio público según la definición de secreto comercial de la Ley Uniforme de Secretos Comerciales de California.5
La misma lógica se aplica a la información confidencial que no necesariamente alcanza el nivel de secreto comercial según las leyes aplicables. Cuantas más medidas tome un empleador para demostrar a un investigador que la información confidencial estaba protegida por la empresa, más fácil será demostrar que el uso indebido de la información por parte del antiguo empleado causó un daño cuantificable a la empresa.
Asegúrese de que los empleados firmen acuerdos de confidencialidad con información confidencial debidamente definida.
En jurisdicciones como California, donde las cláusulas de no competencia incluidas en los contratos de trabajo están prohibidas salvo en contadas excepciones, un acuerdo de confidencialidad es una herramienta útil y legalmente vinculante para que una empresa proteja su información confidencial en situaciones en las que la empresa tiene motivos para creer que el antiguo empleado está utilizando la información confidencial de la empresa para competir.
Sin embargo, cabe señalar que en 2020, en el caso Brown contra TGS Management Co. LLC, el Tribunal de Apelación de California dictaminó que el acuerdo de confidencialidad de un empleador era excesivamente amplio y equivalía esencialmente a un acuerdo de no competencia anulable, ya que definía la «información confidencial» como «toda la información que sea "utilizable en" o que "se relacione con" la industria [aplicable]», lo que, según el tribunal, impedía de hecho al empleado realizar cualquier trabajo en su campo de forma permanente.6
Asegúrese de que los empleados revisen y confirmen haber recibido y comprendido el manual del empleado.
Además de exigir a los empleados que firmen acuerdos de confidencialidad estándar, los empleadores deben mantener un manual del empleado actualizado que incluya disposiciones relativas a la protección de la información confidencial y exigir a los empleados que confirmen que han leído y comprendido los términos del manual.
Se trata de una capa adicional de protección que demuestra los esfuerzos razonables realizados para proteger los secretos comerciales y la información confidencial de la empresa. Es una buena práctica que los empleadores actualicen periódicamente los manuales de los empleados para garantizar el cumplimiento de las nuevas leyes o jurisprudencia.
Cuando esto ocurra, se debe pedir a los empleados que revisen y acepten cualquier manual actualizado como condición para continuar trabajando en la empresa.
Realice una entrevista de salida y lleve a cabo un análisis forense de los dispositivos electrónicos proporcionados por la empresa si hay motivos para creer que un empleado que abandona la empresa se ha fugado con información confidencial.
Cuando los empleados rescinden su contrato, ya sea de forma voluntaria o no, los empleadores deben convertir en práctica habitual realizar una entrevista de salida y hacer que el empleado que abandona la empresa firme una declaración en la que reconozca que no se ha llevado ninguna información confidencial perteneciente a la empresa.
Los temas clave que deben incluirse en cualquier entrevista de salida son: (1) adónde va el empleado; (2) por qué se va; (3) qué funciones desempeñará en su nueva empresa; y (4) con quién ha hablado sobre su salida antes de marcharse.
Los empleadores también deben realizar un examen forense de los dispositivos electrónicos proporcionados por la empresa al empleado que se marcha para asegurarse de que no se ha llevado ninguna información confidencial de la empresa. Existen numerosas empresas externas que realizan análisis forenses de dispositivos electrónicos de forma habitual precisamente por este motivo, y los costes que ello conlleva se ven compensados con creces por los posibles beneficios de realizar dicho análisis en una fase temprana.
Si hay motivos para creer que un empleado está haciendo un uso indebido de información confidencial, lleve a cabo una investigación y realice una copia de seguridad de los dispositivos electrónicos proporcionados por la empresa antes de despedir al empleado.
Cuando un empleador descubre que un empleado actual puede estar haciendo un uso indebido de información confidencial, su reacción instintiva puede ser abordar inmediatamente sus inquietudes con el empleado o despedirlo.
Aunque puede haber razones válidas para hacerlo cuando las pruebas son contundentes, el empleador debe primero llevar a cabo una investigación interna sobre la supuesta conducta indebida del empleado y trabajar con el personal de tecnología de la información para realizar una copia de seguridad de los dispositivos electrónicos proporcionados por la empresa al empleado.
Si el empleado descubre que la empresa está tras él, probablemente intentará eliminar cualquier información incriminatoria, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto, historiales de sitios web y búsquedas, y transferencias de archivos. Aunque parte de la información puede recuperarse contratando servicios de análisis forense, el proceso de recuperación puede ser largo y costoso, y no hay garantía de que la información eliminada pueda recuperarse.
1 Genasys Inc. contra Vector Acoustics, LLC et al , n.º 3:2022cv00152 – Documento 21 (S.D. Cal. 2022); https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/casdce/3:2022cv00152/726106/21/(El tribunal de primera instancia no puede desestimar una demanda por falta de jurisdicción).
2 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=BPC§ionNum=16600.
3 https://casetext.com/case/armorlite-lens-company-v-campbell.
4 https://law.justia.com/codes/california/2010/civ/3426-3426.11.html.
5 Véase Morlife, Inc. contra Perry, 56 Cal. App. 4th 1514 (1997); https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/4th/56/1514.html.
6 Véase Brown v. TGS Mgmt. Co., LLC, 57 Cal. App. 5th 303 (2020); https://casetext.com/case/brown-v-tgs-mgmt-co-1.
