¿Nueva esperanza para los titulares de patentes que no pueden o no presentan respuestas formales?

Apple Inc. contra Zipit Wireless, Inc. (IPR2021-01124, -01125, -01126, -01129)

La directora Kathi Vidal ha emitido una nueva decisión precedente sua sponte que afecta al criterio para el abandono de la impugnación en las revisiones inter partes (IPR). La decisión se produce después de que la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (la Junta) emitiera cuatro sentencias adversas contra el titular de la patente Zipit Wireless, Inc. (Zipit). En junio de 2021, Apple Inc. presentó seis solicitudes de IPR y estos seis casos fueron asignados al mismo panel de APJ. La Junta instituyó IPR en los seis casos y, en respuesta, Zipit presentó respuestas del titular de la patente a dos de los IPR, pero decidió no presentar respuestas en los cuatro IPR restantes.

Posteriormente, la Junta celebró una audiencia el 21 de septiembre de 2022, durante la cual se preguntó a Zipit si «no impugnaba si se dictaba una resolución final por escrito o una sentencia desfavorable con respecto a esos derechos de propiedad intelectual» (en referencia a los cuatro derechos de propiedad intelectual a los que no se había opuesto formalmente con una respuesta del titular de la patente). Zipit respondió que no había presentado ninguna oposición a los cuatro derechos de propiedad intelectual y que no impugnaría una sentencia definitiva por escrito o un dictamen desfavorable si la «Junta determinaba que ellos [Apple, como solicitante] habían cumplido con su carga de la prueba». La Junta consideró las declaraciones de Zipit como un abandono del procedimiento impugnado y, a continuación, dictó las cuatro sentencias adversas en virtud del artículo 37 C.F.R. § 42.73(b)(4).

Sin embargo, el razonamiento de la Junta para emitir el fallo adverso dio lugar a la decisión precedente sua sponte del director Vidal. El director observó que la no oposición de Zipit no constituía un abandono de la impugnación, sino que debía interpretarse más bien como una declaración de Zipit de que quería que la Junta sopesara las pruebas del solicitante y tomara la decisión necesaria con arreglo a la norma procesal utilizada en los IPR. Dado que la Junta interpretó erróneamente las declaraciones de Zipit como un abandono total, el director Vidal anuló las sentencias adversas de la Junta y remitió el caso al panel para que determinara si Zipit había abandonado la impugnación y, en caso contrario, emitiera una decisión final por escrito sobre el fondo del asunto en la que se abordara la patentabilidad de las reivindicaciones impugnadas.

La decisión del director nos recuerda lo cuidadosos que deben ser los propietarios de patentes al elegir sus palabras durante un IPR, pero también destaca la posible diferencia entre la carga procesal que supone iniciar un IPR y la que supone tomar una decisión final en un IPR. Concretamente, en virtud del artículo 35 U.S.C. § 314, no se puede iniciar un procedimiento de IPR a menos que el solicitante demuestre que existe una probabilidad razonable de que prevalezca en al menos una de las reclamaciones. Sin embargo, una vez iniciado, los procedimientos de IPR se llevan a cabo de conformidad con el artículo 35 U.S.C. § 316, que impone al solicitante la carga de demostrar la no patentabilidad mediante pruebas preponderantes. La decisión del director Vidal parece ser, al menos, una pequeña victoria para los titulares de patentes, ya que parece aclarar que estos tienen la opción de no participar formalmente en un IPR (por ejemplo, para ahorrar recursos), al tiempo que siguen solicitando que la Junta realice las conclusiones necesarias sobre la no patentabilidad basándose en la petición y las pruebas que la acompañan.

Al mismo tiempo, esta decisión deja abierta la cuestión de si las diferentes normas aplicadas para las decisiones institucionales frente a las decisiones finales por escrito podrían dar lugar a que se cumpliera la primera carga, pero no la segunda, al menos en el caso de que el titular de la patente decidiera no presentar una respuesta formal como titular de la patente. Parece factible que la Junta pueda iniciar un procedimiento sobre las reivindicaciones A y B debido a la solidez de la petición contra la reivindicación A por sí sola, pero que finalmente mantenga la reivindicación B en una decisión final por escrito, incluso cuando el titular de la patente no impugne el procedimiento mediante la presentación de una respuesta formal. Las futuras decisiones de la Junta en estos y otros casos similares deberían ayudar a arrojar más luz sobre las diferencias prácticas entre el criterio para la institución y el criterio para una conclusión final de no patentabilidad.