La decisión del Tribunal Supremo sobre Jack Daniel's aclara la defensa de la parodia en virtud de la Primera Enmienda en los casos de infracción de marcas registradas.
El 8 de junio de 2023, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió su fallo en el caso Jack Daniel’s Properties, Inc. contra VIP Products, LLC, un caso de marcas registradas relacionado con la defensa de la parodia en virtud de la Primera Enmienda. En una opinión unánime redactada por la jueza Kagan, el tribunal falló a favor de Jack Daniel's Properties, dictaminando que la Primera Enmienda no protegía el juguete masticable para perros «Bad Spaniels», que imitaba la icónica botella de licor Jack Daniel's (véase la comparación lado a lado más abajo). La decisión del tribunal no se pronunció sobre si VIP Products violó los derechos de marca registrada de Jack Daniel's Properties; en cambio, su fallo aclaró que el uso del nombre y el diseño del producto Bad Spaniels por parte de VIP Products constituía un uso de «marca registrada» que queda fuera de la protección de la Primera Enmienda. El Tribunal Supremo devolvió el caso al tribunal de distrito para que determinara si la marca registrada y la imagen comercial de Bad Spaniels de VIP Products pueden causar confusión con las marcas registradas y la imagen comercial de Jack Daniel's Properties.
Nota: Imagen cortesía de Scotusblog.com.
El juguete masticable Bad Spaniels, que se muestra arriba (a la derecha), utiliza la forma y otras características distintivas de una botella de whisky Jack Daniel's, que se muestra arriba (a la izquierda). Por ejemplo, las palabras «Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey» que aparecen en la botella de Jack Daniel's se sustituyeron en el juguete masticable por «the Old No. 2, on your Tennessee Carpet» (el Old No. 2, en tu alfombra de Tennessee). Además, mientras que la botella de Jack Daniel's indica que su producto tiene un 40 % de alcohol por volumen, el juguete masticable Bad Spaniels dice «43 % de caca». Tanto la etiqueta como la forma y el diseño de la botella son marcas comerciales y imagen comercial protegidas de Jack Daniel's Properties.
VIP Products argumentó que su juguete masticable era una «parodia» de la botella de Jack Daniel's y que dicha parodia le otorgaba una defensa viable contra la infracción de marca registrada en virtud de la Primera Enmienda. El tribunal de distrito no estuvo de acuerdo y determinó que VIP Products infringía las marcas registradas de Jack Daniel's Properties según el análisis estándar de probabilidad de confusión y que la defensa de uso legítimo no se aplicaba a la reclamación por dilución por desprestigio, ya que la marca registrada y la imagen comercial de Bad Spaniels de VIP Properties servían como designaciones de origen. El Noveno Circuito revocó la sentencia del tribunal inferior y consideró que VIP Products no infringía ni diluía las marcas comerciales de Jack Daniel's Properties debido a las protecciones de la Primera Enmienda, es decir, laprueba de Rogers1. El Tribunal Supremo no se pronunció sobre las circunstancias específicas a las que se aplican las protecciones de la Primera Enmienda, sino que se limitó a sostener que, cuando una marca comercial se utiliza para identificar el origen, la prueba de probabilidad de confusión es el análisis adecuado, incluso si el uso de una marca tiene otro contenido expresivo porque transmite algún mensaje además del origen. En otras palabras, el tribunal dictaminó que cuando un presunto infractor ha utilizado una marca comercial para designar el origen de sus propios productos, este uso «entra dentro del ámbito de la ley de marcas comerciales» y no recibirá la protección de la Primera Enmienda. Sin embargo, si una marca contiene algún mensaje expresivo no relacionado con el origen, eso se tendrá en cuenta en el análisis de la probabilidad de confusión.
Además de la probabilidad de confusión, Jack Daniels' Properties también alegó que VIP Products diluyó su nombre y imagen comercial emblemáticos mediante el desprestigio. VIP Properties argumentó que su uso entraba dentro de la exclusión de uso legítimo de la Ley de Marcas Registradas porque parodiaba, criticaba o comentaba una marca famosa. Véase la sección 1125(c)(3)(A). El tribunal desestimó rápidamente la defensa de uso legítimo de VIP Products ante la demanda por desprestigio de Jack Daniel's Properties, sosteniendo que la exclusión por uso legítimo de la Ley de Marcas Registradas no se aplica cuando el uso del usuario posterior es «una designación de la fuente de los propios productos o servicios de la persona». «Dadas las disposiciones sobre uso legítimo, la parodia (y la crítica y el comentario, humorístico o de otro tipo) están exentas de responsabilidad si no se utilizan para designar el origen». Jack Daniel's Properties, Inc. contra VIP Products, LLC, 599 U.S. 1, 20 (2023). Dado que la marca comercial y la imagen comercial de Bad Spaniels de VIP Products son identificaciones de origen, no se aplica la salvaguardia del uso legítimo.
Dos jueces también emitieron opiniones concurrentes. La jueza Sotomayor, junto con el juez Alito, comentó sobre el uso de encuestas para evaluar la confusión de los consumidores en lo que respecta a las parodias, y expresó su cautela al afirmar que dar demasiada importancia a las encuestas silenciará las grandes parodias al otorgar aún más poder a las marcas poderosas. El juez Gorsuch, junto con el juez Thomas y la jueza Barrett, comentó que los tribunales inferiores deben manejar con cuidado los detalles de la prueba de Rogers , ya que gran parte de ella sigue sin resolverse.
Durante el caso, varias empresas, como Nike Inc., Campbell Soup Co., American Apparel, Patagonia y Levi Strauss, presentaron escritos amicus curiae en apoyo de Jack Daniel's, argumentando que la sentencia del tribunal de apelación amenazaba la protección de las marcas registradas que protegen el valor de las marcas icónicas. Dado que la decisión del tribunal supuso una victoria para Jack Daniel's Properties, es probable que también se considere una victoria para los propietarios de marcas que operan en Estados Unidos.
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1 Laprueba Rogers proviene del caso Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989), y es una prueba utilizada para proteger los derechos de la Primera Enmienda cuando una marca comercial no se utiliza para designar el origen de una obra, sino únicamente para desempeñar alguna otra función expresiva. Se ha interpretado que la prueba tiene dos vertientes: (1) determinar si el uso del demandado es artísticamente relevante para la obra subyacente; y (2) en caso afirmativo, si el uso es explícitamente engañoso en cuanto al origen o el contenido de la obra. La prueba tiene por objeto equilibrar la libertad de expresión (protegida por la Primera Enmienda) con la libertad frente a la confusión de los consumidores (protegida por la Ley de Marcas).
