Conclusiones de las directrices de la USPTO sobre invenciones asistidas por IA
Este artículo se publicó originalmente en Law360 el 8 de marzo de 2024. Publicado con autorización.
En el marco de los esfuerzos del gobierno federal por desarrollar la inteligencia artificial de forma segura y fiable,[1] la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. publicó en febrero una guía de invención para las invenciones desarrolladas con ayuda de la IA[2].
La guía aclara cómo debe determinarse la condición de inventor a efectos de una patente cuando la IA interviene en el proceso de innovación. También muestra el compromiso de la USPTO de adaptar las prácticas de examen para seguir el ritmo de la rápida evolución del campo tecnológico.
Fondo
La publicación de estas orientaciones se debe en parte a los recientes intentos de nombrar a un agente de IA como inventor de una patente.
A partir de 2019, el Artificial Intelligence Project[3] intentó obtener una patente en la que figuraba como inventor un agente de IA llamado "Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience" en varias jurisdicciones, incluida la estadounidense.
La USPTO rechazó la solicitud de patente, declarando que un inventor debe ser un ser humano natural.
Stephen Thaler -en su calidad de representante del Proyecto de Inteligencia Artificial- combatió a su vez la sentencia a través del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia y el Tribunal de Apelación de EE.UU. para el Circuito Federal, que confirmaron la decisión de denegación de la USPTO[4].
En cada etapa de este calvario, Thaler había argumentado que el agente de IA debería ser reconocido como inventor para promover la innovación y que la Ley de Patentes no impide la inclusión de un agente de IA en la lista de inventores.
Estos argumentos no convencieron ni a la USPTO ni a los tribunales. El Circuito Federal, en particular, señaló varios artículos de la Ley de Patentes en los que se hace hincapié en que el inventor debe ser una persona física.
Confirmando la decisión del tribunal de distrito, el Circuito Federal consideró que la Ley de Patentes señala específicamente que el estatuto utiliza sistemáticamente el término "individuo" cuando se refiere a inventores y coinventores en el Título 35 del Código de los EE.UU., Secciones 100(f), 100(g) y 115.[5].
El Circuito Federal, sin embargo, también dejó abierta la puerta a "si las invenciones realizadas por seres humanos con la ayuda de la IA pueden ser objeto de protección mediante patente".
Orientación de la USPTO
En consonancia con estas resoluciones, la USPTO reafirmó que las entidades de IA no pueden figurar como inventores.
Inspirándose en la jurisprudencia anterior sobre la co-invención, las orientaciones especifican que una persona asociada a una invención asistida por IA puede ser considerada inventor cuando haya realizado una contribución significativa a la invención reivindicada[6].
Las directrices se basan en los factores Pannu -una prueba en tres partes articulada en Pannu v. Iolab Corp. en el Circuito Federal en 1998- para determinar qué constituye una contribución significativa:[7]
(1) Contribuir de manera significativa a la concepción o a la puesta en práctica de la invención.
(2) Hacer una contribución a la invención reivindicada que no sea insignificante en calidad, cuando esa contribución se mide con respecto a la dimensión de la invención completa.
(3) Hacer algo más que limitarse a explicar a los inventores reales conceptos bien conocidos y/o el estado actual de la técnica.[8]
La guía aplica los factores Pannu al contexto de las invenciones asistidas por IA y proporciona una lista de principios para ayudar a los solicitantes y examinadores a determinar si una persona física que utiliza un sistema de IA debe figurar como inventor a efectos de una patente basada en las contribuciones de la persona.
Según las directrices, una persona física puede figurar como inventor aunque se haya basado en un sistema de IA o lo haya utilizado cuando su contribución se considere significativa.
En segundo lugar, una persona que se limita a plantear un problema a un sistema de IA e identifica el resultado del sistema de IA no puede ser considerado inventor; por otro lado, si la persona construye la solicitud de entrada al sistema de IA de una manera particular para obtener una solución particular, la contribución de la persona podría alcanzar el nivel de importancia para ser inventor.
En tercer lugar, una persona que se limita a reducir una invención a la práctica por sí sola no es una contribución que se eleve al nivel de inventor. Por ejemplo, alguien que aprecia el rendimiento de un sistema de IA, especialmente cuando las "propiedades y utilidades son evidentes para quienes tienen conocimientos ordinarios", no es necesariamente un inventor.
En cuarto lugar, se puede considerar que una persona que diseña un componente esencial, como la construcción o el entrenamiento del sistema de IA con vistas a un problema específico para obtener una solución concreta, ha aportado una contribución significativa.
En quinto lugar, el hecho de que un individuo mantenga el dominio intelectual sobre el sistema de IA no le convierte -por sí solo- en inventor de ninguna de las invenciones creadas en conjunción con el sistema de IA.
La guía señala que si ninguna persona física ha realizado una contribución significativa a la invención reivindicada, entonces no se puede nombrar a ningún inventor y la solicitud debe rechazarse en virtud de las Secciones 101 y 115 del Título 35 del Código de los EE.UU.[9].
Ejemplos facilitados por la USPTO
En el marco de estas directrices, la USPTO también proporcionó dos ejemplos que ilustran cómo debe determinarse la condición de inventor en las reivindicaciones relacionadas con invenciones asistidas por IA[10].
En el primer ejemplo se narra cómo se creó un transeje para un coche teledirigido de juguete[11]. En este caso, dos personas físicas confían en un sistema de IA para crear un diseño preliminar de un transeje y aprecian que el diseño resultante podría utilizarse en el coche teledirigido.
Este ejemplo presenta cinco escenarios, cada uno con distintos niveles de implicación humana en la concepción del diseño del transeje:
1. Las personas físicas obtienen los resultados de un sistema de IA sin ninguna alteración.
2. Las personas físicas realizan alteraciones mínimas en la salida del sistema de IA, al tiempo que reducen el eje a la práctica.
3. Las personas físicas realizan experimentos con el resultado de la IA para crear un diseño modificado.
4. Las personas físicas utilizan un sistema de inteligencia artificial para introducir pequeñas modificaciones en un nuevo diseño ideado por ellas.
5. El propietario de un sistema de IA intenta patentar un diseño de eje transversal.
En consonancia con las propias directrices de la USPTO, el ejemplo explica que las personas que se encuentran en los supuestos primero y segundo no pueden considerarse inventores propiamente dichos en virtud de los principios rectores primero a tercero expuestos anteriormente, porque no realizaron ninguna contribución inventiva significativa aparte de apreciar que el diseño funcionaría y reducir el diseño a la práctica.
Por otra parte, el ejemplo establece que las personas que se encuentran en los supuestos tercero y cuarto pueden considerarse inventores propiamente dichos a efectos de una patente.
En el tercer supuesto, el ejemplo pone de relieve que estas personas físicas hicieron contribuciones significativas realizando experimentos para ver cómo modificar el diseño original y que estas modificaciones eran parte integrante de la invención reivindicada.
En el cuarto escenario, el ejemplo señala que el uso del sistema de IA para modificar un nuevo diseño no niega la contribución de los individuos como inventores.
En cuanto al quinto supuesto, el ejemplo señala que el propietario del sistema de IA, que los dos individuos utilizaron, no puede ser considerado inventor de la patente únicamente por el motivo de la propiedad.
Este ejemplo presenta un ejemplo concreto y real de lo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si nombrar a una persona como inventor en una patente.
Conclusión
Las nuevas directrices de la USPTO sobre IA e inventores van a cambiar las cosas para los profesionales de las patentes.
Los profesionales de las patentes tendrán que ponerse al día sobre los pormenores de las orientaciones y cómo se aplican a las invenciones de sus clientes.
Esto incluye asesorar a los clientes sobre cómo documentar el proceso inventivo de forma que cumpla los nuevos requisitos de la USPTO. Por ejemplo, limitarse a presentar un problema a una IA y reconocer su resultado inicial no da derecho a ser inventor.
En su lugar, la invención requerirá la realización de experimentos, la modificación de los resultados de la IA o el suministro de componentes esenciales para la invención reivindicada, entre otras acciones, para realizar una contribución significativa.
Las directrices de la USPTO también hacen hincapié en la importancia del deber de divulgación y del deber de investigación razonable. En este sentido, los profesionales de las patentes tendrán que ajustar sus prácticas para adaptarse a las nuevas orientaciones.
Por ejemplo, en virtud del deber de indagación razonable, los profesionales de las patentes deben tomar notas minuciosas de los hechos y circunstancias que rodean el proceso que conduce a la concepción de una invención, especialmente cuando un sistema de IA participa en una parte de este proceso.
Los profesionales deben ser conscientes de que:
- El mero uso de un sistema de IA no niega la contribución inventiva de un individuo.
- La presentación del problema al sistema de IA y el reconocimiento del uso del resultado del sistema de IA no constituyen por sí solos una contribución significativa.
- La reducción de la invención a la práctica no es suficiente para ser inventor.
- El desarrollo de un bloque esencial para la invención reivindicada podría constituir una contribución significativa.
- La propiedad o el dominio intelectual de un sistema de IA por sí solo no confiere a la persona el título de inventor.
La nueva orientación debe considerarse un paso positivo para impulsar el floreciente y naciente campo de la IA, cuyo mercado mundial se espera que alcance la asombrosa cifra de 1,8 billones de dólares en 2030[12].
Las orientaciones relativas al uso de sistemas de IA para ayudar a ofrecer soluciones técnicas a problemas técnicos se ajustan al principio, ya antiguo, de que los inventores deben ser personas naturales.
Los principios establecidos en la guía no son una desviación de los precedentes legales, sino más bien una aclaración aplicada al campo en rápido crecimiento de la innovación asistida por IA. Las directrices de la USPTO aclaran la cuestión de la invención en la era de las invenciones asistidas por IA.
Esta claridad debería ayudar a garantizar que las patentes se conceden a los inventores legítimos, aquellos que realizan contribuciones significativas al proceso inventivo.
Navegar por este terreno, sin embargo, conlleva sus propios obstáculos. No siempre está claro qué se considera exactamente una contribución significativa cuando la IA forma parte del proceso de invención.
Por ejemplo, las nuevas directrices podrían suscitar controversias sobre quién merece legítimamente el reconocimiento de una invención, especialmente en los casos en que los sistemas de IA desempeñan un papel fundamental.
Aunque existen algunas incertidumbres, el riesgo inmediato de enjuiciamiento por incumplimiento de las nuevas normas de invención parece bajo. Queda por ver hasta qué punto los examinadores analizarán la participación de la IA en las invenciones.
En definitiva, aunque la IA acelerará significativamente el ritmo de la innovación, beneficiando a todos, son el ingenio y la creatividad humanos los que seguirán impulsando la actividad de invención y patentado en un futuro previsible.
[3] https://artificialinventor.com/.
[4] Thaler contra Hirshfield 
, 558 F. Supp.3d 238 (E.D. Va 2021); Thaler contra Vidal 43 F.4th 1207, 1213 (Fed. Cir. 2022), cert denied, 143 S. Ct. 1783 (2023).
[5] Thaler contra Vidal en 1211.
[6] 89 Fed. Reg. en 10047.
[7] Pannu contra Iolab Corp. 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).
[8] 89 Fed. Reg. en 10047 (citando HIP Inc. contra Hormel Foods Corp. , 66 F.4th 1346, 1353 (Fed. Cir. 2023)).
[9] https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/115 (bajo juramento o declaración del inventor).
[10] https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/artificial-intelligence-resources.
[11] https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-guidance-mechanical.pdf.
[12] https://www.statista.com/outlook/tmo/artificial-intelligence/worldwide.
