El Tribunal Federal de Apelaciones en pleno descarta una prueba de patente de diseño con décadas de antigüedad
Una versión de este artículo fue republicada por Westlaw Today el 21 de junio de 2024.
Esta semana, el Tribunal Federal de Apelaciones en pleno anuló su criterio, vigente desde hace décadas, para decidir si una patente de diseño es inválida por ser obvia. LKQ Corp. contra GM Glob. Tech. Operations LLC, n.º 2021-2348, 2024 WL 2280728 (Fed. Cir. 21 de mayo de 2024). El tribunal en pleno sostuvo que elcriterio «Rosen-Durling» era «indebidamente rígido» y que el marco Graham v. John Deere es el criterio correcto para el futuro.[1] La decisión del tribunal abandona décadas de jurisprudencia que aplicaba el criterio Rosen-Durling, por lo que es probable que la decisión genere incertidumbre en los próximos años, mientras los tribunales se enfrentan a la aplicación del nuevo criterio a las patentes de diseño.
La prueba Rosen-Durling , establecida por primera vez en la década de 1990, exige (1) que una referencia primaria (una«referencia Rosen ») sea «básicamente la misma» que el diseño reivindicado; y (2) que cualquier referencia secundaria esté «tan relacionada» con la referencia primaria que las características de una referencia sugieran la aplicación de esas características a la otra referencia.
LKQ argumentó que la prueba Rosen-Durling era excesivamente rígida e incompatible con el caso KSR Int’l Co. contra Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007). El Tribunal Federal de Apelación estuvo de acuerdo y sostuvo que los requisitos de «básicamente lo mismo» y «tan relacionado» no «se ajustaban adecuadamente a KSR, Whitman Saddle y otros precedentes, tanto en términos de su marco como de la rigidez del umbral».
El tribunal explicó que el requisito de «básicamente igual» era incompatible con el «enfoque amplio y flexible para evaluar la obviedad» de la sección 103, así como con la decisión del Tribunal Supremo de 1893 en el caso Smith contra Whitman Saddle Company.[2] El tribunal explicó, utilizando el análisis de obviedad de Whitman Saddle, que el requisito de «básicamente lo mismo» era una «regla rígida» y, por lo tanto, era incompatible con el análisis KSR del Tribunal Supremo de que «cuando un tribunal transforma [un] principio general en una regla rígida que limita la investigación de la obviedad, ... comete un error».
El tribunal explicó igualmente que el requisito de «tan relacionado» para las referencias secundarias según la prueba de Rosen-Durling era incompatible con el artículo 103 y con la jurisprudencia. El tribunal coincidió con LKQ en que el requisito de «tan relacionado» es «análogo a la aplicación rígida de la prueba de enseñanza-sugerencia-motivación rechazada por el Tribunal Supremo en KSR». El tribunal se remitió al caso Whitman Saddle, en el que el Tribunal Supremo no preguntó si las referencias del estado de la técnica estaban «así relacionadas», sino que explicó que no era inventivo combinar las dos referencias debido a las pruebas que constaban en el expediente.
Tras invalidar el criterio Rosen-Durling, el tribunal proporcionó las siguientes orientaciones sobre la aplicación de los factores Graham a las patentes de diseño:
- En cuanto al factor uno de Graham , el tribunal sostuvo que el requisito de «arte análogo» se aplicaba a las patentes de diseño. Sin embargo, el tribunal se negó a «delinear los contornos completos y precisos de la prueba de arte análogo para las patentes de diseño».
- En cuanto al factor dos de Graham , el tribunal explicó que el análisis adecuado consistía en «comparar el aspecto visual del diseño reivindicado con el del diseño presuntamente infractor» desde la perspectiva de un diseñador medio en el ámbito del artículo fabricado.
- En cuanto al factor tres de Graham , el tribunal explicó «que la obviedad de una reivindicación de patente de diseño se evalúa desde el punto de vista de un diseñador ordinario en el campo al que pertenece el diseño reivindicado».
- En virtud del cuarto factor de Graham , el tribunal reafirmó que «la investigación se centra en la impresión visual del diseño reivindicado en su conjunto y no en características individuales seleccionadas». El tribunal sostuvo además que, cuando la referencia principal por sí sola no hace que el diseño reivindicado resulte obvio, «debe existir alguna razón respaldada por pruebas (sin retrospectiva) de que un diseñador normal en el campo del artículo fabricado habría modificado la referencia principal con las características de la referencia secundaria o secundarias para crear la misma apariencia general que el diseño reivindicado».
- El tribunal sostuvo que las consideraciones secundarias de obviedad o no obviedad se aplican a las patentes de diseño, aunque señaló que ciertas consideraciones secundarias —como las necesidades largamente sentidas pero no resueltas y el fracaso de otros— pueden no aplicarse a las patentes de diseño.
El tribunal reconoció que los amici curiae plantearon inquietudes sobre la incertidumbre que podría generar la anulación del criterio Rosen-Durling , pero el tribunal no estuvo de acuerdo porque «el criterio de obviedadde cuatro partes de Graham para las patentes de utilidad existe desde hace mucho tiempo y existen numerosos precedentes en los que la Oficina de Patentes y Marcas y los tribunales pueden basarse a la hora de evaluar la obviedad en el contexto de las patentes de diseño».
Conclusiones de la decisión
No está claro por qué el Tribunal Federal de Apelación tardó 17 años en dictaminar que el criterio Rosen-Durling es excesivamente rígido en virtud de KSR. Aunque el tribunal rechazó las preocupaciones de que anular Rosen-Durling crearía incertidumbre, no hay duda de que, en la práctica, los tribunales, los examinadores de la Oficina de Patentes y los profesionales tendrán que lidiar con la aplicación de los factores Graham a las patentes de diseño. Dada la escasa orientación proporcionada por el tribunal, habrá menos certeza a la hora de determinar la obviedad de las patentes de diseño hasta que los tribunales desarrollen jurisprudencia aplicable.
Dejando a un lado los factores Graham, podría decirse que la decisión del tribunal facilita la invalidación de las patentes de diseño, ya que las referencias de la técnica anterior ya no tienen que ser una«referencia Rosen» y las referencias secundarias no tienen que estar «tan relacionadas» con la referencia principal. Esto puede dar lugar a un aumento del número de solicitudes de revisión posterior a la concesión de patentes de diseño y probablemente influirá en la decisión de los titulares de patentes de hacer valer sus patentes de diseño en los litigios.
[1] El juez Lourie se mostró de acuerdo con la sentencia, pero no con que fuera necesario revocar los casos Rosen y Durling. En su opinión, la prueba existente podría flexibilizarse simplemente eliminando el uso de «debe» y «solo» en el análisis de las pruebas.
[2] El tribunal reconoció que, «en el momento [del caso Whitman Saddle], la ley de patentes no hacía referencia a la obviedad».