El Tribunal Federal de Apelaciones mantiene la PTA para el patriarca de la familia de patentes
En su decisión más reciente sobre la complicada interacción entre el ajuste del plazo de la patente (PTA) y la doble patentabilidad por obviedad (OTDP), el Tribunal Federal de Apelación dictaminó que una patente principal presentada y concedida en primer lugar a la que se le ha concedido un PTA no puede ser invalidada por OTDP en vista de una patente secundaria presentada y concedida posteriormente que expira antes porque no obtuvo un PTA. Esta decisión permite, en la práctica, que una patente principal presentada y concedida en primer lugar se beneficie de su PTA.
La patente impugnada se concedió a partir de la primera solicitud de patente no provisional presentada en la familia de patentes en cuestión, y se le concedieron más de 1000 días de PTA. Las patentes reivindicadas como patentes de referencia OTDP se derivaban de solicitudes secundarias presentadas después de la concesión de la patente impugnada. Las patentes secundarias reivindican la prioridad de la patente impugnada a través de una solicitud secundaria intermedia y no obtuvieron ningún PTA. Por lo tanto, la familia de patentes representa la circunstancia, no tan infrecuente, de una familia de patentes en la que solo se concedió PTA a la primera patente, de modo que tiene una fecha de vencimiento posterior a la de sus patentes secundarias.
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones (tomada por el mismo panel de jueces que decidió el caso Cellect) incluye una revisión de decisiones anteriores que abordan la interacción entre la PTA y la OTDP, lo que deja al lector con una clara comprensión de que se trata de un tema complicado.
- En Gilead, una patente presentada posteriormente y concedida anteriormente no era válida para OTDP, dada la existencia de una patente presentada anteriormente y concedida posteriormente con una fecha de vencimiento anterior derivada de una reivindicación de prioridad diferente.
- En Cellect, las patentes en cuestión eran inválidas para OTDP en vista de (i) una patente presentada y concedida anteriormente; (ii) una patente presentada posteriormente y concedida anteriormente, y (iii) una patente presentada posteriormente y concedida posteriormente.
Ahora, en Allergan, el Tribunal Federal de Apelación sostiene lo siguiente:
Una reivindicación presentada en primer lugar, concedida en primer lugar y con una fecha de expiración posterior no puede ser invalidada por una reivindicación de referencia presentada posteriormente, concedida posteriormente y con una fecha de expiración anterior que tenga una fecha de prioridad común.
Al llegar a esta decisión, el dictamen afirma lo siguiente:
El hecho de que la patente 356 expire más tarde no tiene importancia aquí, ya que no es una segundapatente posterior para la misma invención. Como primera patente presentada y concedida de su familia, es la que establece el período máximo de exclusividad para el objeto reivindicado y cualquier variante indistinta patentable.
Para que nadie pierda el sueño tratando de conciliar los hechos subyacentes de la jurisprudencia del Circuito Federal sobre OTDP/PTA, el dictamen invoca «el principio de presentación de las partes» y solo tiene en cuenta cómo las decisiones anteriores del Circuito Federal resolvieron la «cuestión planteada» específica por las partes. Así, explica el dictamen, Cellect «estableció una norma según la cual, a la hora de evaluar el ODP de una patente que ha recibido PTA, la fecha de vencimiento pertinente es la fecha de vencimiento que incluye el PTA, y no la fecha de vencimiento original calculada a 20 años de la fecha de prioridad», pero «no abordó, y mucho menos resolvió... enqué circunstancias una reivindicación puede servir adecuadamente como referencia ODP».
Por lo tanto, aunque Allergan sostiene expresamente que «una reivindicación presentada en primer lugar, concedida en primer lugar y con vencimiento posterior no puede ser invalidada por una reivindicación de referencia presentada posteriormente, concedida posteriormente y con vencimiento anterior que tenga una fecha de prioridad común», las partes interesadas deben ser cautelosas a la hora de extrapolar esa afirmación a diferentes escenarios de OTDP/PTA.
