Divergencia en el análisis de la admisibilidad de la patente Alice ante la USPTO y el Tribunal de Distrito

El marco Mayo/Alice[1] para determinar la elegibilidad de la materia de las patentes en virtud de 35 U.S.C. §101 lleva mucho tiempo enemistando tanto a los fiscales de patentes como a los litigantes, causando una gran incertidumbre en el ámbito de la tecnología y la innovación basadas en software. A esta incertidumbre se añade el hecho de que la Oficina de Patentes aplica el análisis Alice en dos fases de forma diferente a como lo hacen los tribunales de distrito, lo que a veces da lugar a determinaciones contradictorias por parte de los examinadores de patentes y los jueces que revisan las mismas reivindicaciones. De hecho, mientras que el Manual de Procedimiento de Examen de Patentes ("MPEP") y otras directrices de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTO") sobre la aplicación del análisis Alice interpretan y aplican ostensiblemente Alice y su progenie, el enfoque adoptado por los examinadores de patentes en virtud de las directrices actuales permite que las reivindicaciones se consideren dirigidas a materia elegible siempre que la excepción judicial esté "integrada en una aplicación práctica", momento en el que se considera que las reivindicaciones no están dirigidas a una excepción judicial.

Los profesionales deben apreciar los matices entre el análisis Alice en la tramitación y en el litigio con el fin de obtener patentes expedidas que también resistan el escrutinio cuando una parte contraria impugne rigurosamente las reivindicaciones bajo el marco Alice en el tribunal de distrito.

Alicia ante los tribunales

El análisis Mayo/Alice en dos pasos, articulado por primera vez por el Tribunal Supremo de EE.UU., es bien conocido por los litigantes en materia de patentes. En primer lugar, el tribunal debe "determinar si las reivindicaciones en cuestión se dirigen a un concepto no patentable" relacionado con las excepciones judiciales de una ley de la naturaleza, un fenómeno natural o una idea abstracta (es decir, el "primer paso")[2] Si se cumple el primer paso, entonces el tribunal debe "considerar los elementos de cada reivindicación tanto individualmente como "como una combinación ordenada" para determinar si los elementos adicionales "transforman la naturaleza de la reivindicación" en una aplicación patentable" (es decir, el segundo paso del análisis Alice)[3 ], El segundo paso del análisis Alice consiste en la búsqueda de un "concepto inventivo", que es un elemento o combinación de elementos en la reivindicación "suficiente para garantizar que la patente en la práctica equivale a mucho más que una patente sobre el [concepto inelegible] en sí mismo"[4].

En resumen, los tribunales sólo aplican los dos pasos anteriores: (1) determinar si las reivindicaciones se dirigen a un concepto no patentable; en caso afirmativo, (2) determinar si los elementos de la reivindicación, en combinación, recitan un concepto inventivo que suponga mucho más que una patente sobre el propio concepto no patentable. Estos dos pasos comprenden la investigación de la elegibilidad de la materia ante los tribunales. Cabe señalar que los tribunales rara vez han encontrado conceptos inventivos como parte de su análisis de la segunda etapa, por lo que la determinación de la primera etapa controla en gran medida la investigación.

Alice ante la Oficina de Patentes

MPEP §2106 proporciona orientación a la Oficina de Patentes sobre cómo los examinadores abordan el análisis de elegibilidad de la materia objeto de Alice durante la tramitación. El siguiente diagrama de flujo pretende ayudar a los examinadores a abordar estas cuestiones.

Como puede verse, el paso 2A corresponde al paso uno de Alice aplicado por los tribunales de distrito, y el paso 2B corresponde al paso dos. Sin embargo, a diferencia del análisis de Alice realizado por los jueces de los tribunales de distrito, la USPTO ha subdividido el paso uno de Alice (por ejemplo, el paso 2A) en dos investigaciones distintas, como se muestra a continuación[5]:

El segundo prong del Paso 2A pide a los examinadores que determinen si las reivindicaciones que recitan una excepción judicial recitan, no obstante, elementos adicionales que integran la excepción judicial en una "aplicación práctica." Además, la USPTO publicó su 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance en el Registro Federal ("2019 Guidance"), que incluye la siguiente orientación con respecto al Prong Two of Step 2A del proceso de la Oficina de Patentes:

Los examinadores evalúan la integración en una aplicación práctica: (a) Identificando si hay elementos adicionales recitados en la reivindicación más allá de la(s) excepción(es) judicial(es); y (b) evaluando esos elementos adicionales individualmente y en combinación para determinar si integran la excepción en una aplicación práctica, utilizando una o más de las consideraciones establecidas por el Tribunal Supremo y el Circuito Federal, por ejemplo, las que se enumeran a continuación. Si bien algunas de las consideraciones enumeradas a continuación se trataron en directrices anteriores en el contexto del paso 2B, evaluarlas en el paso 2A revisado promueve una resolución temprana y eficiente de la elegibilidad de la patente, y aumenta la certidumbre y la fiabilidad. Los examinadores deben tener en cuenta, sin embargo, que el Paso 2A revisado excluye específicamente la consideración de si los elementos adicionales representan una actividad bien entendida, rutinaria y convencional. En su lugar, el análisis de la actividad bien entendida, rutinaria y convencional se realiza en el Paso 2B. En consecuencia, en el Paso 2A revisado, los examinadores deben asegurarse de tener en cuenta todos los elementos adicionales, sean o no convencionales, a la hora de evaluar si una excepción judicial se ha integrado en una aplicación práctica[6].

Análisis Alice Side-By-Side

Cuando se ponen lado a lado, está claro que el enfoque de "integración en una aplicación práctica" del MPEP en el Prong Dos del Paso 2A va más allá del enfoque adoptado por los tribunales de distrito al incorporar aspectos del Paso Dos de Alice en el Paso Uno.

"Integrado en una aplicación práctica"

Desde un punto de vista crítico, en el segundo criterio de la etapa 2A, los examinadores analizan si las reivindicaciones integran una excepción judicial en una aplicación práctica y no pueden determinar estrictamente si los elementos adicionales específicos representan una actividad bien entendida, rutinaria y convencional. Por ejemplo, la Guía 2019 instruye específicamente que "en el Paso 2A revisado, los examinadores deben asegurarse de dar peso a todos los elementos adicionales, sean o no convencionales, al evaluar si una excepción judicial se ha integrado en una aplicación práctica"[7] Pero una vez que un examinador decide que las reivindicaciones integran la excepción judicial en una aplicación práctica, se considera que las reivindicaciones son patentables sin necesidad de proceder al Paso 2B, que algunos argumentan que de otro modo descartaría los elementos adicionales convencionales (similar a la aplicación del Tribunal del Paso Dos de Alice ).

Este enfoque puede dar lugar a situaciones en las que un examinador determina que las reivindicaciones de patentes son elegibles en virtud de Alice porque las reivindicaciones integran una aplicación práctica a través de elementos que de otro modo podrían ser convencionales, y luego esas mismas reivindicaciones son determinadas posteriormente como no elegibles por un tribunal de distrito que tiene en cuenta por separado los aspectos convencionales en el Paso Dos de Alice y no considera el paso de "integración" que se aplica durante el examen en la Oficina de Patentes.

En cuanto a la jurisprudencia sobre esta misma cuestión, Aviation Capital Partners, LLC contra SH Advisors, LLC[8] es ilustrativa. Este caso se refería a una acción por infracción de patente en la que se hacían valer tres reivindicaciones de la patente estadounidense n.º 10.956.988, concedida el 23 de marzo de 2021, relativa a la determinación de la situación fiscal de las aeronaves. Durante la tramitación de la patente, hubo un rechazo basado en la elegibilidad de la materia según Alice, pero después de una modificación de la reivindicación, el examinador determinó que las reivindicaciones eran patentables porque integraban la idea abstracta en una aplicación práctica[9].

El examinador de patentes de la USPTO abordó el análisis Alice durante la tramitación. En el litigio, el juez de un tribunal de distrito, en la fase inicial de la moción de desestimación, declaró que no concedía deferencia al enfoque del examinador: "La determinación del estatus de imponibilidad es también una idea abstracta, como reconoció la Oficina de Patentes... No doy ningún peso a la determinación general de la Oficina de Patentes de que la patente era elegible"[10] El tribunal no discutió la "aplicación práctica" en el análisis del primer paso de Alice . En su lugar, el tribunal abordó los argumentos del demandante titular de la patente sobre las declaraciones del examinador acerca de la "aplicación práctica" en el paso dos de Alice , afirmando que "a pesar de tener una aplicación práctica, las reivindicaciones de la patente no ofrecen nuevas ideas o mejoras para la aplicación de su idea abstracta... Una vez más, no doy peso a las conclusiones de la PTO"[11].

Aunque esta decisión se encuentra actualmente en fase de apelación, demuestra que un juez de distrito puede no estar de acuerdo con el razonamiento de la USPTO para retirar denegaciones §101 basadas en el enfoque de la "aplicación práctica". Además, incluso cuando existe una aplicación práctica, algunos tribunales de distrito pueden esperar más de la "aplicación práctica" en el Segundo Prong del Paso 2A que un determinado examinador de la USPTO en un caso concreto. Dicho esto, otras resoluciones judiciales han mostrado más deferencia hacia las determinaciones de los examinadores de §101 de que las reivindicaciones integran una excepción judicial en una aplicación práctica en la fase de petición de desestimación[12].

La USPTO redobla la apuesta en 2024 sobre la patentabilidad de las invenciones de IA

A partir del 17 de julio de 2024, la USPTO emitió una nueva guía de elegibilidad de la materia de IA[13]. Si bien la intención era abordar específicamente las invenciones relacionadas con la tecnología de IA, la USPTO redobló la investigación en el Paso 2A Prong Two relativo a preguntar "si la invención reivindicada en su conjunto integra la excepción judicial recitada en una aplicación práctica". Además, las Directrices actualizadas de 2024 para invenciones de IA reiteran que "[e]n la Segunda Etapa 2A o en la Etapa 2B, no es necesario aportar pruebas que respalden la conclusión de que la excepción no está integrada en una aplicación práctica o que los elementos adicionales no suponen mucho más que la excepción, a menos que el examinador afirme que las limitaciones adicionales son actividades convencionales, rutinarias y bien entendidas en la Etapa 2B". Estas nuevas directrices no comentan las diversas aplicaciones de Alice y su progenie ante los examinadores de la USPTO y los jueces de los tribunales de distrito.

Salvando las distancias

Si bien las Directrices de 2019 y las Directrices actualizadas de 2024 para invenciones de IA incluyen citas de jurisprudencia para el prong dos del Paso 2A, ninguno de los casos citados discute el primer paso del análisis Alice con el enfoque de "integración de una aplicación práctica" explícitamente, es decir, los casos citados no han utilizado directamente ese lenguaje. De hecho, los casos proporcionados por la Guía de 2019 llegaron a ese lenguaje a partir de jurisprudencia dispar de §101, incluidos los casos que abordaron el análisis de la aplicación práctica en el paso dos de Alice en relación con la búsqueda del concepto inventivo[14].

Sin duda, el MPEP indica que el análisis de la integración en una aplicación práctica es apropiado en el paso 2B. Por ejemplo, el MPEP establece que para que "una reivindicación que recita una excepción judicial sea elegible, los elementos adicionales (si los hay) en la reivindicación deben 'transformar la naturaleza de la reivindicación' en una aplicación patentable de la excepción judicial, ya sea en el segundo criterio o en el paso 2B.."[15]

Sin embargo, el MPEP fomenta la resolución de las cuestiones relativas al artículo §101 en una fase anterior del análisis de elegibilidad, de modo que la determinación de si una reivindicación está integrada en una aplicación práctica se producirá a menudo antes de llegar al paso 2B. Por ejemplo, MPEP § 2106.06(b) permite a los examinadores utilizar un análisis de "elegibilidad simplificado". El análisis de elegibilidad simplificado se utiliza cuando la elegibilidad de la reivindicación es evidente, por ejemplo, porque la reivindicación mejora claramente una tecnología o una funcionalidad informática. Si existe tal mejora, la reivindicación se considera materia elegible en virtud del § 101 sin necesidad de someterse a un análisis adicional. El prong dos del paso 2A anima a los examinadores a abordar la integración en una aplicación práctica en el paso uno de Alice en lugar del paso dos pero, como se ha comentado, lo hace sin tener en cuenta si los elementos adicionales de la reivindicación son convencionales.

Algunas decisiones judiciales no parecen subdividir necesariamente el primer paso del análisis Alice de la misma manera. Aunque existe cierto solapamiento entre los dos pasos de Alice, los jueces no han decidido expresamente que una reivindicación de patente no estuviera dirigida a una excepción judicial porque estuviera "integrada en una aplicación práctica" en el primer paso de Alice .

Aunque en general se espera que los examinadores de patentes sigan el MPEP y otras directrices emitidas por la USPTO por encima de las decisiones del Circuito Federal, ninguna de ellas es vinculante para los tribunales, y algunas decisiones de los tribunales de distrito no muestran deferencia hacia el análisis § 101 del examinador de la USPTO. Además, el Circuito Federal ha declarado que la jurisprudencia § 101 prevalece sobre la Guía 2019[16] La Guía 2024 recientemente actualizada para las invenciones de IA no dice nada sobre esta tensión. Es muy posible que el Circuito Federal aproveche la oportunidad en la apelación de Aviation Capital Partners para hablar más directamente sobre lo que podría considerarse una división entre la USPTO y los tribunales de distrito sobre el análisis de elegibilidad §101.

Alternativamente, la nueva legislación propuesta en la Ley de Restauración de la Elegibilidad de las Patentes puede eliminar las incertidumbres en la aplicación de §101 ante la USPTO y los tribunales de distrito.

Conclusión

Los solicitantes de patentes que se enfrentan a denegaciones en virtud de §101 pueden considerar estrategias para establecer la elegibilidad que tengan en cuenta no sólo el MPEP y otras directrices de la USPTO, sino también la forma en que los tribunales de distrito abordan cuestiones similares. Esto podría significar proporcionar algún análisis más allá del análisis del Paso 2A, Prong Two de la USPTO. Dependiendo de las circunstancias, tales estrategias podrían incluir la creación de un registro que señale cómo los "elementos adicionales" no son rutinarios y convencionales y la búsqueda de reivindicaciones de distinto alcance dentro de la misma patente o a través de una familia. Un registro de este tipo puede ser útil en un litigio posterior.

[1] Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66 (2012); Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).

[2] Alice, 573 U.S. en 217-18; Mayo, 566 U.S. en 72, 77-79.

[3] Id.

[4] Id.

[5] MPEP §2106.04.

[6] Directrices revisadas de 2019 sobre la admisibilidad de la materia objeto de la patente, 84 Fed. Reg. 50 (7 de enero de 2019).

[7] 84 Fed. Reg. 50 (7 de enero de 2019).

[8] Acción civil nº 22-1556-RGA, 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 (D. Del. 18 de agosto de 2023).

[9] Historial del expediente de la patente de EE.UU. 10.956.988, 18 de febrero de 2021 Aviso de concesión, p. 5.

[10] 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 en *11.

[11] Idem, en *13.

[12] Véase, por ejemplo, Rich Media Club LLC v. Duration Media LLC, No. CV-22-02086-PHX-JJT, 2023 U.S. Dist. LEXIS 120102, en *13-14 (D. Ariz. 11 de julio de 2023) (denegación de la petición de desestimación por motivos de §101, en parte porque en la Notificación de concesión de la patente reivindicada, el examinador concluyó "[l]a modificación en combinación con otras limitaciones forman una combinación ordenada y una aplicación práctica integrada. 101 retirada").

[13] 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 89 Fed. Reg. 137 (julio de 2024).

[14] Véase, por ejemplo, 84 Fed. Reg. 50 (7 de enero de 2019) (donde se cita BASCOM Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016) (donde se concluye que las reivindicaciones podrían ser elegibles en virtud de Alice Step Two si un supuesto concepto inventivo puede encontrarse en la combinación ordenada de limitaciones que "transforman la idea abstracta... en una aplicación particular y práctica de esa idea abstracta"); CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd., 717 F.3d 1269, 1315 (Fed. Cir. 2013) (Moore, J., acompañado por Rader, C.J., y Linn y O'Malley, JJ., disintiendo en parte) ("La cuestión clave es, por tanto, si una reivindicación recita una aplicación suficientemente concreta y práctica de una idea abstracta para calificarla como patentable. Prometheus nos ordena responder a esta pregunta determinando si un proceso que implica una ley natural o una idea abstracta también contiene un 'concepto inventivo'"), aff'd, 573 U.S. 208 (2014).

[15] MPEP §2106.04 (énfasis añadido) (se omiten las citas).

[16] Véase, por ejemplo, cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc., 986 F.3d 1367, 1375 n.1 (Fed. Cir. 2021) ("A lo largo de su Decisión Final Escrita, la Junta se refirió repetidamente a la Guía de Elegibilidad de Materia de Patentes Revisada de 2019 de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, 84 Fed. Reg. 50 (7 de enero de 2019). Observamos que esta orientación no es, en sí misma, la ley de elegibilidad de patentes, no tiene fuerza de ley y no es vinculante en nuestro análisis de elegibilidad de patentes. Y en la medida en que la orientación contradiga o no coincida plenamente con nuestra jurisprudencia, es nuestra jurisprudencia, y el precedente del Tribunal Supremo en el que se basa, el que debe prevalecer"). (se omiten las citas).