El franquiciador hace valer sus derechos de marca registrada frente a un antiguo franquiciado potencial.
Un franquiciador puede interponer una demanda de medidas cautelares y declarativas por posible infracción de marca registrada contra un antiguo franquiciado potencial, aunque este nunca haya utilizado realmente las marcas en cuestión. Grainier Franchise Company, LLC entabló negociaciones sustantivas con DAZ Global, LLC y su director, Dimitry Baum (en conjunto, «DAZ»), para la apertura de una franquicia de Grainier Bakery en Chicago, Illinois. Las partes negociaron durante más de un año, desde finales de 2021 hasta la primavera de 2023, antes de que las conversaciones se rompieran. Durante el periodo de negociación, DAZ firmó un contrato de arrendamiento de 10 años para la futura tienda, recibió al fundador de Grainier, Juan Pedro Conde, en Chicago para visitar el mismo local y visitó la sede de Grainier en España para reunirse con Conde por segunda vez.
En octubre de 2023, DAZ presentó una demanda ante el tribunal estatal de Illinois alegando violaciones de dos leyes de Illinois, la Ley de Divulgación de Franquicias y la Ley de Fraude al Consumidor y Prácticas Engañosas, así como incumplimiento de contrato y impedimento promisorio. Grainier trasladó el caso al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois y presentó una contrademanda por violaciones de la Ley Lanham. Véase Baum et al. contra Grainier Franchise Company, LLC et al., n.º 24 C 151, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. Grainier solicitó una resolución declarativa contra el uso por parte de DAZ de las marcas comerciales de Grainier y una orden judicial contra la competencia desleal también en relación con el uso de las marcas. DAZ solicitó la desestimación de las contrademandas.
La moción de DAZ argumentaba que Grainier carecía de legitimación para presentar las reclamaciones debido a la falta de un perjuicio suficiente y no tenía la capacidad de hacer valer la marca porque era un licenciatario no exclusivo de la marca en cuestión. DAZ también argumentó que no había utilizado la marca en el comercio, privando así a Grainier del derecho a presentar una reclamación en virtud de la Ley Lanham. El Tribunal abordó cada argumento por orden.
El Tribunal determinó que, si bien DAZ aún no había utilizado la marca Grainier, había tomado medidas afirmativas en esa dirección. DAZ firmó un contrato de arrendamiento por 10 años para la futura ubicación de Grainier, contrató a un arquitecto para la renovación del espacio y revisó los instrumentos legales relacionados. El Tribunal también señaló que el contrato de arrendamiento del espacio exigía que DAZ operara una panadería Grainier en el espacio correspondiente.
A continuación, el Tribunal determinó que, aunque Grainier solo tenía una licencia para utilizar las marcas en cuestión (el propietario real de las marcas era la empresa matriz de Grainier), aún así podía presentar su demanda por infracción de la Ley Lanham. El demandante en virtud de la Ley Lanham no necesita ser propietario de la marca en cuestión, pero sí debe tener algún derecho de propiedad o un interés razonable en su protección. Grainier alegó adecuadamente sus derechos sobre la marca como licenciatario y el daño potencial derivado de la infracción de DAZ. Por último, el Tribunal aceptó que Grainier presentara su demanda por competencia desleal basándose en los mismos hechos y en el hecho de que DAZ no hubiera renunciado a su deseo de explotar la franquicia en el local alquilado o, como mínimo, renegociar sus condiciones.
El caso ofrece orientación sobre cómo los franquiciadores pueden proteger su propiedad intelectual tras el fracaso de las negociaciones con posibles franquiciados. Dichas protecciones pueden servir de base para reclamaciones contra posibles franquiciados si estos no han infringido de forma afirmativa los derechos del franquiciador mediante el uso real de las marcas en cuestión.
