El Circuito Federal abre la puerta a nuevas inversiones de la industria nacional: El "importador ordinario" ya no

En su reciente decisión en el caso Lashify, Inc. v. International Trade Commission, el Circuito Federal abrió la puerta a que los titulares de patentes incluyeran categorías ampliadas de inversión nacional para satisfacer la vertiente económica del requisito de industria nacional en virtud de la Sección 337(a)(3)(B). Ap. No. 2023-1245, Dictamen (5 de marzo de 2025). Las actividades posteriores a la fabricación que antes no se tenían en cuenta -como las ventas, la comercialización, el almacenamiento, el control de calidad y la distribución- ahora pueden incluirse como inversiones de la rama de producción nacional a efectos de establecer una rama de producción nacional con arreglo al artículo 337(a)(3)(B). Se trata de un cambio significativo con respecto a los precedentes de la Comisión de Comercio Internacional (ITC) y probablemente abrirá la puerta a un mayor número de investigaciones de la ITC relacionadas con artículos fabricados en el extranjero.

Uno de los aspectos singulares de la práctica de la ITC es su requisito de que el demandante demuestre la existencia de una industria nacional para obtener la codiciada orden de exclusión. Este requisito tiene dos vertientes: la vertiente técnica, que exige que el demandante demuestre que practica la patente en cuestión; y la vertiente económica, que exige que el demandante demuestre con respecto a los artículos protegidos por la patente: (A) una inversión significativa en instalaciones y equipos; (B) un empleo significativo de mano de obra o capital; o (C) una inversión sustancial en explotación, incluida la ingeniería, la investigación y el desarrollo, o la concesión de licencias. 19 U.S.C. § 1337(a)(3). La decisión del Circuito Federal en el asunto Lashify abordó el aspecto económico.

Desde su promulgación en 1988, la interpretación de la ITC del artículo 337(a)(3)(B) ha impedido efectivamente que las inversiones nacionales dirigidas únicamente a actividades posteriores a la fabricación, como las ventas, la comercialización, el almacenamiento, el control de calidad y la distribución, establezcan la existencia de una rama de producción nacional. La ITC se ha referido a menudo a estas actividades como las de un "importador ordinario", que no cumplen por sí solas el aspecto económico del requisito de la rama de producción nacional porque tales actividades no contribuyen en nada a la fabricación real del artículo. Cuando la fabricación del artículo tiene lugar fuera de Estados Unidos, no se produce ningún paso adicional en Estados Unidos para hacer que el artículo sea vendible y, por tanto, no quedan actividades de la industria nacional reconocibles a efectos de establecer el criterio económico. A lo largo de los años, esta interpretación del artículo 337(a)(3) ha exigido efectivamente algún tipo de fabricación nacional o actividad de montaje para satisfacer el aspecto económico del requisito de la rama de producción nacional. Es probable que esto ya no sea así.

Lashify vende extensiones de pestañas artificiales, herramientas y productos aplicadores y contenedores para almacenar las extensiones de pestañas. Lashify investiga y desarrolla sus productos en Estados Unidos, pero los fabrica en el extranjero y los envía a clientes estadounidenses que los adquieren a través de su sitio web. A continuación, los clientes pueden utilizar diversos recursos proporcionados por Lashify para aplicarlos, como vídeos educativos en redes sociales, chats en línea y sesiones de videollamada. Lashify es titular de patentes relativas a estos productos, incluida al menos una patente de utilidad relativa, por ejemplo, a una determinada tecnología de fusión de pestañas, y patentes de diseño relativas, por ejemplo, a un determinado cartucho de almacenamiento para extensiones de pestañas. Lashify presentó una denuncia ante la ITC, en la que alegaba que los importadores de productos similares infringían la Sección 337 al violar estas patentes.

El Juez de Derecho Administrativo ("ALJ") de la ITC denegó a Lashify la exención prevista en la ley, determinando, entre otras cosas, que Lashify no cumplía el aspecto económico del requisito de la industria nacional. Para llegar a esta conclusión, el ALJ excluyó los gastos relacionados con las ventas, el marketing, el almacenamiento, el control de calidad y la distribución, siguiendo décadas de precedentes de la ITC que consideraban que estas inversiones por sí solas eran insuficientes para cumplir el requisito de la rama de producción nacional. El ALJ razonó que, dado que "no se requerían pasos adicionales para hacer que estos productos fueran vendibles" a su llegada a Estados Unidos, y dado que las medidas de control de calidad "no eran más de lo que un importador normal realizaría en el momento de la recepción", no existía rama de producción nacional con arreglo al artículo 337(a)(3)(B).

La Comisión aceptó revisar la decisión del ALJ y la confirmó. La mayoría coincidió con el ALJ en que Lashify no había satisfecho el aspecto económico del requisito de la rama de producción nacional, razonando que "está bien establecido que las actividades de venta y comercialización por sí solas no pueden satisfacer el requisito de la rama de producción nacional". La mayoría llegó a la misma conclusión con respecto al almacenamiento, el control de calidad y la distribución.

Lashify recurrió ante el Circuito Federal. El Circuito Federal anuló la resolución de la ITC y devolvió la investigación a la ITC para que volviera a determinar si se cumplía el aspecto económico del requisito de la industria nacional. El Circuito Federal concluyó que la resolución de la ITC se basaba en una interpretación incorrecta de la Sección 337(a)(3)(B). El Circuito Federal rechazó la conclusión de la ITC de que el análisis de Lashify era "excesivamente inclusivo y no estaba respaldado" porque "incluía gastos relacionados con el almacenamiento, la distribución y el control de calidad", así como "gastos de ventas y marketing". El Circuito Federal no encontró apoyo para estas exclusiones categóricas en el texto de la ley, basándose en gran medida en su texto llano y en una revisión exhaustiva de los antecedentes legislativos que rodearon la promulgación de 1988.

El Tribunal del Circuito Federal observó que la disposición "establece directamente que se considerará que existe una rama de producción nacional cuando en los Estados Unidos, con respecto a los artículos protegidos por la patente de que se trate, haya un empleo significativo de mano de obra y capital". . de que se trate, . . . un empleo significativo de mano de obra y capital". 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(B). A falta de alguna limitación, el Circuito Federal concluyó:

[La disposición cubre el uso significativo de "mano de obra" y "capital" sin ninguna limitación sobre el uso dentro de una empresa al que se destinan esos elementos, es decir, la función empresarial a la que sirven. En concreto, no se excluye el empleo de mano de obra o capital para ventas, marketing, almacenamiento, control de calidad o distribución. Tampoco se sugiere que tales usos, para ser tenidos en cuenta, deban ir acompañados de un empleo significativo para otras funciones, como la fabricación. Las sentencias de la Comisión atribuyen a la cláusula (B) limitaciones que no se encuentran en ella.

El Circuito Federal llegó a la conclusión de que no había ninguna otra razón para impartir una limitación categórica a la Sección 337(a)(3)(B), excluyendo la dependencia de este tipo de inversiones del contexto del estatuto o de su historia legislativa. Así pues, el Tribunal Federal de Circuito ordenó a la ITC que, en caso de devolución, "contabilizara el empleo de mano de obra y capital por parte de Lashify incluso cuando se utilizaran en ventas, marketing, almacenamiento, control de calidad o distribución, y la Comisión debe llegar a una conclusión fáctica sobre si esos gastos subvencionables son significativos o sustanciales basándose en "un examen holístico de todas las consideraciones pertinentes"".

Es probable que la decisión del Circuito Federal en el caso Lashify tenga un impacto significativo en la práctica de la ITC. Ante todo, es probable que ponga la ITC a disposición de empresas e industrias anteriormente excluidas de la sede sobre la base de la fabricación extranjera del artículo importado. Ahora, es probable que la fabricación extranjera del artículo no sea un obstáculo para que el titular de una patente pueda alegar una inversión nacional significativa o sustancial en mano de obra y capital en virtud de la Sección 337(a)(3)(B), incluso cuando dicha mano de obra y capital se dediquen a actividades que no hagan que el producto sea vendible o equivalgan a algo más que las actividades posteriores a la fabricación realizadas por un importador ordinario. Las empresas que realicen estas actividades puramente posteriores a la fabricación -siempre que dichas inversiones sean significativas- podrán alegar que dichas actividades constituyen inversión nacional a efectos de cumplir el requisito económico de la rama de producción nacional con arreglo al artículo 337(a)(3)(B).