Aprovechar los retrasos de la USPTO para maximizar la duración de las patentes

Antes de que la USPTO se viera afectada por una congelación de la contratación, se preveía la incorporación de 400 nuevos examinadores entre los años fiscales 2025 y 2026, y aún así se pronosticaba un aumento en la acumulación de solicitudes de patentes sin examinar. Con la congelación de la contratación en vigor, la acumulación actual de casi 838 000 solicitudes de patente sin examinar y la espera para el examen inicial que ya supera los 20 meses, los solicitantes pueden esperar que aumente el tiempo necesario para obtener una patente. Aunque estos retrasos pueden no ser ideales, los solicitantes pueden aprovecharlos en su beneficio maximizando la duración de la patente mediante la concesión de ajustes de la duración de la patente (PTA).

Los retrasos en los exámenes de la USPTO dan lugar a concesiones de PTA

Por ley, la USPTO debe conceder un ajuste del plazo de la patente cuando no cumple determinados plazos de examen, entre ellos la emisión de una primera resolución administrativa en un plazo de 14 meses y la concesión de la patente en un plazo máximo de tres años. Las estadísticas de la USPTO sobre el PTA de enero de 2025 muestran que apenas el 30 % de las solicitudes de patente se examinan en un plazo de 14 meses, y que el número de patentes cuya concesión tarda más de tres años se sitúa en un máximo de dos años, con más del 20 %. Suponiendo que las solicitudes de patente se mantengan en su nivel actual o (lo que es más probable) aumenten, más patentes podrían optar a un PTA más largo.

Cómo evitar las deducciones de la PTA por retrasos del solicitante

No todos los retrasos de la USPTO dan lugar a concesiones de PTA. El cálculo final de la PTA resta cualquier «retraso del solicitante» del retraso de la USPTO. Los solicitantes que deseen maximizar la duración de la patente deben procurar minimizar las deducciones de la PTA, por ejemplo:

• Garantizar que se presente una lista de secuencias conforme en un plazo de ocho meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de inicio de la fase nacional.
• Evitar presentar una enmienda preliminar u otro documento preliminar más de ocho meses después de la fecha de presentación (o la fecha de inicio de la fase nacional) y menos de un mes antes del envío por correo de una acción oficial.
• Comprender en qué se diferencian las normas sobre declaraciones de divulgación de información (IDS) de las normas sobre PTA y programar la presentación de las IDS para minimizar las deducciones por PTA.

Actualmente, las solicitudes en la fase nacional estadounidense (basadas en solicitudes PCT) experimentan retrasos en la tramitación inicial mucho más prolongados que las solicitudes presentadas directamente en Estados Unidos (del orden de meses a años). Si esta tendencia continúa, optar por solicitar una patente estadounidense a través de la vía PCT/fase nacional podría ser otra forma de obtener un PTA significativo.

Evitar las renuncias terminales que anulan la PTA

Incluso si a una patente se le concede una PTA significativa, el derecho a esa prórroga podría verse comprometido si se presenta una renuncia terminal sobre una patente con un plazo más corto. Para evitar perder la PTA, los solicitantes deben considerar estrategias de desarrollo de cartera que minimicen la necesidad de renuncias terminales, por ejemplo:

• Incluir múltiples reivindicaciones independientes en una solicitud original para activar los requisitos de restricción.
• Responder a los requisitos de restricción y selección de especies sin traspaso para preservar el derecho a presentar solicitudes divisionales.
• Presentar solicitudes divisionales verdaderas con derecho a la protección de 35 U.S.C. 121 contra la doble patentabilidad por obviedad (OTDP) e invocar el refugio seguro de 35 U.S.C. 121 como defensa contra la OTDP.
• Apelar los rechazos débiles en lugar de presentar RCE para obtener PTA a partir de decisiones de apelación favorables y evitar las implicaciones de PTA de los RCE.
• Minimizar las solicitudes de continuación voluntaria que pueden plantear problemas con el OTDP.
• Comprender los contornos de las recientes decisiones del Tribunal Federal de Apelaciones, como Cellect y Allergan sobre la interacción entre el OTDP, las renuncias terminales y la PTA

Si bien los retrasos en el examen de la USPTO pueden suponer un reto para las partes interesadas que están creando sus carteras de patentes, también ofrecen oportunidades para maximizar el valor mediante plazos de patente más largos. Al aplicar estrategias que minimizan las deducciones de PTA y preservan las concesiones de PTA, los solicitantes pueden prolongar significativamente la vigencia de sus patentes, lo que puede crear oportunidades adicionales para sacar partido de sus innovaciones. A medida que los retrasos en el examen de la USPTO siguen aumentando, aprovecharlos de manera eficaz para maximizar la duración de las patentes podría proporcionar una ventaja competitiva en el mercado, especialmente en sectores como la biotecnología y la industria farmacéutica, donde la protección de las patentes a largo plazo puede ser importante.

Para obtener más información sobre el ajuste del plazo de vigencia de las patentes y cómo puede aprovechar los retrasos de la USPTO en su beneficio, póngase en contacto con su representante en Foley o con cualquiera de los autores.