Divergencia en el Análisis de Elegibilidad de Patentes Alice ante la USPTO y el Tribunal de Distrito: Federal Circuit Clarifies Limits on Relying on USPTO Findings in § 101 Eligibility Disputes

En nuestroartículo anterior , analizamos casos en los que la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO) y los tribunales de distrito llegaron a conclusiones diferentes en relación con la admisibilidad de las patentes en virtud de 35 U.S.C. § 101. Una reciente decisión no precedente del Circuito Federal, Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, No. 24-1099 (Fed. Cir. 6 de mayo de 2025), pone de relieve un punto procesal crítico: Los tribunales de distrito no están obligados a aceptar las conclusiones realizadas por la USPTO como verdaderas en la fase de alegaciones, a menos que dichas conclusiones se aleguen específicamente en la demanda.

Esta cuestión pasó a primer plano en apelación después de que el Tribunal de Distrito de Delaware desestimara la demanda por infracción de patente de Aviation Capital en virtud de la regla 12(b)(6), al considerar que las reivindicaciones de patente presentadas no eran admisibles en virtud del artículo 101. El demandante-apelante, Aviation Capital Partners (que opera como Specialized Tax Recovery ("STR")), alegó en apelación que el tribunal de distrito se equivocó al no aceptar el análisis previo de elegibilidad de la USPTO, que favorecía la elegibilidad de la patente, como una conclusión de hecho en la fase de petición de desestimación.

En concreto, STR alegó que la conclusión de la USPTO -hecha durante la tramitación- de que las reivindicaciones estaban "integradas en una aplicación práctica" y "contenían mucho más que una idea abstracta" debería haber sido aceptada como una verdadera conclusión de hecho por el Tribunal de Distrito como parte de la decisión sobre la moción de desestimación. Pero el Circuito Federal rechazó de plano ese argumento, declarando:

• STR alega además que, al decidir sobre la petición de desestimación, el tribunal de distrito estaba obligado a dar por cierta la "conclusión fáctica de la Oficina de Patentes de que las reivindicaciones estaban integradas en una aplicación práctica y contenían bastante más que una idea abstracta". Apelante's Br. 23-25. No estamos de acuerdo. "[P]ara los fines de una moción de desestimación debemos tomar como ciertas todas las alegaciones fácticas de la demanda...". Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009) (énfasis añadido). En este caso, la demanda no incluía conclusiones fácticas realizadas por la Oficina de Patentes. J.A. 16-32; Arg. oral en 4:38-5:45 (la demanda alegó que la Oficina de Patentes hizo dos determinaciones legales, pero no alegó conclusiones de hecho). En consecuencia, el tribunal de distrito no cometió ningún error al negarse a aceptar como ciertas las conclusiones de hecho no alegadas que la Oficina de Patentes pudiera haber realizado en su análisis de elegibilidad según § 101.[.

Este pasaje subraya el rigor procesal que se aplica a las peticiones de desestimación: El tribunal sólo está vinculado a los hechos realmente alegados en la demanda. Aunque STR intentó incorporar al expediente el análisis del examinador, el Circuito Federal dejó claro que cualquier "conclusión fáctica" de la USPTO debe alegarse explícitamente para que un tribunal de distrito pueda darles crédito en la fase de moción de desestimación.

Implicaciones para los litigantes y redacción de reclamaciones cuando el examinador hizo comentarios sobre la admisibilidad de la § 101

Esta sentencia sirve de orientación práctica para los profesionales que se enfrentan a litigios en virtud del artículo 101 después de la sentencia Alice. Los litigantes no pueden dar por sentado que las conclusiones favorables del examinador -como la "integración en una aplicación práctica"- se tratarán como hechos a menos que dichas determinaciones se aleguen de forma directa y específica en la demanda.

Las directrices actuales de la USPTO indican a los examinadores que evalúen si una reivindicación está "integrada en una aplicación práctica" y si incluye "significativamente más" que una idea abstracta, criterios que pueden permitir que las solicitudes superen el obstáculo de la § 101 durante su tramitación. Sin embargo, como Aviation Capital confirma que la deferencia concedida a estas determinaciones del examinador puede variar, y en una moción de la Regla 12(b)(6), sólo deben tomarse como ciertas las alegaciones de hecho específicamente formuladas en la demanda. Esto plantea la siguiente cuestión: si el titular de una patente alega explícitamente conclusiones de hecho realizadas por un examinador durante la tramitación en relación con la § 101, ¿es suficiente para desestimar una petición de desestimación? Aunque sin precedentes, Aviation Capital sugiere lo mismo.

Para llevar

La decisión de Aviation Capital es un claro recordatorio de que los litigantes deben ser deliberados a la hora de alegar hechos que respalden la admisibilidad. Para preservar los argumentos basados en las conclusiones del examinador, éstas deben ser algo más que antecedentes: deben ser hechos alegados en la demanda, no meras conclusiones citadas.

De lo contrario, los tribunales siguen siendo libres de evaluar la admisibilidad partiendo de cero. Y como reafirma esta decisión, esa evaluación puede diferir de lo que la USPTO concluyó anteriormente.

[1] Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, No. 24-1099 at 7 (Fed. Cir. May. 6, 2025).