Análisis de la elegibilidad de la patente Alice: divergencia entre la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y el Tribunal de Distrito: el Tribunal Federal de Apelación aclara los límites de la fiabilidad de las conclusiones de la USPTO en las disputas sobre elegibilidad en virtud del artículo 101.
En nuestroartículo anterior , analizamos casos en los que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) y los tribunales de distrito llegaron a conclusiones diferentes con respecto a la elegibilidad de las patentes en virtud del artículo 35 U.S.C. § 101. Una reciente decisión sin precedentes del Tribunal Federal de Apelación, Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, n.º 24-1099 (Fed. Cir. 6 de mayo de 2025), destaca un aspecto procesal fundamental: los tribunales de distrito no están obligados a aceptar como ciertas las conclusiones de la USPTO en la fase de alegaciones, a menos que dichas conclusiones se aleguen específicamente en la demanda.
Esta cuestión pasó a primer plano en la apelación después de que el Tribunal de Distrito de Delaware desestimara la demanda por infracción de patente presentada por Aviation Capital en virtud de la Regla 12(b)(6), al considerar que las reivindicaciones de la patente alegadas no eran admisibles en virtud del artículo 101. El demandante-apelante, Aviation Capital Partners (que opera bajo el nombre de Specialized Tax Recovery («STR»)), argumentó en la apelación que el tribunal de distrito había cometido un error al no aceptar el análisis previo de elegibilidad de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), que favorecía la elegibilidad de la patente, como conclusión fáctica en la fase de la moción de desestimación.
En concreto, STR alegó que la conclusión de la USPTO —formulada durante el proceso— de que las reivindicaciones estaban «integradas en una aplicación práctica» y «contenían mucho más que una idea abstracta» debería haber sido aceptada como una constatación fáctica verdadera por el Tribunal de Distrito como parte de la decisión sobre la moción de desestimación. Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelación rechazó de plano ese argumento, afirmando lo siguiente:
- STR argumenta además que, al decidir sobre la moción de desestimación, el tribunal de distrito estaba obligado a dar por cierta la «conclusión fáctica de la Oficina de Patentes de que las reivindicaciones se integraban en una aplicación práctica y contenían mucho más que una idea abstracta». Escrito del apelante, pp. 23-25. No estamos de acuerdo. «A los efectos de una moción de desestimación, debemos considerar ciertas todas las alegaciones fácticas de la demanda...». Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009) (énfasis añadido). En este caso, la demanda no incluía ninguna conclusión fáctica de la Oficina de Patentes. J.A. 16-32; Alegato oral en 4:38-5:45 (la demanda alegaba que la Oficina de Patentes había tomado dos decisiones legales, pero no alegaba ninguna conclusión fáctica). Por consiguiente, el tribunal de distrito no cometió ningún error al negarse a aceptar como ciertas las conclusiones fácticas no alegadas que la Oficina de Patentes pudiera haber hecho en su análisis de elegibilidad del artículo 101.
Este pasaje subraya el rigor procesal aplicado a las mociones de desestimación: el tribunal solo está obligado a considerar los hechos realmente alegados en la demanda. Aunque STR intentó incluir el análisis del examinador en el expediente, el Tribunal Federal de Apelación dejó claro que cualquier «conclusión fáctica» de la USPTO debe alegarse explícitamente para que un tribunal de distrito la tenga en cuenta en la fase de la moción de desestimación.
Implicaciones para los litigantes y la redacción de demandas cuando el examinador ha formulado observaciones sobre la admisibilidad en virtud del artículo 101.
Esta sentencia sirve como guía práctica para los profesionales que se enfrentan a disputas relacionadas con el artículo 101tras el caso Alice. Las partes litigantes no pueden dar por sentado que las conclusiones favorables de los examinadores —como la «integración en una aplicación práctica»— se tratarán como hechos, a menos que dichas determinaciones se aleguen de forma clara y específica en la demanda.
Las directrices actuales de la USPTO indican a los examinadores que evalúen si una reivindicación está «integrada en una aplicación práctica» y si incluye «significativamente más» que una idea abstracta, criterios que pueden permitir que las solicitudes superen el obstáculo del artículo 101 durante el proceso. Sin embargo, como Aviation Capital , la deferencia otorgada a tales determinaciones de los examinadores puede variar y, en una moción conforme a la Regla 12(b)(6), solo deben considerarse ciertas las alegaciones fácticas realizadas específicamente en la demanda. Esto plantea la pregunta: si el titular de una patente alega explícitamente las conclusiones fácticas realizadas por un examinador durante el proceso en relación con el artículo 101, ¿es eso suficiente para rechazar una moción de desestimación? Aunque no sienta precedente, Aviation Capital sugiere que sí.
Para llevar
La decisión de Aviation Capital es un claro recordatorio de que los litigantes deben ser cuidadosos al alegar el respaldo factual de la elegibilidad. Para preservar los argumentos basados en las conclusiones del examinador, dichas conclusiones deben ser más que un simple antecedente: deben ser hechos alegados en la demanda, no solo conclusiones citadas.
De lo contrario, los tribunales siguen teniendo libertad para evaluar la elegibilidad partiendo de cero. Y, tal y como reafirma esta decisión, dicha evaluación puede diferir de lo que había concluido anteriormente la USPTO.
[1] Aviation Capital Partners, LLC contra SH Advisors, LLC, n . º 24-1099, p. 7 (Tribunal Federal de Apelación, 6 de mayo de 2025).
