Los tribunales federales siguen adoptando diferentes enfoques para la identificación de secretos comerciales en virtud de la DTSA
Presentar adecuadamente una demanda federal por apropiación indebida de secretos comerciales puede ser una tarea complicada. Desde que se promulgó la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (DTSA) en 2016, muchos tribunales federales han exigido a los demandantes que identifiquen sus supuestos secretos comerciales en la fase de presentación de la demanda, a pesar de que la DTSA no lo exige expresamente. Concretamente, los tribunales querían que los demandantes por secretos comerciales identificaran sus secretos comerciales, ya fuera en la demanda o en una divulgación separada, de manera que el tribunal y el demandado pudieran saber cuáles eran los supuestos secretos comerciales antes de iniciar la fase de presentación de pruebas.
Hay razones prácticas para ello. En primer lugar, el demandante debe saber cuáles son sus secretos comerciales antes de presentar la demanda. En segundo lugar, el tribunal no puede decidir con precisión si el demandante ha cumplido con su obligación de alegar sin comprender primero qué se alega como secreto comercial. En tercer lugar, sin comprender qué es lo que se acusa al demandado de apropiarse indebidamente, el tribunal no puede delimitar adecuadamente el alcance de la investigación tal y como se contempla en la Regla 26.
Lo que hace que cumplir con este estándar específico sea un desafío en los tribunales federales es que el nivel de especificidad y el momento de la divulgación varían considerablemente no solo entre los circuitos federales, sino también dentro de ellos. Esta inconsistencia en los tribunales federales se pone de manifiesto en dos decisiones recientes y contradictorias de los tribunales de apelación del Cuarto y Noveno Circuito.
En julio, el Cuarto Circuito dictaminó que los secretos comerciales deben identificarse con «suficiente detalle» (un estándar exigente) para que prospere una moción de desestimación. Sysco Mach. Corp. contra DCS USA Corp., 143 F.4th 222 (4.º Cir. 2025). Luego, en agosto, el Noveno Circuito llegó a la conclusión opuesta: que los demandantes federales por secretos comerciales no están obligados a identificar sus secretos comerciales con precisión antes de comenzar la fase de presentación de pruebas. Quintara Biosciences, Inc. contra Ruifeng Biztech Inc., n.º 23-16093, 2025 WL 2315671 (9.º Cir. 12 de agosto de 2025).
Estas decisiones revelan una división cada vez más profunda entre los circuitos judiciales en cuanto al momento y la especificidad de la identificación de los secretos comerciales. Hasta que el Congreso o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos intervengan, los titulares de secretos comerciales deberán considerar cuidadosamente su enfoque estratégico en cuanto a qué reclamaciones presentar y dónde. Del mismo modo, los demandados por secretos comerciales deberán tener en cuenta dónde y cuándo exigen la especificidad como condición para seguir adelante con la divulgación de pruebas.
Las decisiones de Sysco y Quintara
Sysco Machinery Corporation es un fabricante taiwanés de máquinas de corte industriales. En 2021, varios empleados de Sysco formaron en secreto su propia empresa, Cymtek, que competía directamente con Sysco. Tras la creación de Cymtek, otros empleados de Sysco con acceso a los secretos comerciales y otra información confidencial de Sysco se pasaron a Cymtek. Sysco alega que más tarde descubrió registros electrónicos que demostraban que estos antiguos empleados copiaron y robaron los secretos comerciales y la información confidencial de Sysco. En 2023, tras tres intentos fallidos de demandar tanto a Cymtek como a DCS (uno en Taiwán y dos en tribunales de distrito de EE. UU.), Sysco presentó una demanda en el Distrito Este de Carolina del Norte nombrando solo a DCS como demandado. Las reclamaciones de Sysco incluían la apropiación indebida de secretos comerciales en virtud de la DTSA y la Ley de Protección de Secretos Comerciales de Carolina del Norte (TSPA). En concreto, Sysco alegó que Cymtek utilizó los secretos comerciales y la información confidencial de Sysco para robarle clientes y que DCS le ayudó en esa tarea. DCS solicitó la desestimación por falta de fundamento de la demanda. El tribunal de distrito estimó la solicitud, en parte, porque la identificación por parte de Sysco de sus supuestos secretos comerciales carecía de la especificidad necesaria para presentar una demanda por apropiación indebida en virtud de la legislación federal y estatal. Sysco recurrió la decisión del tribunal inferior ante el Cuarto Circuito, argumentando que tanto la DTSA como la TSPA solo exigen la notificación de los supuestos secretos comerciales.
El Cuarto Circuito rechazó rotundamente este argumento, afirmando explícitamente que el demandante por secreto comercial debe identificar sus secretos comerciales con «suficiente detalle» en la fase de alegaciones, de modo que «el demandado [pueda] delimitar aquello de lo que se le acusa de apropiación indebida». Sysco Mach. Corp. contra DCS USA Corp., 143 F.4th 222, 228 (4.º Cir. 2025). El tribunal de Sysco explicó además que exigir suficiente detalle desde el principio permite al tribunal «determinar si el demandante ha cumplido de forma plausible los requisitos de secreto razonable y valor económico independiente» de la DTSA. Ídem. Aprovechando el hecho de que Sysco identificó sus secretos comerciales de tres maneras diferentes en tres partes diferentes de su demanda y que Sysco incluyó materiales protegidos por derechos de autor en su identificación (por definición, incapaces de ser secretos comerciales debido a su naturaleza pública), el tribunal confirmó la desestimación del tribunal inferior, señalando que «ni el demandado ni el tribunal deben verse obligados a realizar una búsqueda indiscriminada para encontrar pruebas de un secreto comercial válido en los alegatos». Id.
En agosto, el Noveno Circuito llegó a una conclusión muy diferente. En Quintara v. Ruifeng, el Noveno Circuito determinó que un demandante que presente reclamaciones en virtud de la DTSA no necesita identificar sus secretos comerciales con detalle antes de comenzar la fase de presentación de pruebas. Al hacerlo, el Noveno Circuito revocó la decisión de un tribunal de distrito que había desestimado muchos de los supuestos secretos comerciales del demandante (excluyéndolos funcionalmente del caso) por no cumplir con el estándar de «detalle razonable» contenido en la Ley Uniforme de Secretos Comerciales de California (CUTSA), que exige que el demandante «identifique el secreto comercial con un detalle razonable» «antes de iniciar la fase de presentación de pruebas», aunque las demandas se hubieran presentado en virtud de la DTSA. N.º 23-16093, 2025 WL 2315671 (9.º Cir. 12 de agosto de 2025). En efecto, el Noveno Circuito afirmó que el criterio de especificidad razonable de la CUTSA, o cualquier otra norma similar, no se aplica en los tribunales federales. El Noveno Circuito continuó explicando que el estándar federal es más flexible y que la cuestión de la especificidad es una cuestión de hecho para etapas posteriores del caso.
En resumen, el Cuarto Circuito ha adoptado lo que equivale a un estándar de alegación más estricto para las demandas por secretos comerciales en los tribunales federales. Cabe destacar que, al adoptar ese estándar, el Cuarto Circuito interpretó conjuntamente las leyes estatales y federales aplicables en materia de secretos comerciales. Sysco en 228 («La DTSA y la TSPA de Carolina del Norte definen el secreto comercial en términos sustancialmente idénticos»). Por su parte, el Noveno Circuito ha hecho hincapié en las diferencias entre las leyes estatales y federales y ha destacado que la DTSA no establece el requisito legal de identificar los secretos comerciales antes de la fase de presentación de pruebas.
Impacto práctico
Los demandantes por secreto comercial deben considerar cuidadosamente la jurisdicción y si presentar demandas estatales y/o federales, y asegurarse de que cumplen con los requisitos locales en el foro elegido. Los demandados tendrán que elegir sus batallas a la hora de atacar la descripción que hace el demandante de sus supuestos secretos comerciales. Quizás en las jurisdicciones que no exigen la identificación temprana de los secretos comerciales, veremos un enfoque en las normas de alegación frente a las reglas de descubrimiento, o en las mociones de juicio sumario tempranas para impugnar la suficiencia de la identificación de los secretos comerciales del demandante.
