Las decisiones ex parte de la PTAB frenan los rechazos por doble patentamiento por motivos de obviedad
La doctrina de la doble patentabilidad por obviedad (OTDP, por sus siglas en inglés) es uno de los aspectos más complicados de la legislación estadounidense en materia de patentes. Las recientes decisiones del Tribunal Federal de Apelación han abordado cuestiones específicas relacionadas con la OTDP, pero la tensión entre los objetivos contrapuestos de esta doctrina creada por los jueces deja muchas preguntas sin respuesta. La actual dirección de la USPTO no ha propuesto nuevas normas que cambien la forma en que el Cuerpo de Examinadores aplica la doctrina, pero las decisiones ex parte de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB) de la USPTO parecen reflejar la voluntad de que los examinadores se atengan al estado actual de la ley.
Los rechazos de la OTDP requieren un análisis razonado.
En Ex parte Mobile Tech, Inc., Apelación 2022-001034 (Control de reexamen 90/014,363) (resuelto el 11 de febrero de 2022), la PTAB revocó cuatro denegaciones OTDP en las que el examinador no había proporcionado «una explicación [...] que justificara la conclusión del examinador» de que las reivindicaciones objeto de apelación eran obvias a la luz de las reivindicaciones citadas. La resolución de la Oficina proporcionaba un cuadro de reivindicaciones en el que se alineaban las limitaciones de las reivindicaciones, pero no abordaba las diferencias textuales entre las reivindicaciones pendientes y las reivindicaciones citadas.
Al revocar los rechazos, la PTAB explicó:
Cuando, como en este caso, el rechazo del examinador no (1) articula ningún análisis más allá de citar simplemente el texto de las reivindicaciones en las que se basa; (2) reconoce las diferencias en dicho texto; y (3) explica por qué esas diferencias habrían sido obvias para los expertos en la materia, el examinador no ha establecido la doble patentabilidad no estatutaria en este expediente. Por lo tanto, el rechazo es erróneo solo por esa razón.
Las patentes presentadas más tarde y con vencimiento posterior no son referencias OTDP adecuadas.
En Ex parte Baurin, Apelación 2024-002920, (Solicitud n.º 17/135,529) (resuelta el 11 de noviembre de 2024) (revisión denegada el 18 de diciembre de 2025), la PTAB revocó cinco denegaciones OTDP que citaban como referencias OTDP patentes presentadas posteriormente y con vencimiento posterior, y revocó una denegación OTDP provisional sobre una solicitud pendiente presentada posteriormente con una fecha de presentación de la patente posterior, al considerar que las patentes/solicitudes con vencimiento posterior no eran referencias OTDP adecuadas.
La PTAB citó la decisión del Tribunal Federal de Apelación en el caso Allergan USA, Inc. contra MSN Labs. Private LTD., 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024), en relación con el principio de que el objetivo de la doctrina OTDP «es impedir que los titulares de patentes obtengan una segunda patente sobre una invención indistinta desde el punto de vista de la patentabilidad para prolongar efectivamente la vigencia de una primera patente sobre ese objeto». La PTAB también tuvo en cuenta las decisiones del Tribunal Federal de Apelación en los casos Gilead Sciences, Inc. contra Natco Pharma Ltd., 753 F.3d 1208 (Fed. Cir. 2014), y Abbvie contra Mathilda & Terrence Kennedy Institute, 764 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2014), y señaló que, en ambos casos, las reivindicaciones citadas tenían una fecha de presentación y una fecha de vencimiento anteriores a las reivindicaciones en cuestión. Por el contrario, las denegaciones en apelación se basaban en patentes concedidas a partir de solicitudes presentadas posteriormente con fechas de vencimiento posteriores. Dado que no se ajustaban al paradigma de Allergan, las denegaciones fueron revocadas.
En un giro inusual de los acontecimientos, el examinador presentó una solicitud de nueva audiencia, argumentando:
(1) la decisión de la Junta malinterpreta la sentencia del caso Allergan;
(2) la decisión de la Junta no es coherente con las directrices de la USPTO establecidas en los apartados 804 y 804.02 del MPEP; y
(3) La conclusión de la Junta de que el riesgo de la propiedad separada es «insignificante»... no está respaldada por la jurisprudencia ni por las directrices de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).
Un panel reconstituido de la PTAB denegó la solicitud de nueva audiencia en una decisión de 2 a 1, con la disconformidad del nuevo miembro del panel. En cuanto al punto (1), la mayoría mantuvo su aplicación de Allergan y rechazó los intentos del examinador de limitarla a sus hechos. En cuanto al punto (2), la mayoría discrepó en algunos aspectos y destacó que el MPEP «no puede crear nuevas leyes ni ignorar la ley». En cuanto al punto (3), la mayoría consideró que el riesgo de propiedad separada no justifica un rechazo OTDP basado en una patente de referencia inadecuada.
Las decisiones precedentes proporcionarían una orientación clara.
Aunque estas decisiones no sientan precedente, tengo entendido que la Asociación de Abogados de la PTAB ha solicitado al director Squires que las designe como tales. Esto proporcionaría una orientación clara a los solicitantes y examinadores, y promovería la coherencia en el examen de las solicitudes en virtud de esta compleja doctrina. Mientras tanto, los solicitantes que se enfrenten a denegaciones indebidas por OTDP pueden remitirse a estas decisiones como informativas y considerar la posibilidad de recurrir las denegaciones mantenidas ante la PTAB.
Los abogados de Foley cuentan con una amplia experiencia en el asesoramiento a clientes sobre cuestiones relacionadas con el OTDP en sus propias carteras de patentes y en las de sus competidores. Para obtener más información, póngase en contacto con el autor o con su abogado de Foley.
