¿Se muda a Texas? No pase por alto la jurisdicción en materia de patentes.

Dado que la redomiciliación es un tema de debate para algunas empresas, Texas se ha convertido en un destino muy considerado para la reincorporación debido al nuevo Tribunal Comercial de Texas y a reformas legislativas como la SB 29, la SB 1057 y la SB 2337. Sin embargo, para las empresas que deciden trasladar su estatuto social a Texas, la elección del lugar donde establecer sus operaciones dentro de Texas tiene importantes implicaciones para los litigios federales en materia de patentes.

El marco jurídico: TC Heartland e In re BigCommerce

Según el artículo 28 U.S.C. § 1400(b), solo se puede interponer una demanda por infracción de patente cuando el demandado «reside» o tiene un «lugar de negocios habitual y establecido» y ha cometido actos de infracción.

Como sabemos por TC Heartland LLC contra Kraft Foods Group Brands (2017), una sociedad «reside» en el estado en el que se constituyó. La decisión del Tribunal Federal de Apelación en In re BigCommerce (2018) aclaró que, en los estados con múltiples distritos federales, como Texas, una sociedad no reside en todos los distritos. En cambio, reside únicamente en el único distrito judicial que contiene su:

• Lugar principal de actividad (PPB); o
• Domicilio social (si no hay PPB en el estado).

Consideraciones estratégicas relacionadas con las patentes para la redomiciliación

Las empresas deben incluir la planificación de la jurisdicción de patentes en su estrategia general de entrada en Texas.

A. Identifique su «centro neurálgico»: si su empresa ya tiene una sede principal o un centro de operaciones importante en Texas, es probable que ese «centro neurálgico» dicte su residencia para la jurisdicción de patentes. En este caso, su flexibilidad para «elegir» un distrito es limitada; el distrito que abarca esa instalación se convierte en su jurisdicción predeterminada para las demandas de patentes. Por supuesto, esto ya sería así incluso si no se reincorporara en Texas.

B. Selección estratégica del agente registrado: si va a volver a constituir su empresa en Texas, pero mantiene sus operaciones principales en otro lugar, la ubicación de su agente registrado cobra una importancia especial. El distrito en el que se encuentra dicho agente, ya sea el distrito norte (Dallas), sur (Houston), oeste (Austin) o este (Sherman/Marshall), puede determinar dónde «reside» a efectos de patentes. No elija una ubicación por defecto sin evaluar las características judiciales específicas de ese distrito, entre las que se incluyen:

• Experiencia judicial: experiencia específica de los jueces en materia de patentes y normativa local.
• Tendencias en el volumen de casos: volúmenes históricos de patentes y tiempo hasta el juicio.
• Favorabilidad de la defensa: inclinaciones percibidas del tribunal y del posible jurado.

C. Planificación integral: el Distrito Este de Texas, un lugar tradicionalmente popular para los demandantes en materia de patentes, no estará automáticamente disponible para demandas en su contra simplemente por ser una «empresa de Texas». Si tiene propiedad intelectual importante que pueda necesitar ser defendida, puede ser preferible tener presencia en el Distrito Este. Para mantener esta protección, asegúrese de que la presencia de su empresa y la ubicación de su agente registrado se ajusten a su perfil de riesgo de litigios, sus objetivos fiscales y sus necesidades de talento.

Puntos clave

• La constitución de una sociedad en Texas no abre todos los distritos de Texas a la jurisdicción en materia de patentes. Por lo general, solo se reside en uno.
• Si no tiene un PPB de Texas, la dirección de su agente registrado es su «residencia» a efectos de jurisdicción.
• Coordínese con antelación. Asegúrese de que sus equipos de gobernanza y corporativos consulten con asesores de propiedad intelectual para alinear su «residencia» en Texas con su estrategia legal general.