La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) invita a los titulares de patentes a aportar sus opiniones para frenar la avalancha de procedimientos de reexamen
Tras publicar un comunicado de prensa el Día de los Inocentes en el que se anunciaba un supuesto «evaluador asistido por IA para determinar la admisibilidad de las patentes», la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) publicó otro comunicado de prensa el 1 de abril de 2026 que las partes interesadas deben tomarse en serio. El comunicado real se refiere a los procedimientos de reexamenex parte y anuncia un nuevo proceso que permite a los titulares de patentes expresar su opinión antes de que la USPTO decida si procede con el reexamen.
Según el aviso de la USPTO, el director está suspendiendo las normas vigentes que no prevén la participación temprana del titular de la patente, debido a la «situación extraordinaria» que supone «el reciente aumento del volumen de solicitudes de reexamen ex parte ». Tras haber ampliado el uso de las denegaciones discrecionales para limitar los procedimientos de revisión inter partes (IPR), parece que la USPTO pretende ahora frenar la avalancha de procedimientos de reexamenex parte.
El paradigma actual de reevaluación del SNQ
De conformidad con el artículo 302 del título 35 del Código de los Estados Unidos, «Cualquier persona podrá presentar en cualquier momento una solicitud de reexamen […] de cualquier reivindicación de una patente basándose en cualquier estado de la técnica […]». En virtud del artículo 303 del título 35 del Código de los Estados Unidos, «en el plazo de tres meses a partir de la presentación de una solicitud de reexamen [...] el Director determinará si la solicitud plantea una nueva cuestión sustancial de patentabilidad que afecte a cualquier reivindicación de la patente en cuestión [...]». Según el artículo 304 del título 35 del Código de los Estados Unidos, «si [...] el Director considera que se plantea una nueva cuestión sustancial sobre la patentabilidad [...], la resolución incluirá una orden de reexamen de la patente para resolver la cuestión».
Por lo tanto, a diferencia de la ley de derechos de propiedad intelectual, que otorga al director la facultad discrecional para iniciar o no un procedimiento de IPR, la ley de reexamen parece obligar al Director que ordene el reexamen si se determina que se ha planteado una nueva cuestión sustancial de patentabilidad («SNQ»). Pero véase el artículo 325(d) del título 35 del Código de los Estados Unidos (al que se hace referencia más adelante).
El régimen legal de revisión no prevé expresamente la participación del titular de la patente hasta se haya se haya tomado una decisión sobre la SNQ. Según el artículo 304 del título 35 del Código de los Estados Unidos, «Se concederá al titular de la patente un plazo razonable […] dentro del cual podrá presentar una declaración sobre dicha [SNQ], incluyendo cualquier modificación […] para su consideración en la reexaminación». De hecho, según las directrices actuales de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), «el titular de la patente no tiene derecho a presentar una declaración con posterioridad a la presentación de [una solicitud de reexamen] y antes de que se dicte la orden de reexamen». Véase MPEP § 2249.
El nuevo proceso para recabar aportaciones de ambas partes
En la Notificación se explica que el nuevo procedimiento permitirá a la USPTO tomar decisiones sobre las SNQ «contando con la información pertinente facilitada por el titular o los titulares de la patente». El documento de solicitud previa del titular de la patente deberá presentarse «a más tardar 30 días después de la fecha de notificación de la solicitud al titular de la patente» y «no podrá superar las treinta (30) páginas». En cuanto al contenido:
El escrito [de solicitud previa del titular de la patente] debe limitarse a los argumentos o hechos que respalden la postura del titular de la patente de que, a pesar de las enseñanzas alegadas en la solicitud, la Oficina debe mantener la resolución de patentabilidad dictada durante el examen… tras considerar las supuestas nuevas enseñanzas incluidas en la solicitud de reexamen.
Por otra parte, el escrito previo a la resolución «no debe abordar las razones por las que la USPTO debería ejercer su facultad discrecional en virtud del artículo 325(d) del título 35 del Código de los Estados Unidos», cuestión que se examina una vez que se ha determinado la existencia de una SNQ. Además, los argumentos relativos a si una supuesta enseñanza es «nueva» «no deben incluirse en un escrito previo a la resolución del titular de la patente», ya que dichos argumentos pueden presentarse en una declaración del titular de la patente en virtud del artículo 37 CFR §1.530 o en la respuesta del titular de la patente a una resolución de la Oficina» durante el procedimiento de reexamen.
En virtud del nuevo procedimiento, por lo general no se permitirá al solicitante de la revisión responder al escrito previo a la resolución presentado por el titular de la patente, aunque podrá solicitar hacerlo en circunstancias excepcionales, «como para rebatir supuestas tergiversaciones de los hechos o del derecho u otros argumentos improcedentes que obstaculicen de manera significativa la resolución de una cuestión nueva y sustancial».
Según la Notificación, «[a] la hora de decidir si ordena una nueva examen, la Oficina examinará la solicitud y el contenido de cualquier escrito previo a la resolución presentado por el titular de la patente, así como cualquier escrito de respuesta presentado por terceros solicitantes […] [y] a continuación determinará si la solicitud plantea una cuestión nueva y sustancial sobre la patentabilidad».
¿Conseguirá el nuevo procedimiento frenar la avalancha de solicitudes de revisión?
El impacto de la reducción de la tasa de tramitación de solicitudes de reexamen por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual (IPR) queda patente en las estadísticas de reexamen de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), que muestran que las solicitudes se han más que duplicado en los últimos meses.
Aunque la reducción de la plantilla de la USPTO puede dificultar la revisión oportuna de estas solicitudes, no está claro que permitir la intervención temprana del titular de la patente vaya a desalentar las solicitudes de reexamen, a menos que ello dé lugar a una disminución significativa de las conclusiones de «no aptas para el reexamen» (SNQ). De hecho, es probable que las partes interesadas del lado de los solicitantes consideren el nuevo proceso como un intento de facilitar a la USPTO la denegación de las solicitudes de reexamen, lo que limitaría aún más las oportunidades de que la USPTO revise su propio trabajo y revoque patentes que nunca deberían haberse concedido.
¿Puede la USPTO hacer esto?
El caso Patlex Corp. contra Mossinghoff citado en la Notificación (758 F.2d 594 (Fed. Cir. 1985)) confirmó la decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) normas que restringen la intervención del titular de la patente antes de la determinación de SNQ. En ese caso, la USPTO justificó las restricciones en aras de la eficiencia, afirmando que la USPTO «no puede hacer frente a una “avalancha de papeleo” en esta fase [SNQ]».
Aunque el tribunal consideró que las normas se encontraban «dentro de los límites tolerables de […] la ley de reexamen» y que «no infringían la cláusula del debido proceso», parece probable que el Tribunal Federal de Apelación confirme las nuevas normas que establecen un nuevo procedimiento que ofrece a los titulares de patentes la oportunidad de ser oídos en una fase temprana. De hecho, la justificación de la USPTO para el nuevo proceso implica que el aumento de la eficiencia que se está logrando en la Unidad Central de Reexamen significa que los documentos de solicitud previa de los titulares de patentes «pueden ser atendidos» y «deberían permitir a la Oficina descartar mejor aquellas solicitudes que no plantean una cuestión sustancial de patentabilidad, antes de iniciar un procedimiento en toda regla».
El anuncio del Boletín Oficial, cuya publicación está prevista para el 26 de abril de 2026, incluye otros cambios importantes en la práctica de reexamen y establece un plazo de consulta pública que finaliza el 30 de mayo de 2026.
