La USPTO analizará minuciosamente las solicitudes en fase nacional
La USPTO ha anunciado un nuevo programa piloto aplicable únicamente a las solicitudes en fase nacional de EE. UU. que exigirá a los solicitantes que confirmen su deseo de continuar antes de que sus solicitudes sean asignadas a un examinador. A diferencia de otros programas piloto, será la USPTO (y no el solicitante) quien decida qué solicitudes están sujetas a este requisito. La USPTO espera que el programa piloto reduzca el volumen de solicitudes pendientes de examen y, con ello, mejore la eficiencia del examen de otras solicitudes. Sin embargo, a los solicitantes les puede preocupar que esto retrase el examen de las solicitudes en la fase nacional, aumente los costes de tramitación y reduzca las compensaciones por ajuste de la duración de la patente.
Programa piloto de solicitud de examen fundamentado del PCT (PIER)
El nuevo programa piloto «Solicitud de examen fundamentado del PCT (PIER)» implantará un proceso similar a una solicitud de examen en determinadas solicitudes en fase nacional de EE. UU. (presentadas al amparo del artículo 371 del título 35 del Código de los Estados Unidos), en el que se exigirá a los solicitantes que «indiquen, basándose en el examen de los documentos de la fase internacional incluidos en el expediente de la solicitud, si optan por continuar con la fase nacional del examen, aplazar la fase nacional de examen durante 12 meses en el marco del programa, o abandonar expresamente la solicitud en fase nacional». Según la notificación del Registro Federal, la USPTO emitirá una solicitud de información en virtud del 37 C.F.R. § 1.105. Los solicitantes deberán utilizar el (nuevo) formulario PTO/SB/478 para responder en un plazo de dos meses, prorrogable.
Se invita a los solicitantes que decidan continuar con el examen (aunque no es obligatorio) a «mejorar la situación de la solicitud para su examen presentando una modificación preliminar».
Se recuerda a los solicitantes que decidan desistir de sus solicitudes que deben presentar una respuesta formal en la que se indique dicho desistimiento, firmada por un persona autorizada (por ejemplo, alguien que tenga un poder notarial en la solicitud) o por el solicitante (si no se trata de una persona jurídica). Por otra parte, la Notificación advierte de que la falta de presentación oportuna de una respuesta debidamente firmada dará lugar al abandono, por lo que parece que incluso una respuesta firmada incorrectamente que opte por el abandono dará lugar al abandono de la solicitud.
No hay cambios en las tasas de búsqueda y examen
Los solicitantes que decidan desistir de sus solicitudes en el marco del programa piloto PIER no tendrán derecho al reembolso de las tasas de búsqueda y examen. Según la Notificación, esto se debe a que la solicitud de información emitida en el marco del programa constituye una actuación en virtud del artículo 132 del título 35 del Código de los Estados Unidos.
El impacto del PIERcing en el ajuste de la duración de las patentes
El programa piloto PIER tendrá dos repercusiones fundamentales en el ajuste de la duración de las patentes (PTA):
En primer lugar, la USPTO ha dictaminado que una solicitud de información emitida en el marco del programa constituye «una resolución de la Oficina con arreglo al artículo 132 del título 35 del Código de los Estados Unidos», lo que significa que detendrá el plazo de 14 meses de la PTA que corre en contra de la USPTO a partir de la fecha de inicio de la fase nacional. Por lo general, este plazo se detiene mediante un documento emitido por el examinador (como una resolución administrativa con un requisito de restricción, una resolución administrativa sobre el fondo del asunto o una notificación de concesión), pero las solicitudes incluidas en este programa piloto no se asignarán a un examinador hasta se haya presentado se haya presentado una respuesta. Aunque la USPTO debería conceder el PTA en virtud del artículo 35 U.S.C. § 154(b)(1)(ii) si tarda más de cuatro meses en emitir la siguiente resolución administrativa tras la presentación de la respuesta, las solicitudes perderán el PTA que, de otro modo, se les habría concedido por todo el retraso hasta que el examinador emita una resolución administrativa.
En segundo lugar, si el solicitante opta por aplazar el examen durante 12 meses en virtud del programa, la USPTO considerará ese período de 12 meses como un período de «demora del solicitante» según las normas del PTA, de modo que dicho período comenzará en la fecha de recepción de la respuesta en la que se solicite el aplazamiento del examen y finalizará un año después.
Preguntas incisivas sobre PIER
Tengo algunas preguntas sobre el programa piloto PIER que no se responden en la notificación.
- ¿Cómo seleccionará la USPTO las solicitudes que se incluirán en el programa?
- ¿Cuántas solicitudes se seleccionarán?
- ¿Por qué se centra la USPTO en las solicitudes en fase nacional en este programa? ¿Se abandonan las solicitudes en fase nacional con mayor frecuencia que otras solicitudes nuevas tras la primera resolución de la Oficina sobre el fondo del asunto?
- ¿Es admisible que la USPTO considere una solicitud de información en el marco del programa como una notificación de la Oficina con arreglo al artículo 132 del título 35 del Código de los Estados Unidos?
El artículo 132 del título 35 del Código de los Estados Unidos establece (énfasis añadido):
Siempre que, durante el examen, se rechace cualquier reivindicación de una patente, o se formule cualquier objeción o se imponga cualquier requisito, el Director lo notificará al solicitante, indicando los motivos de dicho rechazo, objeción o requisito, junto con la información y las referencias que puedan ser útiles para juzgar la conveniencia de continuar con la tramitación de su solicitud; y si, tras recibir dicha notificación, el solicitante persiste en su solicitud de patente, con o sin modificaciones, la solicitud será reexaminada. …. - ¿Qué incentivos tienen los solicitantes para optar por el abandono?
