El Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirma el registro de la marca comercial Booking.com para un cliente de Foley
En una decisión de 8 a 1, el 30 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló a favor del cliente de Foley, Booking.com B.V., validando el registro de su marca comercial.
El tribunal dictaminó en el caso USPTO contra Booking.com B.V., 19-46, que la adición de «.com» a un término genérico podía transformarlo en una marca comercial protegible.
Después de que la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Marcas Registradas (TTAB) denegara el registro de la marca BOOKING.COM por considerarla genérica, Foley inició un nuevo procedimiento en el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia, que falló a favor de nuestro cliente al considerar que el nombre era una marca registrada protegible. De hecho, se trata de uno de los servicios de reservas online más grandes y conocidos del mundo, e incluso al denegar el registro, la TTAB había admitido que era lógica y gramaticalmente imposible utilizar el nombre BOOKING.COM como término genérico para designar toda una clase de servicios (como las agencias de viajes). En 2019, el Cuarto Circuito lo confirmó, negándose a seguir las decisiones anteriores del Circuito Federal y del Noveno Circuito, basándose en gran medida en el alcance de las pruebas presentadas sobre el grado de reconocimiento del que goza el servicio de viajes BOOKING.COM. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) solicitó entonces un recurso de certiorari, que fue admitido por el Tribunal Supremo. Este escuchó los argumentos orales el 4 de mayo de 2020, el primer caso que se tramitó de forma remota en medio del confinamiento por la COVID-19.
La USPTO había argumentado que permitir los registros «generic.com» otorgaría un poder monopolístico a empresas como Booking.com. El Tribunal rechazó esa «norma general» y adoptó un enfoque más flexible basado en cómo perciben los consumidores ese tipo de direcciones web. La jueza Ruth Bader Ginsburg escribió: «Los consumidores [...] no perciben el término "Booking.com" como sinónimo de servicios de reserva de hoteles en línea como categoría. En circunstancias como las que presenta este caso, un término "genérico.com" no es genérico y puede ser elegible para el registro federal de marcas». Por lo tanto, la decisión reivindica los derechos de nuestro cliente y aclara la distinción entre términos genéricos (como las palabras «ordenador» o «agencia de viajes»), que designan categorías enteras de productos o servicios y, por lo tanto, no pueden protegerse, y términos descriptivos, como «American Airlines» o «Citibank», que tienen derecho a protección una vez que logran el reconocimiento de los consumidores.
Foley ha trabajado con el gigante del comercio electrónico turístico Booking.com B.V. durante más de una década, y fue quien concibió e implementó por primera vez la estrategia para impugnar la decisión de la TTAB después de que la USPTO rechazara el registro de la marca.
El socio Jonathan Moskin dirigió el equipo de Foley.
