La USPTO aclara los criterios de examen de elegibilidad para las innovaciones en materia de software
El 4 de agosto de 2025, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) publicó un nuevo memorándum dirigido a los examinadores de patentes de los Centros Tecnológicos 2100, 2600 y 3600, en el que se proporcionaban recordatorios específicos sobre la evaluación de la elegibilidad del objeto (SME) en virtud del artículo 35 U.S.C. § 101 para las invenciones relacionadas con el software, incluidas las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). La guía, publicada por el subcomisario de Patentes Charles Kim, refuerza la práctica existente de la USPTO y aclara cuestiones comunes en la aplicación del análisis de la etapa 2A del marco Alice/Mayo de la agencia.
Si bien el memorándum no establece una nueva política, hace hincapié en cuatro temas clave de examen:
- Confianza en la agrupación de ideas abstractas basada en el «proceso mental».
- Distinguir entre las reclamaciones que invocan una excepción judicial y aquellas que simplemente implican una;
- Analizar la reclamación «en su conjunto» en virtud del paso 2A Prong Two; y
- Diferenciar las reivindicaciones que mejoran la tecnología de aquellas que simplemente «aplican» una idea abstracta utilizando recursos informáticos genéricos.
El memorándum también incluye orientación sobre cuándo se debe y cuándo no se debe rechazar una PYME en virtud del artículo 35 U.S.C. § 101, reforzando que los rechazos solo deben emitirse cuando la inelegibilidad sea más probable que lo contrario.
Se prevé que el memorándum proporcionará más vías para superar los rechazos en virtud del artículo 35 U.S.C. § 101, al ofrecer directrices más claras y hacer hincapié en la importancia de un análisis exhaustivo. Al centrarse en la distinción entre las reivindicaciones que recitan una excepción judicial y las que simplemente la implican, los examinadores están mejor preparados para identificar la materia susceptible de ser patentada. Además, el énfasis del memorándum en analizar las reivindicaciones «en su conjunto» en el segundo paso de la fase 2A y en diferenciar las reivindicaciones que mejoran la tecnología de las que simplemente aplican una idea abstracta utilizando recursos informáticos genéricos ayuda a garantizar que las invenciones innovadoras relacionadas con el software no sean rechazadas indebidamente. En última instancia, esta orientación ayuda a los inventores a navegar por las complejidades de la elegibilidad de la materia, fomentando un proceso de examen más predecible y transparente.
- Paso 2A, primera parte: Excepciones judiciales y agrupación de procesos mentales
El análisis de elegibilidad de la materia objeto de la USPTO reconoce las tres categorías de ideas abstractas establecidas anteriormente: (1) conceptos matemáticos, (2) ciertos métodos de organización de la actividad humana y (3) procesos mentales. El memorándum reitera que un «proceso mental» abarca conceptos que pueden realizarse íntegramente en la mente humana o con lápiz y papel, como hacer observaciones, evaluaciones, juicios o formarse opiniones.
Sin embargo, el memorándum advierte a los examinadores que no amplíen esta agrupación para incluir limitaciones de reivindicaciones que no pueden realizarse de forma práctica en la mente humana. Por ejemplo, las limitaciones relacionadas con el procesamiento basado en IA que superan las capacidades mentales humanas quedan fuera de esta categoría. El memorándum hace referencia a la Actualización AI-SME de julio de 2024, que proporciona ejemplos en los que el hardware o los procesos específicos de la IA no se consideran procesos mentales (por ejemplo, una estructura de datos de números de serie RFID basada en hardware, como en ADASA Inc. v. Avery Dennison Corp., 55 F.4th 900 (Fed. Cir. 2022)).
- Distinguir entre «recita» e «implica» una excepción judicial
El memorándum reitera la necesidad de distinguir entre las reivindicaciones que simplemente implican una excepción y aquellas que realmente la recitan. Si una limitación de la reivindicación no establece ni describe la excepción, por ejemplo, «entrenar una red neuronal utilizando un primer conjunto de entrenamiento» (Ejemplo 39), puede implicar conceptos abstractos, pero no recita en sí misma una idea abstracta y, por lo tanto, no da lugar a un análisis de elegibilidad adicional en el paso 2A.
Por el contrario, si la reivindicación menciona explícitamente algoritmos matemáticos específicos, como «entrenar una ANN utilizando un algoritmo de retropropagación y un algoritmo de descenso de gradiente» (Ejemplo 47), recita un concepto matemático y requiere un análisis más detallado.
- Paso 2A, segunda parte: aplicación práctica y mejoras
En virtud del segundo criterio, los examinadores deben evaluar si la reivindicación integra alguna de las excepciones judiciales mencionadas en una aplicación práctica. Esto requiere un análisis de la reivindicación en su conjunto, teniendo en cuenta cómo interactúan todas las limitaciones, en lugar de aislarlas en el vacío.
El memorándum destaca dos consideraciones importantes que a menudo se superponen:
- Mejoras en la tecnología o en un campo técnico: las reivindicaciones que presentan una solución técnica específica a un problema técnico pueden satisfacer el segundo requisito. El memorándum hace hincapié en que «la especificación no necesita exponer explícitamente la mejora, pero debe describirla de manera que resulte evidente para una persona con conocimientos medios en la materia, incluso si la reivindicación en sí misma no recoge explícitamente la mejora».
- Evitar las reivindicaciones «Apply It» (Aplicarlo): no basta con limitarse a ordenar a un ordenador que lleve a cabo una idea abstracta sin mejoras tecnológicas específicas. Se recomienda a los examinadores que no simplifiquen en exceso las reivindicaciones al aplicar esta prueba y que consideren si la reivindicación proporciona una implementación particularizada en lugar de una aplicación genérica.
El memorándum señala que el caso Recentive Analytics, Inc. contra Fox Corp. (Fed. Cir. 2025) ilustra la insuficiencia de los pasos incidentales para automatizar una idea abstracta, mientras que el ejemplo 47 de la USPTO, reivindicación 3, muestra una reivindicación que mejora el campo técnico de la detección de intrusiones en redes.
- Cuándo emitir un rechazo según el artículo 101
Se recuerda a los examinadores que las denegaciones por falta de elegibilidad en virtud del artículo 35 U.S.C. § 101 no deben emitirse simplemente por incertidumbre. Una denegación solo es apropiada si es más probable que una reivindicación no sea elegible, aplicando el criterio de «preponderancia de la prueba». Esta orientación sobre «casos dudosos» tiene por objeto evitar el rechazo excesivo en casos límite y centrar el examen en un proceso completo y compacto que aborde todos los requisitos legales (35 U.S.C. §§ 101, 102, 103, 112) en la primera acción de la Oficina.
Impactos en las empresas
Para los innovadores en software, IA y ML, este memorándum señala el renovado énfasis de la USPTO en las determinaciones de elegibilidad con respecto a las invenciones relacionadas con el software. El memorándum crea un camino más claro para patentar las invenciones relacionadas con el software al reducir el uso excesivo de la categoría «proceso mental» y reafirmar el Ejemplo 39, lo que significa que las invenciones que involucran software, y en particular IA o ML, no desencadenan por sí mismas una conclusión de idea abstracta en la Primera Parte. Además, el memorándum permite que las invenciones relacionadas con el software superen el paso 2A de forma más predecible basándose en las mejoras técnicas que aporta la invención, incluso si las reivindicaciones y la especificación no indican explícitamente la mejora técnica, siempre que «la mejora sea evidente para un experto en la materia». En la tramitación, el criterio de «decisión ajustada» >50 % proporciona una palanca concreta para rechazar las denegaciones provisionales del artículo 35 U.S.C. § 101 y mantener el enfoque en los artículos §§ 102/103/112. Como resultado, los solicitantes pueden esperar un menor riesgo de elegibilidad, un camino más corto hacia la concesión y una mayor previsibilidad en la elaboración de presupuestos y la planificación de carteras.
