Los demandantes federales por secreto comercial no están obligados a identificar sus secretos comerciales con detalle antes de iniciar la fase de presentación de pruebas, según el Noveno Circuito.
En una decisión reciente, Quintara Biosciences, Inc. contra Ruifeng Biztech Inc., n.º 23-16093, 2025 WL 2315671 (9.º Cir. 12 de agosto de 2025), el Noveno Circuito determinó que un demandante que presente reclamaciones en virtud de la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (Defend Trade Secrets Act, «DTSA») no necesita identificar sus secretos comerciales con detalle antes de iniciar la fase de presentación de pruebas.
Esto supone un cambio con respecto a lo que muchos tribunales de distrito, especialmente los de California, han exigido desde la promulgación de la DTSA. Los jueces han utilizado diversas teorías para aplicar esencialmente el requisito de particularidad razonable que se encuentra en la sección 2019.210 del Código de Procedimiento Civil de California, que exige al demandante identificar con detalle los supuestos secretos comerciales antes de iniciar la fase de presentación de pruebas, a las reclamaciones de la DTSA, ya que era un medio eficaz para centrar la presentación de pruebas y litigar de manera más eficiente lo que pueden ser casos difíciles de manejar.
Sin embargo, no toda la esperanza está perdida para los demandados, ya que el Noveno Circuito hizo hincapié en los demás requisitos incluidos en la DTSA que exigen a los demandantes identificar sus secretos comerciales; el tribunal también se mostró especialmente crítico con la decisión del Tribunal de Distrito de desestimar los supuestos secretos comerciales en virtud de la Regla 12(f). Por lo tanto, la decisión debe analizarse en términos del momento y el medio utilizados para definir los secretos comerciales en los casos de la DTSA. No da licencia a los demandantes para litigar secretos comerciales mal definidos; al fin y al cabo, un demandante debe saber cuáles son sus propios secretos comerciales antes de presentar una demanda.
A continuación se proporcionan más detalles sobre el caso Quintara Biosciencesy su impacto.
En el caso Quintara Biosciences contra Ruifeng Biztech, el Tribunal de Distrito aplicó el requisito de «particularidad razonable» del artículo 2019.210 del Código de Procedimiento Civil de California y ordenó al demandante que identificara sus supuestos secretos comerciales con una particularidad razonable antes de iniciar la fase de presentación de pruebas. Cuando los demandados alegaron que el demandante no había cumplido este requisito, el Tribunal invitó a los demandados a solicitar la eliminación de los supuestos secretos comerciales en virtud de la Norma Federal de Procedimiento Civil 12(f). Los demandados lo hicieron y el Tribunal eliminó nueve de los once supuestos secretos comerciales (basándose en la Norma 12(f) y en su facultad para gestionar el caso y la fase de presentación de pruebas en virtud de las Normas 16 y 26), desestimándolos efectivamente del caso. El caso siguió adelante hasta el juicio, y Quintara apeló.
El Noveno Circuito revocó la decisión del Tribunal de Distrito que eliminaba los nueve supuestos secretos comerciales, sosteniendo que la Regla 12(f) no autorizaba su eliminación y que tratar la disputa sobre la divulgación como base para una sanción de desestimación en virtud de las Reglas 16 y 26 constituía un abuso de discrecionalidad . Ídem, en *2.
El Noveno Circuito hizo hincapié en que, en virtud de la DTSA, la cuestión de si un secreto comercial se identifica con «suficiente precisión» es una cuestión de hecho que normalmente se resuelve tras la presentación de pruebas específicas en un juicio sumario o en un juicio, y que el tribunal de distrito cometió un error al desestimar estos secretos comerciales antes de que se diera «la oportunidad de presentar pruebas que permitieran a las partes refinar y aclarar la identificación de los supuestos secretos comerciales en cuestión». Id., en *8. El Noveno Circuito concluyó que la falta de «precisión razonable», por sí sola, no constituye una circunstancia extrema que justifique la desestimación de las reclamaciones por secreto comercial en virtud de las Reglas 26 o 16, y que la Regla 12(f) tampoco proporcionaba una base adecuada para desestimar dichas reclamaciones. Id., en *2.
Implicaciones
1. Cambio estratégico en los litigios federales sobre secretos comerciales. La decisión del Noveno Circuito marca un cambio en la práctica de los litigios federales sobre secretos comerciales. Los demandantes de la DTSA ahora pueden resistirse más fácilmente a las leyes estatales que exigen la divulgación de secretos comerciales antes del descubrimiento, y los demandados tendrán que recalibrar las propuestas de gestión de casos y las estrategias de moción. Además, la selección del foro y de las reclamaciones desempeñará un papel más importante, ya que los demandantes pueden presentar reclamaciones basadas únicamente en la DTSA en los tribunales federales para evitar los requisitos de divulgación previos al descubrimiento de las pruebas establecidos por las leyes estatales, mientras que los demandados pueden preferir foros en los que se puedan aplicar ese tipo de normas.
2. Descubrimiento más amplio y costoso. Sin un requisito comparable previo al descubrimiento en los tribunales federales, es probable que los demandados ahora estén sujetos a un descubrimiento más amplio tanto sobre la existencia como sobre el alcance de los supuestos secretos comerciales, lo que probablemente dará lugar a un descubrimiento más amplio y costoso.
3. Mayor flexibilidad para que los demandantes revisen los secretos comerciales. Los demandantestendrán más posibilidades de revisar, ampliar o añadir secretos comerciales y definiciones durante la fase de presentación de pruebas.Ahora los demandantes disponen de mayor margen para perfeccionar y reformular sus supuestos secretos comerciales en respuesta a la información revelada durante la fase de presentación de pruebas, sin que ello suponga una penalización.
4. El juicio sumario y la exclusión de pruebas como controles clave. El juicio sumario y la exclusión de pruebas se convertirán en las principales herramientas para impugnar identificaciones de secretos comerciales vagas, excesivamente amplias o cambiantes. El Noveno Circuito hizo hincapié en que la cuestión de si un secreto comercial se identifica con «suficiente precisión» es una cuestión de hecho que debe resolverse tras la fase de presentación de pruebas, lo que dará mayor importancia a la creación de un sólido expediente fáctico que ayude a limitar o invalidar las reclamaciones por secretos comerciales.
Recomendaciones
- Sea estratégico en la selección del foro y de las reclamaciones, ya que las reclamaciones basadas únicamente en la DTSA en los tribunales federales ahora pueden eludir los requisitos de divulgación previa al descubrimiento, mientras que algunas reclamaciones basadas en la legislación estatal seguirán exigiendo la identificación de los secretos comerciales antes del descubrimiento. En la medida en que la información sobre secretos comerciales se comparta en virtud de un acuerdo de no divulgación o confidencialidad, puede abordar estas cuestiones en el contrato.
- Considerar la posibilidad de realizar un descubrimiento por fases o bifurcado para abordar la existencia, las medidas de confidencialidad y la particularidad de los supuestos secretos comerciales antes de proceder a un descubrimiento amplio del fondo del asunto.
- Elabore desde el principio un registro factual sólido que le ayude a limitar o refutar las reclamaciones por secreto comercial en la fase de sentencia sumaria.
Para obtener orientación sobre cómo la sentencia del Noveno Circuito podría afectar a sus asuntos actuales o previstos en materia de secretos comerciales, póngase en contacto con cualquiera de los autores.
