El Tribunal Federal de Apelaciones se muestra escéptico ante la prescripción de la acción penal
En Google contra Sonos, el Tribunal Federal de Apelación desestimó rotundamente los argumentos de que la patente en litigio era inaplicable debido a la prescripción basada en un «retraso injustificado» en la tramitación de la patente. ¿El razonamiento del tribunal excluye la defensa de prescripción por tramitación para cualquier invención reivindicada posteriormente y divulgada en una solicitud principal publicada? ¿Tienen fundamento las preocupaciones del juez Alsop de que la práctica de continuaciones ilimitadas puede inhibir la competencia y alterar el delicado equilibrio alcanzado entre la promoción y la protección de la innovación?
La decisión del Tribunal de Distrito
La orden del juez Alsup sobre la prescripción de la acción penal no se anduvo con rodeos:
La esencia de esta orden es que las patentes se concedieron tras un retraso injustificado, inexcusable y perjudicial de más de trece años por parte del titular de la patente, Sonos, Inc. Sonos presentó la solicitud provisional de la que las patentes en litigio reclaman prioridad en 2006, pero no presentó las solicitudes de estas patentes ni presentó las reivindicaciones alegadas para su examen hasta 2019. Cuando estas patentes se concedieron en 2019 y 2020, la industria ya había avanzado y puesto en práctica la invención reivindicada.
En la medida en que la Orden aceptó que «Sonos tramitó diligentemente las solicitudes [de la empresa matriz]», aún así cuestionó por qué Sonos no había presentado «solicitudes paralelas con nuevas reivindicaciones que cubrieran la invención» mientras tanto. La Orden consideró que Google se vio perjudicada por el retraso, ya que «Google comenzó a invertir en los productos acusados al menos en 2015, cuando lanzó sus primeros productos que aplicaban la invención». Tal y como se afirma en la Orden, «no hay duda de que Google trabajó, invirtió y utilizó la tecnología reivindicada durante el periodo de retraso de Sonos».
La Orden concluyó:
Es injusto que nuestro sistema de patentes se haya utilizado de esta manera. Con sus fundamentos constitucionales, este sistema tiene por objeto promover y proteger la innovación. En este caso, por el contrario, se utilizó para castigar a un innovador y enriquecer a un impostor mediante retrasos y argucias. Ha sido necesario un juicio completo para conocer este triste hecho, pero, por fin, se ha hecho justicia.
En resumen, en virtud de la doctrina de la prescripción procesal, las patentes objeto de litigio son INAPLICABLES. ….
Opinión del Tribunal Federal
La opinión del Tribunal Federal de Apelaciones fue redactada por el juez Lourie y respaldada por la jueza Prost y el juez Bumb, presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, designado para el cargo.
El Tribunal Federal de Apelaciones explicó que la doctrina de la prescripción «puede hacer que una patente sea inaplicable cuando se ha concedido tras un retraso injustificado e inexplicable en el proceso que constituye un abuso flagrante del sistema legal de patentes, teniendo en cuenta todas las circunstancias». La defensa basada en la prescripción requiere la prueba de dos puntos:
- que la demora en el enjuiciamiento fue «irrazonable e inexcusable, dadas las circunstancias en su conjunto» y
- que el demandado «sufrió un perjuicio atribuible a ese retraso».
El dictamen se centró en el segundo punto y lo consideró insuficiente:
Ningún investigador razonable podría concluir que la especificación, publicada en 2013, antes de cualquiera de las inversiones alegadas por Google, no divulga razonablemente escenas de zonas superpuestas. Google no puede verse perjudicada por incorporar en sus productos una característica que se divulgó públicamente en una solicitud de patente antes de su inversión.
En apoyo de su fallo, el Tribunal Federal de Apelación citó casos que el tribunal de distrito había intentado distinguir:
«No es impropio que un solicitante amplíe sus reivindicaciones durante el proceso para incluir los productos de un competidor, siempre que la divulgación respalde las reivindicaciones ampliadas». Liebel-Flarsheim Co. contra Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 909 (Fed. Cir. 2004)
«Aunque los objetos divulgados pero no reivindicados suelen ser de dominio público, existe una excepción para los objetos «reivindicados en una solicitud de continuación u otra solicitud». Eli Lilly & Co. contra Hospira, Inc., 933 F.3d 1320, 1334 (Fed. Cir. 2019)
El Tribunal Federal de Apelación concluyó que Google «no había presentado pruebas de que hubiera sufrido un perjuicio atribuible al retraso en reclamar, pero no en revelar, escenas de zona superpuestas», y, por lo tanto, que la conclusión del tribunal de distrito de inaplicabilidad era un abuso de discrecionalidad.
¿Sigue siendo viable la defensa basada en la prescripción de la acción penal?
Las partes interesadas en las patentes que consideraron intimidante el duro lenguaje de la orden del juez Alsop pueden sentirse aliviadas por la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones. Me pareció interesante que el tribunal no profundizara en el curso del proceso judicial, sino que basara su decisión en la ausencia de perjuicio. Teniendo en cuenta la sentencia del tribunal, ¿podría un demandado alegar alguna vez la prescripción del proceso judicial? ¿Altera el razonamiento del tribunal el equilibrio del sistema de patentes a favor de los solicitantes que pueden permitirse mantener pendientes las solicitudes de continuación?
