La USPTO publica una propuesta de reglamento sobre denegaciones discrecionales de procedimientos IPR

En la primera propuesta de normativa publicada bajo la dirección del Director Squires, la USPTO propone modificar las normas de práctica relativas a las denegaciones discrecionales para iniciar procedimientos de revisión interpares (IPR). Las normas propuestas reflejan la preocupación de la actual administración por las impugnaciones en serie y paralelas de la misma patente y su amenaza para nuestra economía centrada en la innovación. Además de "promover la coherencia entre los procedimientos IPR" y "limitar las circunstancias en las que un tribunal de distrito y la PTAB considerarán las mismas cuestiones o cuestiones estrechamente relacionadas", la USPTO espera que los cambios propuestos en las normas "tengan un impacto positivo en la economía" al "aumentar la fiabilidad de los derechos de patente y la previsibilidad de los litigios sobre patentes" y "disminuir los gastos generales de los litigios sobre patentes y los costes de transacción para la concesión de licencias de patentes".

La USPTO "invita al público a formular comentarios sobre si esta propuesta de norma logra el equilibrio adecuado entre eficiencia, equidad y estabilidad en el sistema de patentes". El anuncio del Registro Federal establece sólo un periodo de 30 días para los comentarios públicos, por lo que las partes interesadas deben actuar con rapidez para garantizar que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 

Aspectos más destacados de los cambios propuestos 

El comunicado de prensa de la USPTO destaca los siguientes aspectos de la normativa propuesta por la USPTO:

• Exigir al solicitante de un IPR que presente una estipulación para no presentar impugnaciones de nulidad en virtud de 35 U.S.C §§ 102 o 103 en otros foros.
• Establecer que la USPTO no iniciará un IPR cuando la USPTO u otro foro ya haya adjudicado la patentabilidad o validez de las reivindicaciones.
• Establecer que la USPTO no iniciará un IPR cuando sea probable que otro procedimiento determine primero la patentabilidad o validez de las reivindicaciones en virtud de los §§ 102 o 103.
• Permitir que la USPTO inicie un IPR a pesar de una adjudicación previa o una determinación anterior esperada sobre patentabilidad o validez cuando existan circunstancias excepcionales.

Según el anuncio del Registro Federal, las nuevas normas "centrarán los procedimientos [IPR] en las reivindicaciones de patentes que no hayan sido impugnadas previamente en litigio o en las que el litigio previo se haya resuelto en una fase temprana", y están "destinadas a promover la equidad, la eficiencia y la previsibilidad en los litigios sobre patentes". 

Promover derechos de patente fiables para apoyar la inversión en innovación

En la sección "Antecedentes" de la propuesta de reglamento se afirma que promueven "derechos de patente fiables" que son esenciales para la comercialización de la innovación, y se advierte de que los desafíos en serie amenazan con socavar nuestra economía centrada en la innovación. Según la Notificación, "aproximadamente el 54% de todas las peticiones de IPR presentadas desde la aprobación de la AIA son una de las múltiples peticiones contra la misma patente" y "más del 80% de los IPR tienen litigios co-pendientes en los tribunales de distrito donde el peticionario también está impugnando la validez de la patente".

Unos derechos de patente fiables animan al inventor o a otros a invertir en la tecnología patentada al darles la confianza de que serán ellos, y no sus competidores, quienes cosecharán los beneficios de sus esfuerzos..... [Las múltiples impugnaciones de la misma patente a través de los DPI ponen en peligro la fiabilidad de los derechos de patente y los incentivos para invertir en nuevas tecnologías.

En la sección "Antecedentes" se analiza la naturaleza subjetiva de las determinaciones de nulidad y el concepto de que si se "tiran los dados" suficientes veces, incluso las patentes más sólidas pueden ser invalidadas:

Incluso las patentes extremadamente sólidas pierden fiabilidad cuando son objeto de impugnaciones de validez en serie o paralelas. Determinar si una reivindicación de patente cumple los requisitos legales de patentabilidad es con frecuencia una cuestión de juicio sobre la que pueden discrepar mentes razonables. .... Dado que las mentes razonables pueden discrepar, y con frecuencia lo hacen, sobre si una reivindicación de patente concreta cumple los requisitos legales, las patentes no pueden cumplir su función económica si están perpetuamente sujetas a una revisión de novo. 

Consideremos una reivindicación de patente hipotética en la que el 70% de los profesionales de patentes experimentados concluiría que la reivindicación se concedió correctamente, y el 30% se opondría a esa conclusión. Una reivindicación de patente de este tipo parece fiable, porque una mayoría sustancial de profesionales cree que es patentable y que se concedió correctamente. Sin embargo, si la patente se somete a repetidos exámenes de novo de patentabilidad cada vez que se hace valer, dejará de ser fiable. .... [Una] patente con un 70% de probabilidades de sobrevivir a un examen de novo de patentabilidad tiene menos de un 50% de probabilidades de resistir dos o más impugnaciones de novo de patentabilidad. .... 

En la sección "Antecedentes" se analizan los antecedentes legislativos de los estatutos de los IPR y se invoca la autoridad delegada por el Congreso "para identificar las circunstancias en las que los procedimientos IPR beneficiarían o no al sistema de patentes". La sección de "Antecedentes" también discute la alta incidencia de impugnaciones de patentes en serie y paralelas, y afirma que los IPR paralelos y los litigios ante tribunales de distrito/ITC pueden aumentar los costes y la complejidad de la resolución de litigios sobre patentes.

Preservar los recursos para Recursos Recursos

Según la Notificación, los cambios propuestos en las normas permitirán a la USPTO dedicar más recursos a conocer de los recursos ex parte contra las denegaciones de los examinadores de solicitudes de patente pendientes. La pronta resolución de los recursos ex parte -que pueden ser necesarios para garantizar la concesión de una patente- es un objetivo importante de la actual administración, porque "el retraso en la resolución de los recursos ex parte puede impedir o retrasar la creación de empresas o la obtención de capital, lo que, a su vez, retrasa el lanzamiento al mercado de las tecnologías patentadas". La USPTO señala que un recurso ex parte ante la PTAB es la única opción para impugnar el rechazo de un examinador, mientras que "los IPR no son el único mecanismo para impugnar la validez de una patente emitida."

Detalles de los cambios propuestos 

Todos los cambios propuestos se realizarían en 37 C.F.R. § 42.108, titulado "Institución de la revisión inter partes", y añadirían nuevos párrafos (d)-(f):

(d) Estipulación requerida para la eficiencia. La revisión inter partes no se iniciará o mantendrá a menos que cada peticionario presente una estipulación a la Junta y a cualquier otro tribunal en el que esté litigando o litigue posteriormente en relación con la patente impugnada, declarando que si se inicia un juicio, el peticionario y cualquier parte real interesada o particular del peticionario no planteará motivos de nulidad o no patentabilidad con respecto a la patente impugnada en virtud de 35 U.S.C. 102 ó 103 en cualquier otro procedimiento.

Según la Notificación, "[la opinión de la USPTO] es que este requisito promovería la equidad y la eficiencia al canalizar impugnaciones de patentes similares a un único foro y garantizar que los IPR sirvan generalmente como sustituto completo de al menos alguna fase del litigio". 

(e) Reivindicaciones declaradas válidas en procedimientos anteriores. No se iniciará ni mantendrá la revisión inter partes si una reivindicación impugnada o una reivindicación independiente de la que depende una reivindicación impugnada:

(1) Juicio ante un tribunal de distrito de EE.UU. - Fue declarado no inválido en virtud de 35 U.S.C. 102 ó 103 por un tribunal de distrito o un jurado tras un juicio sin jurado o un juicio con jurado en una decisión o veredicto que no ha sido anulado o revocado en la parte pertinente; 

(2) Sentencia sumaria de un tribunal de distrito de EE.UU. - Fue declarada no inválida por un tribunal de distrito en una decisión de sentencia sumaria en la que no se encontró ninguna disputa de hechos materiales en virtud de 35 U.S.C. 102 o 103 que no haya sido anulada o revocada en la parte pertinente; 

(3) Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. - No se consideró inválida en virtud de 35 U.S.C. 102 ó 103 en una resolución inicial o final de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. que no haya sido anulada o revocada en la parte pertinente; 

(4) Decisión escrita final de la PTAB - Se declaró no patentable en una decisión escrita final de la Junta conforme a 35 U.S.C. 318(a) o 328(a) que no ha sido anulada o revocada; 

(5) Reexamen ex parte - Se consideró patentable en una acción o decisión de la oficina por parte de la Junta tras una solicitud de reexamen presentada en virtud del Capítulo 30 del Título 35 del Código de los Estados Unidos por alguien que no sea el titular de la patente, la parte interesada real del titular de la patente o un tercero; o bien 

(6) Circuito Federal - Fue declarado no patentable o inválido bajo 35 U.S.C. 102 o 103 en una decisión, pero esa decisión fue revocada en parte relevante por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito Federal.

La Comunicación aclara que esta norma "se extendería a las reivindicaciones dependientes cuando la reivindicación independiente de la que depende cada una ya haya sido examinada". 

(f) Litigio paralelo - No se iniciará ni mantendrá la revisión inter partes si, con toda probabilidad, se producirá cualquiera de los siguientes hechos, con respecto a una reivindicación impugnada o una reivindicación independiente de la que dependa una reivindicación impugnada, antes de la fecha de vencimiento para la decisión final por escrito de conformidad con 35 U.S.C. 316(a)(11): 

(1) Tribunal de distrito de EE.UU. - Un juicio ante un tribunal de distrito en el que una parte impugna la patente en virtud de 35 U.S.C. 102 ó 103; 

(2) Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. - una resolución inicial o definitiva de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. con respecto a 35 U.S.C. 102 ó 103; o 

(3) Decisión escrita final de la PTAB: emisión de una decisión escrita final por parte de la Junta en virtud de 35 U.S.C. 318(a) o 328(a).

La Comunicación no aporta comentarios adicionales sobre este nuevo apartado propuesto. 

(g) Institución en circunstancias extraordinarias. Si un grupo de expertos de la Junta determina que concurren circunstancias extraordinarias que justifiquen la iniciación del procedimiento, no obstante lo dispuesto en los párrafos (d), (e) o (f), el grupo de expertos remitirá el asunto al Director, quien podrá iniciar personalmente la revisión inter partes. Las circunstancias extraordinarias pueden incluir la determinación por parte del Director de que la impugnación previa que impide la institución fue iniciada de mala fe, por ejemplo, con el propósito de prevenir futuras impugnaciones, o que la impugnación previa se ha vuelto irrelevante en vista de un cambio sustancial en un estatuto o precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Las circunstancias inusuales y extraordinarias no incluirán el estado de la técnica nuevo o adicional, nuevos testimonios de expertos, nueva jurisprudencia (salvo lo dispuesto anteriormente) o nuevos argumentos jurídicos, o el hecho de que un impugnador anterior no haya recurrido. Ni el Director ni la Junta renunciarán a los requisitos de los párrafos (d), (e), o (f) de esta sección salvo lo dispuesto en este párrafo. Las peticiones frívolas o abusivas en virtud del presente apartado podrán ser sancionadas adecuadamente, incluso con la concesión de honorarios de abogados.

Según la Notificación, el nuevo apartado (g) "permitiría la institución, no obstante lo dispuesto en los apartados (d), (e) o (f), sobre la base de circunstancias extraordinarias", pero "para garantizar la previsibilidad de las decisiones de institución, esta sección propuesta identifica ejemplos específicos de posibles circunstancias extraordinarias y ejemplos de circunstancias que no son extraordinarias".

¿Cómo responderán las partes interesadas? 

Será interesante ver cómo responden las partes interesadas a la normativa propuesta. No cabe duda de que habrá comentarios a favor y en contra. La propuesta de reglamentación ya responde a las peticiones de que la USPTO utilice el proceso de reglamentación, pero es probable que las partes interesadas que consideran que los procedimientos IPR son una opción importante argumenten que al menos algunos de los cambios propuestos exceden la autoridad de la USPTO.