El director de la USPTO asume el control de las decisiones de las instituciones de derechos de propiedad intelectual y derechos de obtentor.
En lo que algunos perciben como el segundo golpe de un doble golpe contra los procedimientos judiciales sobre patentes llevados a cabo en la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), el director de la USPTO, Squires, anunció el viernes 17 de octubre de 2025 que él «determinará si se inician procedimientos de revisión inter partes (IPR) y revisión posterior a la concesión (PGR)», con efecto a partir del 20 de octubre de 2025. Este nuevo proceso de decisión sobre la institución se basa en la reciente participación del director (y del director en funciones) en las decisiones de denegar la institución basadas en consideraciones discrecionales, y amplía la participación del director a las decisiones de institución basadas en el fondo, por ejemplo, basándose en si «existe una probabilidad razonable de que el solicitante de la [IPR] prevalezca con respecto a al menos una de las reclamaciones impugnadas».
El nuevo proceso de decisión institucional de la «caja negra»
El comunicado de prensa de la USPTO del 17 de octubre de 2025 promete que la USPTO organizará un seminario web titulado «USPTO Hour» para explicar el nuevo proceso de decisión institucional, pero dicho programa aún no figura en el calendario. Los profesionales y las partes interesadas agradecerán recibir más información, ya que el memorándum del director no proporciona muchos detalles, salvo los siguientes puntos (énfasis añadido):
«Todas las peticiones remitidas a la PTAB para que se examinen los méritos y las consideraciones no discrecionales en virtud de los procesos provisionales antes del 20 de octubre de 2025 seguirán siendo tramitadas por un panel de tres miembros».
El proceso para informar consideraciones discrecionales (tal y como se establece en lapágina web del Proceso discrecional del director interino) y el proceso para informar los méritos y las consideraciones no reglamentarias seguirán siendo los mismos.
Para llegar a una decisión institucional, «el Director, en consulta con al menos tres jueces de la PTAB, determinará si se inician juicios en todos los procedimientos de IPR y PGR», basándose en «la revisión de consideraciones discrecionales, los méritos y las consideraciones no discrecionales».
«Si el Director determina que la institución es apropiada por al menos un motivo para una reclamación impugnada, el Director emitirá una notificación resumida a las partes concediendo la institución».
«Si el Director determina que la institución no es adecuada, ya sea por consideraciones discrecionales, por el fondo del asunto u otras consideraciones no discrecionales, el director emitirá una notificación resumida denegando la institución.
No obstante lo anterior, «En los procedimientos que impliquen cuestiones fácticas o jurídicas novedosas o importantes, el Director podrá emitir una decisión sobre la institución que aborde dichas cuestiones».
«Cuando el Director determine que es apropiado tratar en detalle las cuestiones planteadas en una petición (por ejemplo, cuestiones complejas de interpretación de reivindicaciones, análisis de prioridad o determinación de la parte realmente interesada), el Director podrá remitir la decisión sobre la institución a uno o varios miembros de la PTAB».
«Cualquier procedimiento iniciado en materia de derechos de propiedad intelectual o derechos de obtentor se remitirá a un panel de tres miembros de la PTAB para que lleve a cabo el juicio», asignándose el panel de acuerdo con el Procedimiento Operativo Estándar (SOP) 1 de la PTAB.
Las leyes sobre derechos de propiedad intelectual y derechos de obtentor ya establecen que la decisión de una institución «será definitiva e inapelable». Al emitir decisiones de denegación de la institución en «notificaciones sumarias» —presumiblemente sin explicación alguna—, la USPTO dejará a los titulares de patentes, a quienes impugnan las patentes y al público en general en la incertidumbre sobre si la decisión se basó en la solidez de la patente, en un defecto de la solicitud, en algún carácter descalificatorio del solicitante o en algún otro motivo que podría ser arbitrario, caprichoso o contrario a la ley. Por otra parte, la emisión de notificaciones sumarias que concedan la institución privará a las partes de la información sobre los puntos fuertes y débiles de la petición que, de otro modo, podrían servir de base para la fase de juicio o promover la resolución tanto del procedimiento ante la PTAB como de cualquier litigio paralelo.
Exigiendo una aclaración
A diferencia de la normativa propuesta[CB5] sobre denegaciones discrecionales, el anuncio del director sobre este nuevo proceso de decisión institucional no fue acompañado de una solicitud de comentarios públicos. Eso no debería impedir que las partes interesadas insistan en que se aclaren al menos los siguientes puntos:
¿Cómo se seleccionarán los«al menos tres jueces de la PTAB»a los que seconsultaráen la fase de institución? ¿Se identificará a estos jueces en la «notificación sumaria»?
¿Se identificará enla «notificación resumida de denegación de la institución» (por categoría) si la denegación se basó en consideraciones discrecionales, en los méritos y/o en otras consideraciones no discrecionales?
¿Se notificará a las partes y/o al público si el Director remite una decisión institucional «a uno o más miembros de la PTAB»? ¿Podría tal remisión dar lugar únicamente a una «notificación resumida»? ¿Identificará la «notificación resumida» al «miembro o miembros de la PTAB» a quien se remitió la decisión de institución?
En los procedimientos iniciados, ¿se notificará a las partes y/o al público cualquier solapamiento entre el panel de méritos asignado y los jueces de la PTAB que hayan participado en la decisión de inicio?
¿Cómo reforzará el nuevo proceso el sistema de patentes de EE. UU.?
El memorándum del director afirma que el nuevo proceso se está adoptando «para mejorar la eficiencia, la coherencia y el cumplimiento de los requisitos legales para la institución», pero en la«Carta abierta de la Agencia de Innovación de Estados Unidos», también fechada el 17 de octubre de 2025, el director afirma que el nuevo proceso contribuirá a la misión de la USPTO de «mantener un sistema de patentes que sea justo, predecible y respetado».
La carta abierta critica el proceso original de toma de decisiones a nivel de panel por «plantear cuestiones estructurales, perceptivas y procedimentales incompatibles con el diseño, el lenguaje claro y la intención de la AIA, que afectan, entre otras cosas, a la legítima expectativa de imparcialidad del público». La carta abierta aborda específicamente «las siguientes dificultades» del proceso original:
Percepción de autoincentivación: la toma de decisiones institucionalesa nivel de panel «suscitó la preocupación de que la Junta pudiera estar "llenando su propia agenda"».
Procedimientos bifurcados para consideraciones discrecionales: El proceso bifurcado «nunca tuvo la intención de ser permanente» y «parece haber producido inadvertidamente tasas institucionales extraordinariamente altas (que en un momento superaron el 95 %) para los casos remitidos».
Cumplimiento de la ley y claridad administrativa: «[Aunque la AIA permite delegar las decisiones institucionales], devolver esta función al director reajusta los procedimientos con el lenguaje claro y la intención de la ley y devuelve la responsabilidad de tales decisiones al director, tal y como establece el marco de la AIA».
La carta abierta afirma que el nuevo proceso:
Eliminar la apariencia de interés propio separando el poder de enjuiciar del órgano que lleva a cabo el juicio.
Elimine el sesgo percibido en las señales de referencia centralizando el punto de decisión.
Mejorar la transparencia y la confianza pública mediante una única línea de autoridad.
Reajustar las funciones y responsabilidades del director, como funcionario designado por el presidente y confirmado por el Senado, para que sea responsable de esta determinación preliminar y aplique adecuadamente el lenguaje claro de la AIA y, por lo tanto, la intención del Congreso.
Los abogados de Foley cuentan con una amplia experiencia en el asesoramiento a clientes sobre procedimientos judiciales ante la PTAB y han representado con éxito tanto a demandantes como a titulares de patentes. Si está interesado en obtener asesoramiento sobre cómo navegar por los nuevos paradigmas de la PTAB o discutir otras opciones, póngase en contacto con su abogado de Foley o con el autor para obtener más información.
