Pasado por alto, pero poderoso: combinación de reexamen ex parte y revisión inter partes

En In Re Gesture Technology Partners, LLC, Caso n.º 2025-1075 (Fed. Cir. 1 de diciembre de 2025) («Gesture»), el Tribunal Federal de Apelación reforzó el poder de ex parte como herramientas poderosas para invalidar patentes activas y caducadas en combinación con revisiones inter partes («IPR»), al sostener que la disposición de impedimento de 35 U.S.C. § 315(e)(1) no se aplica a las revisiones ex parte , ya que los solicitantes no participan en el procedimiento de reexamen; y que la Oficina de Patentes tiene jurisdicción sobre ex parte ex parte relativos a patentes caducadas, ya que los titulares de las patentes conservan algunos derechos después de la caducidad de la patente, lo que puede dar lugar a un caso o controversia vigente que puede resolverse mediante un reexamen ex parte . 

En Gesture, el titular de la patente apeló una decisión de reexamen ex parte de reexamen de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos («la Junta») que confirmaba la no patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 30 de la patente estadounidense 7.933.431 («la patente 431») por ser anticipadas u obvias. La revisión en cuestión se solicitó mientras estaban pendientes dos IPR que pretendían invalidar todas las reivindicaciones de la patente '431. Una de las dos IPR fue solicitada por Unified Patents LLC, una organización de la que ex parte es miembro. La Junta emitió una decisión final por escrito en cada IPR invalidando todas las reivindicaciones de la patente '431 excepto dos. Desde entonces, el Tribunal Federal de Apelación ha confirmado ambas decisiones de IPR. 

Tras las decisiones definitivas en ambos IPR, Gesture solicitó la terminación del ex parte , alegando que, como miembro del IPR de Patentes Unificadas, el solicitante estaba impedido, en virtud del artículo 35 U.S.C. § 315(e)(1), para mantener el procedimiento de reexamen pendiente en la Oficina de Patentes. La Oficina de Patentes denegó la petición y concluyó que la disposición de impedimento del artículo § 315(e)(1) no se aplica a los procedimientos ex parte . Posteriormente, un examinador emitió una resolución definitiva en el ex parte , rechazando las dos reivindicaciones restantes no canceladas de la patente '431 por estar anticipadas por el estado de la técnica, y la Junta confirmó el rechazo e invalidó todas las reivindicaciones de la patente '431. 

En la apelación, Gesture argumentó que la Oficina de Patentes cometió un error al determinar que la disposición de impedimento de 35 U.S.C. § 315(e)(1) no se aplica a los procedimientos ex parte pendientes procedimientos de reexamen ex parte . Gesture argumentó además que la Oficina de Patentes no tiene jurisdicción sobre la patente '431 porque esta ha expirado. 

El artículo 35 U.S.C. § 315(e)(1) no es aplicable a los procedimientos ex parte en curso procedimientos de reexamen ex parte .

El Tribunal Federal de Apelación dictaminó que «la disposición de impedimento de 35 U.S.C. § 315(e)(1) no es aplicable contra la Oficina de Patentes en procedimientos ex parte ». El Tribunal Federal de Apelación aclaró que un solicitante solicita una ex parte , pero no mantiene el procedimiento. Es la Oficina de Patentes la que lo mantiene. Además, aparte de la respuesta opcional prevista en el artículo 35 U.S.C. § 304, el ex parte no prevé ninguna participación del solicitante en el procedimiento de reexamen. 

Desde la promulgación de la Ley Leahy-Smith America Invents Act, la orientación de la Oficina de Patentes sobre los artículos 315(e)(1) y 325(e)(1) ha sido que las disposiciones de impedimento no se aplican a los procedimientos de reexamen pendientes . MPEP § 2210. Esta orientación ha sido ahora convertida en ley por el Tribunal Federal de Apelación. 

Sin embargo, la Oficina de Patentes sostiene que las disposiciones de impedimento de § 315(e) y § 325(e) «solo prohíben la presentación de una solicitud posterior de ex parte , una vez que se aplica la preclusión». MPEP § 2210. Hasta ahora, la mayoría de las ex parte se han dado por concluidos debido a una certificación inadecuada en virtud del artículo 37 CFR 1.510(b)(6). Por lo tanto, los solicitantes pueden evitar realizar una certificación inadecuada en virtud del artículo 1.510(b)(6) presentando una ex parte ex parte antes de presentar una IPR, junto con la IPR, o en cualquier momento antes de que se emita una decisión final por escrito de la IPR. Además, los solicitantes pueden considerar la posibilidad de presentar diferentes reclamaciones en la IPR y en la ex parte .

La Oficina de Patentes tiene jurisdicción sobre revisiones ex parte relativas a patentes caducadas.

El Tribunal Federal de Apelación también concluyó que, al igual que en el caso de los derechos de propiedad intelectual, «la Junta tiene jurisdicción sobre ex parte relativas a patentes caducadas». El Tribunal Federal de Apelación declaró que el razonamiento que aplicó a los IPR en Apple Inc. contra Gesture Tech. Partners, LLC, 127 F.4th 364, 368-69 (Fed. Cir. 2025), cert. denegada, n.º 24-1280 (EE. UU., 17 de noviembre de 2025), en el que confirmó que la Junta tiene jurisdicción sobre los IPR relativos a patentes caducadas, también se aplica a los ex parte reexámenes. En concreto, «el titular de una patente conserva algunos derechos después de que esta haya expirado, incluido el derecho a demandar por daños y perjuicios pasados, lo que puede dar lugar a un caso o controversia vigente que puede resolverse mediante un ex parte ». 

Ex Parte y combinación de reexamen y derechos de propiedad intelectual

Los solicitantes de derechos de propiedad intelectual deben considerar la posibilidad de aprovechar ex parte reexámenes ex parte en combinación con un IPR para aumentar las posibilidades de invalidar todas las reivindicaciones de una patente. Un revisión ex parte es una forma pasiva de obtener el mismo resultado que un IPR y puede tener efectos sinérgicos de invalidación, como se muestra en este caso. Los solicitantes también pueden considerar la posibilidad de presentar una ex parte en lugar de solicitar la incorporación a un IPR existente. Un revisión ex parte tiene varias ventajas: 

1) La disposición de impedimento de 35 U.S.C. § 315(e)(1) no se aplica a un procedimiento ex parte ; 

2) Las patentes caducadas pueden ser reexaminadas; 

3) El ex parte puede presentarse de forma anónima; 

4) La reexamen ex parte reexamen ex parte se limita a dos acciones administrativas; 

5) El solicitante no mantiene el procedimiento, pero puede optar por responder a una declaración preliminar del titular de la patente; 

6) La ex parte no requiere descubrimiento ni declaración porque la Oficina de Patentes mantiene el procedimiento; 

7) No hay límites de palabras o páginas; 

8) El umbral para conceder una solicitud de ex parte es determinar la presencia de una «nueva cuestión sustancial de patentabilidad» (SNQ); y 

9) El procedimiento no está sujeto a una denegación discrecional en virtud del artículo 35 U.S.C. § 314. 

A medida que el panorama de los procedimientos posteriores a la concesión sigue evolucionando, es importante comprender cómo combinar estratégicamente herramientas como ex parte reexámenes ex parte y los derechos de propiedad intelectual (IPR) puede marcar una diferencia decisiva a la hora de proteger —o impugnar— valiosos activos de propiedad intelectual.