Un hombre con traje y corbata está de pie y sonriendo a la cámara con un fondo de interior borroso, representando a abogados dedicados en Chicago de los principales despachos de abogados.

Stephen B. Maebius

Socio

Con más de 30 años de experiencia, Stephen (Steve) Maebius ayuda a sus clientes a proteger sus innovaciones y a realizar transacciones con activos de propiedad intelectual.

Steve es socio de Foley & Lardner LLP y dirige equipos que se ocupan de una gran variedad de trabajos relacionados con la propiedad intelectual, como revisiones de diligencia debida en materia de propiedad intelectual, dictámenes, creación y gestión de carteras de patentes, concesión de licencias, procedimientos inter partes relacionados con patentes y litigios, y ampliaciones de plazos de patentes farmacéuticas. Ha sido miembro del Comité de Dirección del bufete y presidente del Departamento de Propiedad Intelectual. Antes de convertirse en abogado, fue examinador de patentes en el Grupo de Biotecnología de la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU., adquiriendo experiencia en el examen de medicamentos de moléculas pequeñas, así como de productos biológicos.

スティーヴ・メビウスは、フォーリー&ラードナーLLPの知的財産権法部門のパートナーである。当法律事務所の前マネージメント・コミッティーのメンバーであ り、知的財産権グループの前代表パートナーである。また、医薬品・バイオテクノロジー・化学製品プラクティスグループにも所属している。弁護士登録をする以前は、米国特許商標庁で特許審査官を務め、バイオテクノロジー関連の業務を担当していた。現在は、知的財産権 (IP) に関連する業務を幅広く取り扱って おり、例えば、IPデリジェンスレビュー、法律意見書作成、国際的な特許ポートフォリオ管理、ライセンシング、訴訟、再審査(inter parters review, reexamination)、特許期間延長、インターフェアレンスに関連する業務を手掛ける。

代表的事件

  • 主任弁護士として、オレンジブック記載の10億ドル以上の売上げを有する製薬の特許ファミリーに対するジェネリック企業を相手方申立人とする6件のinter partes review (並行するハッチワックスマン訴訟を伴う)で、被申立人側を代理して防御に成功した。PTABは最終判断において全てのクレームの特許性を認め、申立人の主張を全て退けた。(IPR2013-00368, IPR-2013-00371, IPR2013-00372)
  • オレンジブック記載のプロダクト・バイ・プロダクト特許出願を担当。同特許はUnited Therapeutics contra Sandoz訴訟(2014年) にて有効とされかつ特許侵害が認められた
  • LED関連企業を代理し、同企業に対して提起された特許侵害訴訟への対抗策として、共同代理人としてIPRを申し立て、特許無効の判断を導いた
  • 武田薬品工業株式会社 対 米国特許商標庁長官 (Jon W. Dudas) 事件 (D.D.C. 2007) - 共同代理人として特許再審査から生じた二重特許を理由とする拒絶査定を取り消す決定を下したサマリジャジメントを獲得し、クライアントを勝利に導いた(事件は控訴中)
  • Goldenberg & Immunomedics contra Cytogen & C.R. Bard (Fed. Cir. 2004) - 判事の判断が2対1に分かれた困難な事件で、共同代理人として、均等論を根拠とするサマリジャッジメントを取り消す決定を獲得し、クライアントを勝利に導いた
  • 年間総売上が15億ドルにも及ぶ医薬品を対象とする2件の特許の再審査事件を担当し、 1年足らずの内にすべてのクレームの特許権取得可能性を支持する決定を獲得した
  • ライセンスの初期支払金額が1億ドルにものぼるバイオテクノロジー創薬のライセンシングに関係する案件で、買収側企業を代理して IPデリジェンスを実施し、また関連契約書の作成にあたった

役職・所属団体等

知的財産権分野において、教育活動や執筆活動に積極的に取り組んでいる。" Diligencia debida para la propiedad intelectual: Valoración de activos en una transacción" (Law Journal Press出版) の中心的著者であり、東京大学先端科学技術研究センターの客員准教授、ジョージワシントン大学ロースクールで非常勤教授の職を歴任してきた。ジョージワシントン大学ロースクールでは、比較・国際特許法の講座を担当した。東京オフィスのメンバーと連携しながら、定期的に日本を訪れて法律業務を行っている。2002年には、連邦取引委員会/司法省 (FTC/DOJ) 合同で開催されたImplicaciones de la legislación sobre competencia y patentes y Policyと題された公聴会で、再審査の実務について証言を行った。

ナノテクノロジー分野における活躍としては、業界団体であるNanoBusiness Allianceの設立、そしてNanotechnology Law & Business 誌の創刊に尽力した。現在に至るまで Nanotechnology Law & Business 誌の編集委員を務めている。

受賞

  • IAM Patent 1000 - The World's Leading Patent Practitioners, reconocido por procedimientos de patentes posteriores a la concesión (2012-2013) y tramitación y transacciones (2014).
  • Chambers Global Intellectual Property - Estados Unidos y Japón (2012 - 2015)
  • Chambers USA para el Distrito de Columbia en propiedad intelectual y tramitación de patentes (2012 - 2014).
  • The Legal 500 por licencias de patentes y tramitación de patentes (2010 - 2013) y por licencias de patentes y transacciones (2014)
  • The Best Lawyers in America® en las áreas de derecho de biotecnología, litigios sobre patentes y derecho de patentes (desde 2007) y propiedad intelectual (desde 2009)
  • Washingtonian's Best Lawyers in Washington en Propiedad Intelectual (2013 - 2014).
  • Calificada por sus compañeros como AV® Preeminent™, la más alta calificación de rendimiento en el sistema de calificación de revisión por pares de Martindale-Hubbell.

学歴・経歴

コーネル大学(理学学士号(生物学専攻)、1989年)およびジョージワシントン大学ロースクール(法学博士、1994年)卒業。

資格

コロンビア特別区およびバージニア州の弁護士資格を有する。連邦控訴裁判所連邦巡回区裁判所、連邦最高裁判所および米国特許商標庁で弁論を行う資格を有する。

著書・論文等

  • "La CAFC relaja parcialmente los requisitos de ociosidad para las enmiendas durante el IPR", PTAB Trial Insights Blog (https://www.ptabtrialinsights.com/2016/02/cafc-partially-relaxes-idlefree-requirements-for-amendments-during-ipr/), 2016.
  • "Lessons Learned From the 1st Successful Pharmaceutical IPR Defense of Orange Book Listed Patents", PTAB Trial Insights Blog (https://www.ptabtrialinsights.com/2015/08/lessons-learned-from-the-1st-successful-pharmaceutical-ipr-defense-of-orange-book-listed-patents/), 2015.
  • "¿Significa el repunte de los acuerdos en IPR el éxito de los peticionarios?" Blog PTAB Trial Insights (http://www.ptabtrialinsights.com/2015/08/does-spike-in-ipr-settlements-signify-petitioner-success/), 2015.
  • "Evaluación del riesgo de patentes y estrategias de mitigación para productos farmacéuticos: ¿Un nuevo objetivo de gestión del ciclo de vida para las patentes?" Pharmaceutical Law & Industry, 7(1): 1-3, 2009 (coautor)
  • "Bayer Highlights Debate on Research Method Use (Patent Won't Cover Fruit of Offshore Research Not Made with the Method)", National Law Journal, 2001 (coautor).
  • "Extending Process Claims From Intermediate to Final Product: Avoiding the Trap of Eli Lilly v. American Cyanamid", Journal of the Patent & Trademark Office Society, 1998.

Experiencia representativa

  • Asistencia a un cliente de biotecnología en la creación de una cartera de patentes y la presentación de una estrategia de propiedad intelectual a inversores de capital riesgo durante la recaudación de fondos, seguida de una exitosa salida a bolsa.
  • Coasesor en la defensa exitosa de una Revisión post-concesión presentada contra una patente CRISPR Cpf1 (PGR2018-00072).
  • Abogado principal en la defensa exitosa de seis revisiones inter partes presentadas por peticionarios genéricos contra una familia de patentes farmacéuticas incluidas en el Libro Naranja que cubrían un producto de liberación controlada de 1.000 millones de dólares con litigios paralelos Hatch-Waxman (IPR2013-00368, IPR2013-00371, e IPR2013-00372 - todas las reivindicaciones declaradas patentables en la decisión escrita final; IPR2015-01777, IPR2015-01778, e IPR2015-01782 - no instituidas).
  • Defensa de una cartera de patentes de producto por proceso incluidas en el Libro Naranja y confirmadas como válidas en litigios posteriores.
  • Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v. John Doll (Fed. Cir. 2009) - co-asesor en una decisión precedente 2-1 que devolvió un rechazo de doble patentamiento derivado de un reexamen de patentes (se confirmó que todas las reivindicaciones eran patentables tras la devolución).
  • Licencia de un medicamento biotecnológico con un pago inicial de 100 millones de dólares. Representó a la empresa adquirente en las diligencias de PI y en la redacción de los acuerdos de transacción.

Premios y reconocimientos

  • IAM Patent 1000 - Los mejores profesionales de patentes del mundo
    • Procedimientos de patentes posteriores a la subvención (2012-2013, 2020)
    • Procesamiento y transacciones (2014-2016, 2020-2021, 2024)
  • Chambers Global Intellectual Property - Estados Unidos y Japón (2012-2015)
  • Chambers USA para el Distrito de Columbia - Propiedad intelectual y tramitación de patentes (2012-2014)
  • Washington, D.C. Super Lawyers® - Propiedad Intelectual (2014-2020, 2022-2023)
  • The Legal 500 
    • Licencias de patentes y tramitación de patentes (2010-2013)
    • Licencias de patentes y transacciones (2014 y 2015)
    • Propiedad intelectual - Tramitación de patentes - Patentes de utilidad y de diseño (2015 y 2016)
    • Sanidad - Ciencias de la vida (2015 y 2016)
  • Los Mejores Abogados de América
    • Biotecnología y ciencias de la vida (2007-2026)
    • Litigios - Patentes (2012-2026)
    • Derecho de patentes (2012-2024)
    • Propiedad intelectual (2007-2010)
  • Washingtonian's Best Lawyers in Washington en Propiedad Intelectual (2013-2014)
  • Revisión por pares calificada como AV Preeminent®, la más alta calificación de rendimiento en el sistema Martindale-Hubbell® Peer Review Ratings™.
  • Gestión de la propiedad intelectual - IP Star (2015)
  • Dos transacciones de PI en las que participó Steve recibieron el premio "Deal of Distinction" de la Licensing Executives Society

Presentaciones y publicaciones

  • Coautor, "Next-Generation Bioprinted Products: ¿Productos de la naturaleza o innovación patentable?" IEEE Pulse (28 de marzo de 2023)
  • Coautor, "PTAB's Motion to Amend Pilot Program: Review of Initial Results", PTAB Trial Insights Blog (19 de agosto de 2020).
  • Coautor, "PTAB - 2019 Year in Review", PTAB Trial Insights Blog (23 de enero de 2020).
  • Autor, "District Court Sheds Light on Scope of IPR Estoppel", PTAB Trial Insights Blog (12 de septiembre de 2019).
  • Autor, "Revamped PTAB Trial Practice Guide Holds Surprises", PTAB Trial Insights Blog (13 de agosto de 2018).

Liderazgo intelectual

  • Autora principal, Due Diligence for Intellectual Property: Valuing Assets in a Transaction, publicado por Law Journal Press
  • Profesor asociado visitante de Derecho de la propiedad intelectual, Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Avanzadas de la Universidad de Tokio
  • Profesor adjunto de Derecho comparado e internacional de patentes, Facultad de Derecho de la Universidad George Washington Testificó sobre los procedimientos de patentes posteriores a la concesión durante las audiencias de la FTC y el Departamento de Justicia sobre las "Implicaciones de la competencia y el Derecho y la política de patentes", que precedieron a la histórica legislación sobre patentes conocida como America Invents Act.
  • Cofundador, NanoBusiness Commercialization Association
  • Cofundador y editor asociado, Nanotechnology Law & Business Journal
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