许可协议草案及许可谈判相关通信文件可能在证据开示程序中被提交
2012年4月9日，联邦巡回上诉法院为涉嫌专利侵权方提供了一项可能极具威力的新证据开示工具，该工具可依据先前的专利许可协议来确定何为合理专利使用费。在In re MSTG案（联邦巡回法院杂项案卷号996，2012年4月9日）中，法院裁定"涉及合理专利使用费及损害赔偿计算的和解谈判不受和解谈判特权保护"，且"地区法院命令提交和解谈判文件的行为并未明显滥用裁量权"。 该判决延续了联邦巡回法院2010年在ResQNet.com诉Lansa案（594 F.3d 860）中的裁决先例，该先例为诉讼和解所签订的许可协议的证据开示打开了大门。
关于和解谈判是否享有特权从而免于证据开示的问题，在联邦巡回法院尚属首次审理，且各巡回法院与地区法院对此存在分歧。但在MSTG案中，联邦巡回法院明确拒绝在专利案件中创设新的"和解谈判特权"，该特权本可能阻止对涉及合理专利使用费及损害赔偿的诉讼和解谈判进行证据开示。 被控侵权方现可获取专利权人/许可方与第三方之间的许可协议草案及谈判往来文件。该判决体现了扩大损害赔偿相关证据开示范围的最新趋势，可能影响未来和解谈判的开展方式，并改变被控侵权方可获取的信息量——尤其在涉及非实施实体（NPE）的诉讼中，此类实体往往拥有大量既有许可协议。
背景介绍
MSTG案源于一份强制令请愿书，该请愿书基于伊利诺伊州北区联邦地区法院的一项命令——原告MSTG公司被强制要求提交其与另外六家公司（包括本案先前被告）进行许可谈判讨论的相关文件。 该请愿书请求联邦巡回法院就以下问题作出首例裁决：其一，涉及合理专利使用费及损害赔偿的此类沟通内容是否可依据和解谈判特权免于证据开示；其二，就本案事实而言，地区法院命令提交该文件是否构成明显滥用裁量权。
地区法院最初拒绝了对和解谈判的证据开示请求，理由是和解协议已提交，且被告未证明有必要对和解谈判过程进行开示。然而，在MSTG的专家就涉嫌侵权行为的合理专利使用费提出意见后，地区法院重新考虑并下令提交谈判文件，因为这些文件可能包含信息，表明MSTG专家得出结论所依据的理由存在错误。 促使地区法院批准取证的另一因素是：MSTG的损害赔偿专家依赖该公司高管关于签订许可协议"商业理由"的证词。在此情况下，地区法院认定若允许MSTG隐瞒这些理由以规避进一步审查，将有失公允。
联邦巡回法院判决
在分析地区法院的裁决时，联邦巡回法院首先依据联邦证据规则第501条，审视了最高法院关于是否应承认新型和解谈判特权的判例。法院最终认定，在以下情形下，没有任何因素支持创设新特权：不承认此类特权不会"挫败"任何州立法的目的； 美国国会从未承认此类特权；司法会议咨询委员会在拟议的《联邦证据规则》中推荐的特权清单中未包含此项；承认该特权并非促进和解的必要手段；该特权将面临过多例外情形导致失效；且存在其他有效取证方法可限制取证范围。
同样，联邦巡回法院指出，地区法院强制要求披露证据并不构成滥用裁量权："出于公平考虑，MSTG不能既让其专家依赖和解谈判信息，又拒绝就同一谈判内容进行证据披露。" 然而，尽管联邦巡回法院认定和解谈判文件及信息可被披露，但法院特别指出"尚未就和解谈判证据在《联邦证据规则》第408条下的可采性范围作出裁决"。
德克萨斯东区联邦地区法院同样强制要求披露许可证草案及谈判文件
得克萨斯州某地区法院或许已预见到联邦巡回法院对MSTG案的裁决，因其上周在Charles E. Hill & Associates, Inc.诉ABT Electronics, Inc.案（案号：2-09-cv-00313，东得州地区法院2012年4月4日命令，吉尔斯特拉普法官主审）中作出了基本相同的表述。 该案中，法院批准被告强制提交许可协议草案及原告与第三方就解决既往专利主张所进行的许可谈判通信的动议。尽管法院指出此类协议的提交属于"例外而非常规"，且保留对信息证明力的裁决权，但仍允许被控侵权方获取这些信息。
值得注意的是，法院进一步指出：当原告的业务性质是诉讼与专利许可，且未在市场上与被告公开竞争时，和解谈判过程将成为判断和解协议是否准确反映专利价值的重要考量因素。
结论
MSTG案似乎是对联邦巡回法院在ResQNet.com案先前裁决的延伸。该案中法院指出"本案记录中最可靠的许可协议源于诉讼程序"。法院撤销了地区法院关于合理使用费损害赔偿的裁定，并将案件发回重审，以便地区法院有机会重新审视合理使用费的计算方法以及诉讼和解过程中发生的事件和事实。
因此，随着寻求披露为解决诉讼而进行的许可谈判及协议的通道开启，这扩大了损害赔偿相关证据开示的范围，并可能最终影响未来和解谈判的开展方式以及和解各方之间信息交换的性质。此外，针对那些以诉讼和专利技术许可为唯一或主要业务的专利权人/许可方，此类证据开示请求似乎具有特别的相关性和可开示性。
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