在2012年8月16日的《联邦公报》公告中,美国专利商标局(USPTO)宣布了最终规则,该规则将改变在提交上诉通知后专利期限调整(PTA)的计算方式。最终规则基本遵循2011年12月提出的提案,将PTA目的下的"上诉审查"起始时间定为专利申请管辖权移交专利审判与上诉委员会之时。 根据联邦公报公告,新PTA扣除规则适用于2012年9月17日及之后提交上诉通知的专利申请,而新PTA计算规则则适用于2012年9月17日及之后获得授权通知的专利申请。其他专利权人若能及时提交上诉通知,亦可受益于此规则变更。 及时 根据现行规则申请对其专利所获PTA的重新审议。
专利期限调整法案
《专利法》第154(b)条规定,美国专利商标局(USPTO)因三类延误需向申请人支付补偿:
当专利局未能在规定时限内采取行动时(例如:14个月内发出首次审查意见通知书、在答复后4个月内发出第二次审查意见通知书或准予授权通知书、以及在缴纳授权费后4个月内授予专利权),将产生"A"类延迟。
当专利局未能在专利申请实际提交之日起三年内授予专利时,将产生“B”类延迟。
当申请涉及干涉或上诉程序,或受保密令约束时,将产生“C”类延迟。
专利期限调整与上诉
当美国专利商标局未能在“上诉提交之日起4个月内……对上诉作出回应”时,将授予延迟处理费(PTA)。
另一方面,B延迟的PTA(也称为“3年”延迟) 不 授予
根据第135(a)条进行的[干涉]程序所耗费的任何时间,根据第181条颁布[保密]令所耗费的任何时间,或由专利上诉与干涉委员会或联邦法院进行上诉审查所耗费的任何时间。
(对于B类延迟的PTA,在请求继续审查期间所耗费的时间也不予授予。)
如上所述,对于B类延误中排除的延误,可累积C类延误的PTA。然而,就C类延误而言,PTA仅累积于
专利上诉与干涉委员会或联邦法院对案件进行的上诉审查,该案件所涉专利系依据审查决定授予,而该决定推翻了先前对其专利性的不利判定……
因此,若申请人对驳回决定提出上诉并在审查委员会胜诉,则上诉期间不会累积B类延迟,但C类延迟仍会累积。若申请人对驳回决定提出上诉但在审查委员会败诉,则上诉期间不授予任何PTA,即使申请被发回继续审查亦然。
上诉通知后专利期限调整的间隔期
我最初撰文探讨了 上诉通知后PTA空窗期 。 正如我在该文所述,根据美国专利商标局现行PTA规则,一旦提交上诉通知书,即使专利审判与上诉委员会未进行实质性"上诉审查",该局仍拒绝授予B类延迟。此类情况可能发生于:为维持申请状态而提交上诉通知书(此时审查员正在考虑最终答复后的意见),或审查员在上诉简报提交后重新启动审查程序。由于始终不存在 审查委员会 ,故不符合C类延迟补偿条件。因此,申请人可能无法就提交上诉通知后可能发生的重大USPTO延误获得补偿。
美国专利商标局新规解决上诉通知后专利期限调整缺口问题
美国专利商标局的新规通过将B类延迟豁免期起始日与C类延迟补偿期起始日均调整至根据《联邦法规汇编》第37卷第41.35(a)条将申请管辖权移交至上诉委员会之日(通常为答辩状提交日或答辩状提交截止日),从而弥补了上诉通知书后专利期限调整(PTA)的空白期。这些调整使规则更符合法律条文的表述——该条款明确规定两段延迟期均以"由上诉委员会进行的审查"为起算点。
不出所料,最终规则还界定了另一种申请人延误情形——未能在上诉通知书发出后三个月内提交上诉简报或继续审查请求。该扣除条款符合PTA法规,该法规授权美国专利商标局"制定规定以确立构成申请人延误的情形",并明确"超过三个月"才采取特定行动即构成申请人延误。 值得注意的是,此项PTA扣除将适用于2012年9月17日及之后提交上诉通知的申请。
哪些专利能从这些规则变更中获益?
B类延迟豁免和C类延迟起始日的新计算基本生效日期为2012年9月17日。
根据《联邦公报》公告,美国专利商标局将对2012年9月17日及之后签发授权通知的申请适用新计算方法。
《联邦公报》公告还概述了三种情形,在这些情形下,若能在2012年9月17日或之后及时提交重新审议请求,其他专利亦可受益于规则变更:
- 根据联邦法院及时提起的民事诉讼发回重审而启动的复审程序。
- 根据《联邦法规汇编》第37编第1.705(d)条(例如在专利授权之日起两个月内提交)及时提出的专利期限调整(PTA)复审请求所启动的复审程序,其中专利权人主张这些变更适用于该专利。
- 根据现行规则作出的专利审查委员会决定,如收到及时提出的复审请求(例如在决定作出之日起两个月内提交),则启动复审程序。
这似乎遗漏了至少三个群体,它们同样应当能够从这些规则变更中获益,而无需对美国专利商标局提起民事诉讼:
- 根据《联邦法规汇编》第37卷第1.705(d)条规定,因其专利于2012年7月17日前获批,且在2012年9月17日前将届满重新考虑专利期限调整(PTA)的申请期限的专利权人。
- 根据现行规则作出的专利期限延长(PTA)决定,其有效期将于2012年9月17日前届满的专利权人,因该决定于2012年7月17日前作出,故须在此期限前及时提出复审请求。
- 在及时提出的复审请求中提出此问题的专利权人,且在USPTO的专利期限调整决定中被告知:若USPTO改变其解释,他们将能够再次寻求复审:
就《关于修订专利期限延长及与上诉审查相关的调整条款的最终规则》对本决定所适用上诉审查解释的修订部分而言,专利权人自该最终规则发布之日起一个月或三十天(以较长者为准)内,可提交重新考虑请求。
前两种情形的专利权人可考虑立即提出重新审议请求,敦促美国专利商标局适用将于2012年9月17日生效的规则变更。第三种情形的专利权人应能在规则变更后一个月内提交重新审议请求,并援引先前裁决中的相关表述。 此外,任何仍在180天期限内可提起专利期限调整(PTA)民事诉讼的专利权人,尤其当涉及重大PTA权益时,均应考虑采取此行动。