全体法官意见认为,对于诱导实施"分割式"专利侵权(即针对方法/工艺的专利主张)的行为,无论实施侵权的多方主体是否存在代理关系,均应承担法律责任。 涉及独立实体执行离散且不同步骤的技术——尤其但不限于利用多方参与者(如数据库设施、网络提供商和终端用户)的互联网驱动系统和流程——已为企业、发明人、法院及专利律师制造了诸多棘手问题。
至少就目前而言——鉴于最高法院仍可能进行复审——Akamai案为"分段侵权"问题提供了重要澄清,即当不同实体执行专利工艺或方法的不同步骤时。 法院裁定,当侵权行为由单一行为人实施,或通过与诱导方无代理关系或其他关联的多方行为人实施时,诱导方仍可能承担诱导专利侵权责任(依据《美国法典》第35编第271(b)条)。 法院明确回避了对独立行为人是否可能共同承担直接专利侵权责任(依据《美国法典》第35编第271(a)条)的任何裁定。
Akamai案判决标志着联邦巡回法院在所谓"分立侵权"问题上的立场发生重大转变。过去数年间,联邦巡回法院始终坚持如下观点:要认定诱导侵犯方法专利的责任成立,必须存在一方当事人"控制或指导"专利权利要求所涵盖的每个步骤的实施,正如在 BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.案(498 F.3d 1373,联邦巡回法院2007年)所确立的标准。根据该案及后续判例,当涉嫌侵权行为由多个不受此类代理关系约束的独立主体分散实施时,即使这些主体共同完成了专利侵权所需的所有步骤,诱导侵权行为也不构成侵权责任。
对于产品和装置权利要求,联邦巡回法院在 Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communications Int’l, Inc.案(631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011))中作出裁决,认为"分割侵权"的复杂性并不以相同方式适用于产品或装置权利要求的侵权情形。然而,关于方法或工艺专利的重要问题仍然存在。
在这些先例下,"分段侵权"问题持续为专利权人与潜在侵权方带来显著的不确定性。若侵权行为以分散于不同主体的方式实施,且未满足联邦巡回法院判例法所要求的控制与指导要件,则相关行为似乎可能规避侵权责任。
因此,2011年联邦巡回上诉法院驳回了麦凯森科技公司关于医疗服务提供者(被告Epic Systems)与其客户之间存在电子通信行为,可能构成诱导侵犯方法专利责任的主张,理由是服务提供者与其客户之间不存在代理关系。 McKesson Techs. Inc. v. Epic Sys. Corp., 98 U.S.P.Q.2d (BNA) 1281 (联邦巡回法院 2011年4月12日)。
在另一宗引发全体法官审议的案件中,联邦巡回上诉法院合议庭认定,针对某项宣称网页内容存储方法的专利,被控侵权方因向客户提供了明确的操作指引和技术支持,且客户为使用从被告(Limelight Networks, Inc.)处购买的服务必须执行专利所涉部分步骤,故不构成直接侵权 责任。 根据合议庭意见,该安排缺乏被告Limelight Networks与其客户之间必要的控制和指导。 Akamai科技公司诉Limelight Networks公司案案,629 F.3d 1311(联邦巡回法院2010年判决)。
在推翻这两项合议庭裁决时,联邦巡回上诉法院认定,根据《美国法典》第271(b)条认定诱导侵权成立时,方法专利权利要求中各步骤的实施主体之间无需存在"控制或指导"关系或代理关系。法院裁定,无论构成侵权指控的行为是否由单一主体实施,诱导专利侵权的责任均可能成立:
归根结底,我们确信国会无意建立这样一种制度:当事人只需通过相互划分方法专利权利要求中的步骤,就能明知故犯地规避侵权责任。我们亦未发现任何证据表明国会意图为方法专利权利要求制定有别于其他类型权利要求的规则。 ……在这些案件中,我们认为国会不太可能认可被告Epic和Limelight所主张的"单一实体规则"——至少在诱导侵权的语境下如此。该规则将使有效方法专利主张轻易被规避,且未见任何相抵的益处。
因此,联邦巡回上诉法院将Akamai案和McKesson案发回重审,以确定是否存在诱导侵权行为。
在判决中,法院并未将这些概念延伸至《专利法》第271(a)条规定的直接侵权责任。相反,法院承认根据现行法律,当多个主体共同实施构成直接侵权的行为时,若无任何单一主体(单独或与其代理人共同)实施了专利权利要求所涵盖的全部必要行为,则不构成方法权利要求的直接侵权。 法院明确指出,该问题与当前裁决无关,因此未考虑是否应同时推翻直接侵权的法律规定。间接侵权责任(如教唆侵权)需额外证明(即存在导致专利侵权的意图),而直接侵权责任则无需此类证明,且该证明对相关损害赔偿分析具有重大影响。
Akamai还重申了2011年Centillion Data Systems案判决(如前所述)所作的区分:涉及方法权利要求的情形与针对产品或装置的权利要求存在本质差异。Akamai承认"当权利要求指向产品或装置时,直接侵权行为必然存在,因为安装最终部件从而完成权利要求所涉发明的实体即构成直接侵权人。"
尽管Akamai在其案件中并未提出基于诱导侵权的责任主张,联邦巡回法院——鉴于其全体法官会议的裁定——仍将该案发回重审,以便依据该理论确定责任。
如前所述,最高法院仍有可能对Akamai案进行复审。尤其值得注意的是,多数意见仅代表参与裁决的11名联邦巡回法院法官中的6人观点。正如林恩法官在异议意见中所阐述的,另有4名法官坚持BMC Resources案及其后续判例确立的立场。而纽曼法官的观点则更进一步超越了多数意见。 其异议意见主张:多数意见对侵权诱导所采用的分析框架,同样应适用于直接专利侵权问题。这意味着,当实体从事的活动(即便仅是集体行为)满足专利权利要求的所有限定条件时,该实体可能作为直接侵权人承担责任——即可能适用严格责任,无需满足间接侵权所需的主观故意要件。
另请参阅福里律师事务所先前发布的警报: 联邦巡回法院下令全体法官合议共同侵权责任。
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