在Biosig Instruments, Inc.诉Nautilus Inc.案中,联邦巡回上诉法院推翻了地区法院关于争议专利权利要求因不确定性而无效的裁决,理由是该权利要求并非"不可消除的歧义"。本案凸显了依据《美国法典》第35编第112条第二款对专利提出挑战的难度。
争议专利
争议专利为Biosig公司持有的美国专利5,337,753号,涉及与运动器械和/或运动程序相关的心率监测器。 根据联邦巡回法院判决所述,该专利所主张的心率监测器被宣称能够"消除由骨骼肌发出的信号(即'肌电图'或'EMG'信号),这些信号源于用户移动手臂或用手指挤压监测器时产生的动作。"
权利要求1的表述如下:
1. 一种供用户配合运动器械和/或运动程序使用的心率监测器,包括:
一条细长部件;
电子电路,包含一个差分放大器,该放大器具有第一极性的第一输入端和第二极性的第二输入端,其极性与所述第一极性相反;
所述细长部件由第一半部和第二半部组成;
首个活电极和首个公共电极,其安装在所述第一半部上,呈间隔排列; 间隔排列 ;
第二半部上安装有第二工作电极与第二公共电极, 间隔关系 ;
所述第一、第二公共电极相互连接并接至公共电位点;
所述第一工作电极连接至所述差分放大器的第一端子,所述第二工作电极连接至所述差分放大器的第二端子;
显示装置设置于所述细长部件上;
其中,用户以单手持握所述细长部件,该手接触第一半部上的第一带电电极与第一公共电极,另一手接触第二半部上的第二带电电极与第二公共电极;
由此,将在第一带电电极与第一公共电极间检测到第一肌电图信号,并在第二带电电极与第二公共电极间检测到第二肌电图信号, 在所述第二活电极与所述第二公共电极之间检测到与所述第一肌电图信号幅度和相位基本相等的第二肌电图信号;
因此,当所述第一肌电图信号施加至所述第一端子,所述第二肌电图信号施加至所述第二端子时,第一与第二肌电图信号将相互抵消,在所述差分放大器输出端产生近似零值的肌电图信号;
由此可在所述第一工作电极与所述第一公共电极之间检测到第一心电图信号,并在所述第二工作电极与所述第二公共电极之间检测到第二心电图信号——该信号幅值与第一心电图信号基本相等,但相位相反;
使得当所述第一心电图信号施加至所述第一端子,且所述第二心电图信号施加至所述第二端子时,第一与第二心电图信号将相互叠加,在所述差分放大器输出端产生非零心电图信号;
用于测量检测到心电图信号中心搏间隔的时间间隔装置;
用于计算所述用户心率的装置,该装置利用所述测量时间间隔进行运算;
所述计算装置连接至所述显示装置;
由此,所述用户的心率在所述显示装置上显示。
所指称的不确定性涉及电极的物理配置,这体现在"间隔关系"的权利要求表述中。
地区法院对条款不明确性的裁定
联邦巡回法院总结道,地区法院将术语"间隔关系"解释为:"在圆柱形棒材的一侧,工作电极与公共电极之间存在特定关系;而在圆柱形棒材的另一侧,工作电极与公共电极之间存在相同或不同的特定关系。"
正如联邦巡回法院所指出的:
尽管该争议条款可作解释,地区法院仍认定其表述不明确。法院特别指出:"间距关系并未向我或任何人说明具体间距应如何设定……甚至未提供任何关于间距的参数……也未说明左侧间距关系是否应与右侧一致。"
因此,地区法院认定该权利要求因不符合《美国法典》第35编第112条第二款规定的明确性要求而无效。
联邦巡回法院判决
联邦巡回法院的判决指出,不确定性属于法律问题,其"在审查时不予推崇"。法院将法律标准阐述如下:
一项权利要求仅在“无法解释”或“存在不可消除的歧义”时才属于不明确。
法院同时指出,"在判定权利要求是否模糊时,应适用权利要求解释的一般原则"。因此,在评估权利要求是否模糊时,法院主要考虑"权利要求用语、说明书及审查历史",同时"也可考虑某些外部证据"。法院进一步阐释道:
当使用"程度词"时,法院必须判断专利是否提供了"衡量该程度的标准"。……同样地,当权利要求限定项以"纯粹功能性术语"定义时,该限定项是否足够明确的判定"高度依赖于上下文(例如说明书中的披露内容及相关技术领域中普通技术人员的知识……)"。
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[本院]从未坚持要求权利要求必须表述明确,以避免因不确定性而被判定无效。 ……此外,“只要权利要求具备实施性且无需进行不当实验,即使确定权利要求范围可能需要某些实验,也不构成权利要求不明确。”……因此,仅因确定权利要求范围可能需要实验而提出的异议,其效力微乎其微。
就本案而言,联邦巡回法院指出:"地区法院的裁决是正确的,即'753专利说明书并未通过具体参数明确定义'间隔关系',例如规定活电极与公共电极之间的间距为一英寸。" 然而联邦巡回法院认定,'753专利的"权利要求用语、说明书及……附图"已"向本领域技术人员充分阐明了该争议术语的界定范围"。
联邦巡回上诉法院特别指出:
一方面,活电极与公共电极之间的距离不能大于用户双手的宽度,因为权利要求1要求活电极和公共电极分别在手部的两个不同位置独立检测电信号。另一方面,活电极与公共电极之间的距离也不可能小到无限接近,以致将两者实质上合并为仅有一个检测点的单一电极。
因此,联邦巡回上诉法院认定"753号专利公开了所主张装置的某些固有参数,这些参数对本领域技术人员而言足以理解'间隔关系'的具体范围"。法院同时发现,在重新审查程序的诉讼记录及外部证据中均存在支持权利要求确定性的依据。
法院裁定:
记录显示,此处的变量——包括影响电极间"间隔关系"的间距、尺寸、形状及材料——均可由本领域技术人员确定。因此,"间隔关系"不能被视为存在无法消除的歧义。
联邦巡回法院因此撤销了地区法院的无效判决,并将案件发回重审。