众议院司法委员会主席鲍勃·古德拉特（共和党-弗吉尼亚州）于2013年5月23日发布了一份旨在遏制滥用专利诉讼的立法讨论草案。该草案多项条款中包含一节名为"激励专利诉讼和解"的内容。 该提案实质上将扩大现行《联邦民事诉讼规则》第68条"判决提议"的适用范围，要求在专利案件中，若一方先拒绝和解提议，又未能在庭审中提出更优方案，则须承担对方律师费。然而，诉讼律师需知晓古德拉特提案与现行规则68存在重要差异。该提案在成为法律前，尚有若干棘手问题亟待解决。
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拟议的新《美国法典》第35编第285A条将适用于"涉及专利有效性或侵权的诉讼（包括反诉或交叉诉讼）"。其中最重要的条款是(f)款和(g)款，其相关部分规定如下：
(f) ORDER TO PAY COSTS AND EXPENSES.—
(1) IN GENERAL.—Except as provided in paragraph (2), if the court finds, pursuant to a petition filed under subsection (e) with respect to a claim or claims, that the judgment, verdict, or order finally obtained is not more favorable to the offeree with respect to the claim or claims than the last offer made under this section, the court shall order the offeree to pay the offeror’s costs and expenses, including attorneys’ fees, incurred with respect to the claim or claims on or after the date the last offer was made or, if the offeree made an offer under this section, on or after the date the last such offer by the offeree was made.
(2) EXCEPTIONS.—The court may not order the offeree to pay the offeror’s costs and expenses described in paragraph (1) if the court finds that—
(A) requiring the payment of such costs and expenses would be manifestly unjust</STRONG>; or
(B) the offeree’s rejection of the offer was substantially justified.
* * *
(g) EQUITABLE REMEDY.—This section does not apply to any claim seeking an equitable remedy.
该提案的直接影响是，专利案件中收到和解提议的一方在拒绝提议前需三思而行，因为若未能在庭审中获得更优结果，则将被迫承担提议方的"费用及开支， 包括律师费"（可能高达数百万美元）。
规则68 比较
《联邦民事诉讼规则》 第68条适用于所有联邦民事诉讼，其中规定当"受要约人最终获得的判决结果不如未接受的要约有利"时，存在类似的费用转移机制。值得注意的是，该规则仅要求支付要约人的"诉讼费用"，并未明确包含 律师费。 根据第68条提出和解要约的截止期限为"预定开庭日之前14天"；若责任范围尚未确定，则为"预定举行责任范围听证会之日前14天"。
相比之下，古德拉特提案仅适用于专利案件，且 明确包含律师费。此外，提出和解要约的截止期限为"开庭前10天"，未对责任认定与损害赔偿分阶段审理的情况作出明确规定。与《规则》第68条不同，古德拉特提案明确 排除 "寻求衡平救济的任何主张"排除在费用转移范围之外。
共和党《与美国签约》（第二部）？
有趣的是，古德拉特草案中拟议的新增《美国法典》第35编第285A条，几乎与古德拉特议员1995年共同提案的法案（H.R. 988号法案《1995年律师责任法案》）。两者唯一实质差异在于：后者适用范围涵盖"法院管辖的任何诉讼"，而非仅限于专利案件。历史轶闻：H.R. 988旨在落实共和党1994年《与美国签约》中的诉讼改革提案。与美国签约》中的诉讼改革提案。该法案虽获众议院通过，但在参议院未能通过。
《美国法典》第35编第285A条下的实际案例
专利案件的和解谈判通常涉及要约与反要约。第285A(c)条规定："根据(a)款提出的要约未被接受的事实，并不妨碍随后根据(a)款提出新的要约。" 因此，第285A条设想了在审判前可能出现一系列未被接受的要约与反要约的情况，应付费用自"最后一次要约提出之日，或若受要约方根据本条提出要约，则自受要约方最后一次提出此类要约之日或之后"开始累积。
为理解§285A条款在实践中的运作机制，请考虑以下情境：侵权被告（D）与专利原告（P）在不同时间点（T1、T2、T3、T4）提出多项金额各异的和解要约，均遭对方拒绝。案件进入审判程序后，陪审团将作出五种可能判决之一（A、B、C、D、E）。
判决A（1000万美元）给予原告的赔偿金额高于原告提出的700万美元。在此情况下，被告必须支付原告自T4阶段起累积的费用，因为该判决对被告而言"不如原告最后提出的700万美元方案更有利"。 换言之，被告本应接受原告的要约金额，因和解协议下的支付额低于陪审团裁定的金额。反之，对于原告而言，判决A比被告最后要约（300万美元）更有利，故原告在此情形下无需承担被告的费用。
判决B（300万美元）恰好等同于原告的最终要约金额。在此情形下，被告仍须承担原告自T4阶段起产生的费用，因为判决B对被告而言"并不优于"原告的最终要约（300万美元）。换言之，被告本应接受原告的要约金额达成和解，因为相同数额的资金本可无需开庭审理即可完成交割。
判决C（500万美元）介于双方报价之间。该金额高于被告的和解意愿价（300万美元），低于原告的和解意愿价（700万美元）。在此情况下，任何一方均无需承担对方律师费。相较于此前收到的报价，判决C对双方均更为有利。
判决D和E分别是判决B和A的镜像对应。判决E（0美元）对原告最为不利。因此，原告必须支付被告自T3阶段起产生的费用，因为判决E（0美元）对原告的有利程度"不及"被告的最终要约（300万美元）。 同样地，判决D（300万美元）恰好等同于被告最终报价（300万美元），故原告必须支付被告自T3节点起产生的费用，因判决D对原告而言"不如"被告最终报价有利。
开放性问题
- 根据该提案，专利案件中"任何当事人"表面上均可获得律师费补偿。但关键在于，该条款"不适用于寻求衡平救济的任何主张"。侵权被告通常会提出无效抗辩和不侵权的衡平反诉。 那么这是否意味着第285A条实质上成为单向费用转移条款，仅专利权人需承担费用？若专利权人的侵权主张寻求禁令救济（即衡平法救济），此类情形下第285A条是否仍具效力？
- 当侵权问题与损害赔偿问题被分拆为独立审判时会发生什么？《规则》第68条明确规定，在"确定责任范围的听证会日期之前"提出和解要约有新的时限。古德拉特草案中没有对应条款，该草案仅以单一"审判"为表述依据。
- 法院如何判定某项和解提议是否比判决结果"更有利"？例如，当专利权人提出（或被告要求）对整套专利组合进行许可时（其中许多专利并未在诉讼中主张），该如何处理？或者，当诉讼中主张多项专利并纳入一次性和解提议，但陪审团最终认定部分专利侵权而其他专利未侵权时，又该如何裁决？ 若和解方案仅涉及部分主张专利，且陪审团未对各专利损害赔偿进行分配，又该如何处理？此类情形下，难以通过简单比较和解方案与判决结果来判定孰优孰劣。
- 和解提议是否可在10天期限前后撤销？若可撤销，另一方对已撤销提议的"接受"行为本身，是否构成《第285A条》意义上的"要约"？
- 假设被告在收到起诉书的当天就提出仅以1美元和解的要约？再假设被告成功使所有主张的专利权利要求失效，导致原告获得0美元赔偿。原告是否必须承担被告整个诉讼100%的律师费（即纯粹的败诉方付费规则）？ 抑或《联邦法规》第285A(f)(2)条规定的"明显不公"或"充分正当"例外条款在此情形下始终适用？
- 根据《美国法典》第285A条规定的应付"费用及开支（含律师费）"，是否包含当事方在并行进行的美国专利局当事人间复审或授权后复审程序中，为挑战或抗辩所主张专利所支出的费用？若不包含，鉴于陪审团宣告专利无效可能使被告获得诉讼费用补偿，排除此类开支是否会抑制当事人利用这些新型专利局程序？ 当同一或重叠的律师团队在两个程序中主张相同现有技术时（假设不适用诉讼律师资格限制），能否对诉讼费用与复审费用进行区分核算？
- 根据《美国法典》第285A条规定的费用转移制度是否适用于美国政府作为当事方的专利诉讼（例如：《美国法典》第28编第1498(a)条规定的侵权诉讼；《美国法典》第35编第145条规定的民事诉讼）？
安德鲁·S·巴卢奇现任富乐律师事务所特别顾问。此前，他曾担任白宫知识产权执法协调办公室国际执法主任，并担任美国专利商标局局长及副局长的专家顾问。更早之前，他曾在联邦巡回上诉法院担任林恩法官的法律助理。