专利审判与上诉委员会(PTAB)已驳回同一请求人针对相同权利要求提出的后续请愿书,即使该后续请愿书援引了完全不同的现有技术(IPR2014-00506),其理由在于请求人不应为后续尝试保留其最佳参考资料。 但当同一请愿人(在首次请愿被驳回后)针对同一专利的不同权利要求,基于相同或相似现有技术提交新请愿时,情况又如何?根据IPR2015-00881案的裁决,若PTAB认定新挑战的权利要求中存在一项或多项不具备专利性的合理可能性,则可决定启动程序。 要理解针对同一专利的多项请愿书在PTAB裁决中可能产生的不同结果,必须深入解析相关法律条款。
禁反言原则与专利审判与上诉委员会基于先前程序行使驳回裁定的自由裁量权
根据第315条规定的法定禁止反言(其中第315(e)款适用于知识产权的禁止反言,而第325(e)款涉及植物品种权的禁止反言),仅当专利审判与上诉委员会(PTAB)已就特定权利要求启动程序,并就该权利要求作出维持专利性的最终书面决定时,方能阻止未获支持的请求人(强调部分由笔者添加):
根据本章对专利权利要求进行的当事人间复审,若该复审依据第318 (a)条作出最终书面决定,则请求人、实际当事人或请求人关联方不得以请求人在该复审期间提出或理应提出的任何理由,就该权利要求向专利局请求或维持任何程序。
相比之下,第325(d)条赋予专利审判与上诉委员会(PTAB)广泛的裁量权,可在"实质上相同的现有技术或论点先前已在另一程序中向专利局提出"的情况下驳回任何请愿。该条款的适用范围比第315条更广,因为它不限定特定当事人、特定权利要求或特定程序。 同时该条款具有裁量性,因为专利审判与上诉委员会"可"选择适用或不适用该条款。
PTAB拒绝行使裁量权予以驳回
在IPR2015-00881案中,专利审判与上诉委员会(PTAB)拒绝行使裁量权驳回请愿书,尽管该案涉及的先前技术除一项参考文献外均与先前请愿书相同。主要原因似乎在于后续请愿书聚焦于不同的权利要求,尽管该决定也提及了新参考文献的存在。 如前所述,禁反言原则在此不适用,因先前请愿被驳回而未形成最终书面裁决。对于面临多项请愿的请愿方与专利权人而言,理解禁反言原则与PTAB依据325(d)条款基于先前程序行使驳回裁量权之间的相互作用至关重要。