在 在Urbanski案中案中，联邦巡回上诉法院维持了美国专利商标局专利审判与上诉委员会（PTAB）的裁决，认定乌尔班斯基专利申请的权利要求显而易见。 乌尔班斯基辩称所引文献的组合方案具有反向教导，但法院认同PTAB的观点：即使这意味着牺牲主要文献的优势，本领域技术人员仍会受到激励，根据次要文献的教导对主要文献的方法进行修改。
争议中的专利申请
争议的专利申请为美国专利申请号11/170,614，涉及"制备大豆纤维酶解水解物的方法"，该产品具有"适合作为食品添加剂使用的降低吸水能力"。 联邦巡回上诉法院总结指出，上诉争议的核心在于以下表述："将大豆纤维与酶在水中混合60至120分钟，以获得具有特定水解程度、持水能力及游离单糖含量的纤维产品。"
引用的现有技术
显而易见的驳回理由基于两项涉及膳食纤维酶水解方法的文献。根据联邦巡回法院的裁决，主要文献Gross“教导了一种将膳食纤维转化为‘稳定、均匀的胶体分散体或凝胶’的方法”，该方法采用“相对较长的水解时间，例如5至72小时”；而次要文献Wong "通过较短水解时间（例如100至240分钟，优选120分钟）制备出感官特性（包括顺滑度与口感）得到改善的大豆纤维产品，且纤维含量未显著降低"。
联邦巡回法院判决
联邦巡回法院的判决由卢里法官撰写，并获得布赖森法官和陈法官的联署。
法院认定存在充分证据支持专利审判与上诉委员会（PTAB）的裁定，即"本领域技术人员在参考Wong专利后，会受到激励对Gross工艺进行改进以缩短反应时间，且所主张的水解程度、保水能力和游离单糖含量应为水解产物的预期特性"。就此，法院指出：
- 格罗斯和黄氏的研究均涉及膳食纤维的酶促水解。
- 格罗斯教授的反应时间较长，而黄教授的反应时间较短，其范围与乌尔班斯基宣称的范围存在重叠或完全包含其中。
- 格罗斯和黄氏均认识到，反应时间和水解程度是可通过调节来改变的结果有效变量，从而以可预测的方式调整水解纤维的特性。
- 格罗斯指出，更长的反应时间和更高的水解程度可形成能够形成稳定分散体的纤维。
- 黄氏指出，缩短反应时间并降低水解程度，可在不显著降低纤维含量的前提下改善大豆纤维的感官特性。
- 毫无疑问，黄氏披露的特性属于膳食纤维的有利特性。
- 因此，大量证据支持委员会的认定：对于本领域技术人员而言，为获得Wong专利中披露的优良特性，其必然会受到激励去通过缩短反应时间来改进Gross工艺。
乌尔班斯基辩称该驳回决定不妥，理由是"按照黄氏所教导的方法缩短水解时间来修改格罗斯工艺，将导致该改良工艺无法实现格罗斯的预期目的，即形成稳定的分散体系"，但法院并未采信这一"教导远离"的论点：
现有技术中没有任何内容表明，所提出的改进会导致工艺“无法运行”或膳食纤维产品具有不良特性。正如委员会正确指出的，普通技术人员会受到激励去追求Wong所教导的理想特性，即使这意味着放弃Gross所教导的益处。而Urbanski的权利要求并不需要Gross的益处——该益处在与Wong结合时可能丧失。
因此，法院维持了驳回乌尔班斯基索赔的裁决。
关于《美国专利审查指南》第2143.01(V)条的规定如何？
联邦巡回上诉法院将本案与戈登案（In re Gordon,733 F.2d 900, 221 USPQ 1125 (Fed. Cir. 1984)）区分开来，后者似乎是《专利审查指南》(MPEP)第2143.01(V)条的依据。该指南条款向审查员提供了以下指导：
V.所提议的修改不能使现有技术无法满足其预期目的
若所提修改将导致被修改的现有技术发明无法满足其预期用途，则该修改既无依据亦无动机。参见戈登案，733 F.2d 900, 221 USPQ 1125 (联邦巡回上诉法院 1984年)……
联邦巡回上诉法院指出，在戈登案中，所提修改将导致引用的现有技术装置"无法实现其预期目的"（显然也无法实现任何目的），而本案中，格罗斯主张的修改不会导致产品无法运作。 通过这种方式区分戈登案，联邦巡回法院并未重视被修改主要参考对象的目的，明确表示即使"格罗斯的优势因与黄案结合而丧失"，驳回决定仍属正当。相反，法院着重指出：经修改后的工艺仍能产生可操作且有用的产品。
但这真的是精通此道之人运用典故的方式吗？