2015年下半年,联邦巡回法院在Suprema诉国际贸易委员会案与 ClearCorrect诉国际贸易委员会案中作出 两项裁决, 涉及国际贸易委员会("ITC")排除侵权产品的管辖权范围。 在Suprema诉ITC案( 2012-1170)(全体法官合议庭)中 , 联邦巡回法院裁定ITC的管辖权涵盖处理诱导侵权行为的权限,即当直接侵权行为发生于进口之后的情形。 而在ClearCorrect诉ITC案 (2014-1527)中,联邦巡回法院合议庭认定ITC无权禁止数据向美国境内的电子传输行为。
Suprema诉美国国际贸易委员会案
第337条禁止"所有者、进口商或收货人将下列商品进口至美国、为进口目的销售或进口后在美国境内销售:(i)侵犯有效且可执行的美国专利的商品……"(《美国法典》第19编第1337(a)(1)(B)(i)条)。 争议焦点在于:当卖方诱使进口商在进口后(即货物进入美国后)实施直接侵权时,国际贸易委员会(ITC)是否拥有禁止该商品进口的权力。ITC曾将第337条解释为赋予其禁止进口用于诱使侵权商品的权力,即使基础的直接侵权行为发生在进口之后。
本案涉及对美国国际贸易委员会(ITC)在"特定生物识别扫描设备、其组件、相关软件及含该设备的制品"(调查编号337-TA-720)案中作出的最终裁决提起的上诉,该裁决认定被诉方Suprema公司和Mentalix公司违反了《美国贸易法》第337条。 2010年5月,Cross Match Technologies公司向ITC提交申诉,指控其侵犯该公司持有的四项专利。尽管Cross Match主张四项专利均遭侵权,但仅有一项专利(美国专利7,203,344号,简称"344专利")的单项权利要求与2015年Suprema诉ITC案 全体法官会议裁决 相关。 争议权利要求为方法权利要求,涉及指纹图像采集与处理方法。ITC认定侵权后, 针对侵权扫描仪及软件发布了有限排除令。
在认定侵权行为时,国际贸易委员会(ITC)裁定Suprema诱使Mentalix侵犯了'344专利。Suprema是一家韩国公司,生产指纹扫描设备并销售给Mentalix。这些扫描仪并非独立设备,必须连接至计算机,且需在计算机上安装专用软件后方可使用。该软件由Mentalix使用Suprema提供的软件开发工具包(SDK)创建。 关键在于,方法专利的实施步骤仅能在扫描仪安装该软件后完成,即侵权行为仅发生在扫描仪 售予Mentalix并进口至美国之后, 因此Mentalix成为唯一的直接侵权方。 同上。 国际贸易委员会认定,Suprema虽非 直接侵权方,但 因其"对Mentalix侵权行为采取'故意视而不见'的态度",并刻意规避了解Mentalix侵权活动的途径,故构成间接侵权。在认定Suprema构成间接侵权后,国际贸易委员会进一步颁布了有限排除令。
2013年12月,联邦巡回法院分庭以意见分歧为由撤销了国际贸易委员会(ITC)关于诱导侵权的裁定,理由是"此类进口商品在进口时并不处于侵权状态"(见该案第10-11页)。 多数意见认为,"侵权商品"这一表述蕴含着时间限制要求,将国际贸易委员会的裁量权限定于进口时点的侵权行为评估。
联邦巡回上诉法院批准了全体法官复审,并在2015年的全体法官意见书中裁定 :根据《雪佛龙诉自然资源保护委员会案》(467 U.S. 837 (1984))确立的司法原则,应采纳国际贸易委员会对"侵权商品"这一表述的解释。 关于切维顿案审查 的第一部分,法院认定"当ITC认定进口商在进口后受货物销售方诱导直接侵权时,国会并未直接说明该货物是否构成'侵权物品'"(Suprema案第19页 )。联邦巡回法院据此维持了ITC的排除令。
ClearCorrect诉美国国际贸易委员会案
与此同时,在数月后的ClearCorrect诉ITC案中,联邦巡回法院以分庭意见裁定,国际贸易委员会无权针对纯电子传输的数字数据发布排除令。 本案上诉唯一争议点在于:数字图像是否可被视为《美国法典》第19编第1337(a)条所指的"物品"(侵权与专利无效性均非本案裁决焦点)。法院最终认定,ITC的管辖权不涵盖纯粹电子传输的数字数据。
该技术涉及"正畸器械(亦称隐形矫治器)的生产"。ClearCorrect公司第5页。ClearCorrect美国公司首先在美国对患者牙齿实体模型进行扫描,以此启动隐形矫治器的制造流程。同上。该模型 将用于生成患者牙齿的数字图像,随后传输至ClearCorrect巴基斯坦公司。 巴基斯坦ClearCorrect公司将修改该数字图像以确定最终牙齿位置,随后将修改后的数字图像回传至美国ClearCorrect公司。因此,"唯一被认定进口的所谓'物品'是通过电子方式传输的数字数据,即并非存储于光盘或U盘等物理介质上的数字数据"。同上,第11页。
在处理此问题时,首席法官普罗斯特的主流意见再次采用了最高法院提出的两部分切维顿框架 。同上,第12页。 关于切维顿框架 的第一部分,法院认定"物品"仅指"有形物体"而不包含数字数据的电子传输,此点毫无歧义。 同上,第12-13页。 尽管认定国会对"物品"定义的立法意图"明确无误",法院仍进而判定国际贸易委员会对"物品"的定义同样不合情理。同上,第31页。 据此,法院撤销了国际贸易委员会颁布的排除令。
决策的意义
尽管联邦巡回法院是否将全体法官合议庭复审ClearCorrect案 尚待观察[1],但若该判决维持原判,则判定国际贸易委员会(ITC)对被控侵权产品是否具有管辖权的关键在于:该产品是否与进口至美国的实体载体相关联。 在Suprema案中,法院认可了ITC排除Cross Match扫描仪的裁决——这些实体设备虽通过传统入境口岸进口,但当时尚不具备执行全部侵权步骤的能力。 而在ClearCorrect案中,被控侵权的数字图像纯属电子文件。法院特别指出:"唯一被认定进口的所谓'物品'是通过电子传输的数字数据,而非存储于光盘或U盘等物理介质上的数字数据。" ClearCorrect案第11页。因此,在涉及数字数据专利的案件中,可能需要考量数字数据如何进入美国,以及能否提出间接侵权主张——即将数字数据与可能受排除令约束的实体载体建立关联。
[1]2016年1月27日,委员会与投诉方艾利科技公司均申请全体法官重新审理。