在 在Halo Electronics, Inc.诉Pulse Electronics, Inc.案中一案中,最高法院驳回了联邦巡回法院依据《美国法典》第35编第284条裁定惩罚性赔偿时采用的两部分希捷测试标准,认定其中"客观鲁莽"的实质性要求与"清晰且令人信服"的举证责任均与该法规立法意图相悖。 法院特别批评联邦巡回法院的测试标准,认为其允许恶意侵权者逃避国会为"严重侵权行为"设定的制裁。
《加重损害赔偿法》
第284条规定了 以下加重损害赔偿的情况:
法院认定权利人主张成立时,应当判令侵权人向权利人支付足以补偿侵权损害的赔偿金,但不得低于侵权人实施该发明所获得的合理使用费,并加付利息及法院确定的诉讼费用。
当损害赔偿未经陪审团裁定时,应由法院进行评估。 无论哪种情况,法院均可将损害赔偿额提高至裁定或评估金额的三倍。
联邦巡回法院的希捷测试
联邦巡回上诉法院在《希捷科技有限责任公司案》(497 F. 3d 1360 (2007) (全体法官合议庭))中确立了依据《专利法》第284条裁定惩罚性赔偿的两部分测试标准。最高法院将该测试概括如下:
首先,"专利权人必须通过清晰且令人信服的证据证明,侵权人明知其行为极可能构成对有效专利的侵权仍执意实施",且无需考虑"被控侵权人的主观意图"。……该客观风险应"依据侵权诉讼程序中形成的证据记录进行判定"。 ……若被控侵权人在侵权诉讼中"就专利有效性或不侵权性提出实质性质疑",则在此第一步中"不构成客观上的鲁莽行为"。……该绝对性禁止规则即使在被告实施侵权行为时不知晓可辩护理由的情况下同样适用。……
其次,在认定客观上的鲁莽行为后,专利权人必须再次通过清晰且令人信服的证据证明,侵权风险"要么为被控侵权人已知,要么如此显而易见以至于其理应知晓"。……
只有当上述两个步骤均得到满足时,地区法院方可继续考虑是否行使裁量权判处加重损害赔偿。
最高法院关于判处加重损害赔偿的指导意见
最高法院的判决书由罗伯茨大法官撰写。布雷耶大法官撰写了附议意见书。
法院将加重损害赔偿金判处的目的概括如下:
根据《专利法》在过去180年间对加重损害赔偿的判例确立,此类赔偿不适用于典型侵权案件,而是作为针对恶劣侵权行为的"惩罚性"或"报复性"制裁而设计。 本院判例中,构成加重损害赔偿的侵权行为特征包括:故意、肆意、恶意、不诚信、蓄意、明知故犯、公然违法——甚至可称之为海盗行径。
法院承认希捷测试符合"仅在严重侵权案件中"才应判处惩罚性赔偿的原则,但批评该测试"过于僵化"且"不恰当地限制了地区法院依法享有的裁量权"。 法院最担忧的是,希捷测试标准"可能导致某些最恶劣的专利侵权者免于承担任何加重损害赔偿责任"。
根据该标准,即使某人掠夺专利——在毫无理由认为其行为可辩护的情况下实施侵权——仍可能仅凭其律师的机智而逃脱《专利法》第284条规定的任何惩罚。
因此,法院作出裁决
专利侵权人的主观故意行为(无论是否明知)可能构成加重损害赔偿的依据,且不受其侵权行为是否客观上属于鲁莽行为的影响。
在提供此项指导时,法院谨慎避免创设自身的"僵化"标准,而是着重强调地区法院裁量权的重要性:
第284条允许地区法院对各类可责行为予以惩处。但这绝不意味着必须在认定存在严重不当行为后才可判处加重损害赔偿。如同行使任何裁量权一样,法院在决定是否判赔及赔偿金额时,应继续考量每起案件的具体情况。 第284条允许地区法院在不受希捷测试rigid 约束的前提下行使裁量权。但与近两百年来专利法中增额赔偿的实践相一致,此类惩罚通常应保留用于以故意不当行为为特征的严重案件。
基于奥克坦健身
最高法院的裁决在很大程度上借鉴了其2014年在Octane Fitness, LLC诉ICON Health & Fitness Inc.案中的判决,该案涉及根据《专利法》第285条在"特殊案件"中裁定律师费的问题。 与该案相同,法院驳回了联邦巡回法院提出的"清晰且令人信服"的证明标准,裁定根据第285条裁定的惩罚性赔偿应采用"优势证据"标准进行评估。 法院同时废除了联邦巡回法院对惩罚性赔偿裁决的"三阶段上诉审查"——该标准将客观鲁莽性作为新审议事项,主观认知作为实质证据进行审查,而最终是否授予惩罚性赔偿的决定则作为裁量权滥用进行审查。相反,法院判定根据第284条授予惩罚性赔偿的决定应作为裁量权滥用进行审查。
布雷耶大法官的附议意见
根据开篇段落所述,布雷耶大法官撰写了附议意见,以阐明他对《专利法》第284条固有限制的"理解",这些限制"有助于实现该条款的统一适用,并保持其与专利法基本目标的一致性"。 但他同时担忧"三倍赔偿的风险可能促使企业选择和解,甚至放弃任何受质疑的活动",并认为这威胁到专利制度所建立的微妙平衡:
此言旨在警示一种风险:当企业、实验室、医院及个人愈发采用这种做法时,专利就愈容易超越其合法范围来阻碍合法活动,专利相关的诉求也愈会阻碍而非"促进""科学和实用艺术的进步"。
他是在为“高效侵权”辩护吗?