实用物品上设计的专利权与著作权

两起近期案例表明，同时运用外观设计专利和著作权保护知识产权具有潜在优势，尤其对于兼具实用功能与设计美感的物品而言——部分原因在于外观设计专利侵权分析有时更易于适用。 在设计专利案哥伦比亚运动服装北美公司诉Seirus创新配件公司案（案号：3:15-cv-00064，俄勒冈州地方法院2016年8月10日）中，法院通过清晰明确的分析，就透气反热材料所用设计授予侵权简易判决。 反观版权案件，在Star Athletica, L.L.C.诉Varsity Brands, Inc.案（136 S. Ct. 1823, 案号15-866，2016年美国法律汇编第3031号（2016年），最高法院已受理上诉审查实用物品（如服装或家具）的特征是否在概念上可与物品分离从而受著作权保护的判定标准——此问题历来令法院难以裁决。

在哥伦比亚州，联邦法官马可·A·埃尔南德斯依法裁定，赛瑞斯热浪系列装备侵犯了哥伦比亚公司的设计专利（美国专利号D657,093），理由是"两者设计存在显著的视觉相似性，可能导致普通观察者产生混淆"。 哥伦比亚与赛瑞斯均生产采用透气热反射材料的装备，前者称之为Omni-Heat，后者则命名为HeatWave。判决书中的示意图同时展示了赛瑞斯HeatWave与哥伦比亚D'093的设计：

哥伦比亚 D’093M	赛瑞斯热浪

赫尔南德斯法官在判定设计专利侵权时，并未采用详细的文字描述进行解释，而这本是判定设计专利侵权的酌情步骤。 他采用非自由裁量标准判定侵权："若被控产品与设计专利产品'具有相同整体视觉外观，致使购买者（或普通观察者）可能被误导而混淆'两种设计，则构成侵权"，并援引固特异轮胎橡胶公司诉赫拉克勒斯轮胎橡胶公司案（Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co.）判例（ 162 F.3d 1113, 1116 (联邦巡回上诉法院 1998年)

赫尔南德斯法官援引L.A. Gear, Inc.诉Thom McAn Shoe Co.案（988 F.2d 1118, 1126（联邦巡回法院1993年））指出："被告仅在侵权设计上添加其商标标识，不能免除侵权责任。" 此外，埃尔南德斯法官指出"093专利的保护范围不限于特定方向"，因此093专利所示图案通常为水平布局，而Seirus产品在阅读商标时通常呈垂直状态，这一事实不能作为侵权抗辩理由。 （埃尔南德斯法官援引Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 932 F. Supp. 2d 1076, 1085 (N.D. Cal. 2013)案。）

哥伦比亚案涉及'093号外观设计专利及两项实用新型专利，因OmniHeat产品同时受外观设计与实用新型专利保护。尽管该产品具备实用新型专利保护（表明其兼具"新颖、原创且具装饰性的设计"与实用功能），但法院仍毫不犹豫地裁定外观设计专利遭到侵权，且该裁决与产品实用性无关。

这项对设计专利侵权的直截了当分析，与实用物品上设计受著作权保护时引发的复杂问题形成鲜明对比。 美国最高法院正在审理Star Athletica, L.L.C.诉Varsity Brands, Inc. 案。该案涉及啦啦队制服的设计，核心争议在于"如何判定实用物品（如服装或家具）的特征是否在概念上可与物品分离，从而获得保护"。 《调卷令请愿书》第5页。

一般而言，外观设计专利保护实用物品的新颖、原创且具有装饰性的设计。版权则通常保护任何以有形载体固定的原创作品。 版权不保护实用物品本身，但根据《版权法》第17编第102(a)条（2012年修订版），当实用物品的设计可与其实用功能分离时，该设计可能具备版权保护资格：

实用物品的设计……仅在满足以下条件时，方可视为绘画、图形或雕塑作品（从而享有著作权）：该设计必须包含可与物品实用功能分离识别、且能独立于实用功能存在的绘画、图形或雕塑特征，且仅限于该特征所涵盖的范围。 ——所谓"实用物品"……是指具有内在实用功能的物品，其功能不仅限于展现物品外观或传递信息。

判断实用物品是否可获得著作权保护需通过两步测试。第一步是确认作者申请著作权保护的设计是否属于"实用物品的设计"。 其次需判断该实用物品的设计是否"包含可与实用物品的功能性特征分离识别、且能独立于该功能性特征存在的绘画、图形或雕塑特征"。参见Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC案判决书（799 F3d 468, 481，第六巡回上诉法院2015年裁决）。

第六巡回上诉法院在Varsity Brands案中指出，判定该测试标准的第二部分存在困难，并指出：

自国会通过1976年《版权法》以来，没有任何法院仅依据物理分离性标准作出裁决，而未同时考量设计中的绘画、图形或雕塑特征是否在概念上可与实用物品的实用性特征分离。

同上，第483页。本裁决发布时，至少存在九种不同的处理方式。同上，第484-85页。

许多人希望美国最高法院在Star Athletica案中的裁决能解决一个问题：即应采用何种测试标准来判定图案、图形或雕塑特征是否"能够与物品的实用性特征分离识别，并能够独立于实用性特征而存在"。

这一切不禁让人质疑——为何Varsity Brands公司没有为其啦啦队制服的新颖原创装饰性设计申请设计专利，而是仅选择版权保护？若能采取专利保护措施，在权利维权时或许会更顺畅。

部分服装企业可能不愿申请设计专利，因为相较于版权保护，设计专利通常成本更高且耗时更长。此外，服装企业往往更注重通过商标、商业外观和版权进行品牌建设，而非专利保护。 然而鉴于哥伦比亚运动服饰案的先例，服装企业应当考虑将外观设计专利纳入其设计保护工具库。尽管外观设计专利未必总是最佳选择，但在某些情况下，它能为产品提供最有效的保护。