专利侵权诉讼耗资巨大,可能持续多年,并严重分散企业市场经营的精力。虽然通过庭审直至最终判决来抗辩侵权指控能带来情感上的满足感,但被告若能尽早退出诉讼,则可节省大量资源。近期发生的 DataWidget, LLC 诉 The Rocket Science Group, LLC 为软件公司提供了可借鉴的策略范例,即如何在缺乏充分事实依据的情况下争取专利侵权案件的早期驳回。
背景介绍
《联邦民事诉讼规则》及实体专利法为专利案件中的被告提供了多种保护措施,使其免受无理诉讼的侵害,尽管这些保护措施可能适用范围有限。例如,联邦规则第11条允许在原告未进行充分诉前调查时驳回诉讼并实施制裁;但正如 霍夫曼-拉罗什公司诉英维美公司案案所示,原告可通过要求被控被告解释无法从公开信息中确定的产品运作原理来规避制裁。 2014年,最高法院在爱丽丝公司诉CLS银行国际案中裁定:针对计算机实施的"结算风险"缓解方案的专利主张不符合《美国法典》第35编第101条的专利适格性要求,该方案实质上涵盖了不具备专利资格的抽象概念,且通用计算机实施未能将该抽象概念转化为具备专利资格的发明。 自爱丽丝案后,软件相关诉讼中频繁出现以"专利主题不具备可专利性"为由的驳回动议,此类动议提交量从2013年的31件激增至2016年的350余件。

正如我们先前分析所述,一年后的2015年,简化版专利诉状(Form 18)被废止,原告必须陈述足够的事实依据,使法院能够合理推断被告应对所指控的不当行为承担责任。两年后的2017年,最高法院在 TC Heartland LLC诉Kraft Foods Group Brands LLC案 案中明确指出:就专利诉讼管辖地而言,公司仅在其注册地"具有住所",而非仅因受属人管辖权约束即可视为具有住所,从而限制了对公司提起诉讼的管辖地范围。 然而DataWidget案揭示了被告的另一种规避诉讼策略:即便在适格管辖地被诉,且原告已通过要求目标被告解释涉案系统运作方式履行《规则11》义务,被告仍可据此抗辩。
最新进展
在DataWidget案中,原告主张其持有某项专利,该专利涉及"通过数据销售小工具在第三方网站上销售定制化客户专属数据子集"的系统。原告在提起诉讼前曾联系被告,询问其如何将数据销售商的信息整合到网页中,但被告始终未予回应。 原告并未因此却步,且因曾就涉案系统运作向被告发出质询而可能免于《规则11》制裁,遂提起专利侵权诉讼。诉状中承认其侵权指控基于一系列假设:非当事人软件开发者创建了被告使用的软件,该软件实现了原告专利所主张的功能。 在被告提出驳回动议时,原告辩称其已充分陈述:(1)专利所有权;(2)侵权方名称;(3)被侵权专利的引证;(4)侵权行为;(5)联邦专利法的引证——根据已被废止的18号表格,这些陈述本足以构成专利侵权主张。
法院认定,第18号表格仅需"简单陈述被告侵犯了原告专利",而根据现行诉状标准,原告"必须通过陈述事实,将被指控侵权的产品与专利权利要求要素关联起来,从而合理证明被告构成侵权"。 诉状仅对被控系统的工作原理进行推测,法院认定原告若无法通过事实主张说明被告系统如何实际实施专利权利要求限制,则无法构成有效侵权主张。 尽管法院承认原告在未进行证据开示的情况下"对被告运营缺乏了解时只能进行推测",但仍拒绝推进本案,理由是"允许基于假设推进诉讼将导致诉状标准被不恰当地降低,致使任何专利权人仅因产品相似即可提起诉讼,迫使被告承担诉讼时间与成本"。 因此,法院驳回了起诉,并认定原告"无权通过证据开示程序来确定其是否具备诉讼请求权"。
结论
DataWidget案对软件公司具有特殊意义,其产品无法被潜在专利原告逆向工程破解。有时通过与专利权人合作说明侵权行为不可能发生,可化解诉讼纠纷,但合作并不能保证避免争议。DataWidget案后,软件公司更有动力拒绝与潜在原告合作——若原告承认其侵权主张缺乏事实依据,可能导致案件被提前驳回。