Fintiv公司根据新任局长规定对专利审判与上诉委员会程序行使酌情拒绝权

美国专利商标局新任局长凯瑟琳·维达尔近日发布备忘录，澄清专利审判与上诉委员会（PTAB）对 Fintiv案 案对PTAB程序（如当事人间复审程序 （IPR）和授予后复审程序（PGR））酌情驳回申请的适用问题。局长新指引的核心要素概述如下。

当某方被指控侵犯专利时，其寻求专利无效宣告或专利权复审已成为惯常做法。自近十年前引入以来，此类程序的申请量呈激增态势。 专利权人的首要防御策略之一是主张裁量性驳回程序。虽然存在多种主张裁量性驳回的依据，但最常援引的依据源自Fintiv案——该先例性判决确立了六因素测试标准，用于评估在存在并行地区法院诉讼时是否启动《美国发明法案》授予后程序。自Fintiv案后，专利审判与上诉委员会（PTAB）已多次以裁量权为由驳回申请——当预定审判日期早于法定最终书面裁决期限时。多项PTAB裁决还扩展了Fintiv案的适用范围，允许基于国际贸易委员会（ITC）并行调查驳回启动申请。本备忘录将针对这些及其他问题进行阐述，要点如下：

新任董事Fintiv备忘录要点

• 根据Fintiv案，当请愿书提供具有说服力的不可专利性证据时，完全可以避免驳回，这使得请愿书的实质内容成为分析的核心。此前，专利审判与上诉委员会（PTAB）会根据Fintiv第六项因素 及其他相关因素，权衡所主张理由的相对强度。 备忘录明确指出："具有说服力的实质性挑战是指，若在审判中未被反驳，其证据将明显导致'一项或多项权利要求在优势证据标准下不具备可专利性'的结论"，这与"仅满足法定启动门槛"的信息形成鲜明对比。 PTAB今后如何适用"有力证据"标准，值得密切关注。
• Fintiv协议将 不再适用于国际贸易委员会（ITC）的诉讼程序。该协议现 明确限定于 地区法院诉讼程序。此项澄清具有重大意义，因为ITC调查进程迅速，导致专利审判与上诉委员会（PTAB）在多起案件中以自由裁量权为由驳回立案申请——这些案件中请求人未能提供承诺书，承诺不在ITC就至少相同理由提起诉讼。 此项变更可能影响专利权人是否启动ITC调查的决策，或选择将诉求限定于地区法院——该法院仍可援引Fintiv原则驳回申请 。专利权人亦可能不再认为有必要提交承诺书以规避自由裁量权驳回。
• 通过Fintiv的 拒保情况可通过以下方式避免： 索特拉 协议，承诺不在地区法院"就同一理由或任何本可合理地在专利审判与上诉委员会（ PTAB）提出的主张 "提起诉讼。 尽管专利审判与上诉委员会近期在请求人提供此类宽泛协议时，已不再依据Fintiv条款行使拒绝立案的管辖权，但仍需综合考量其他因素（如法院审判日期临近程度）进行权衡。本次修订明确规定：Sotera协议将避免Fintiv条款下的自由裁量拒绝。当请求人提供更狭义的 沙之革命 条款时是否仍会驳回立案申请。
• 审判日期与专利审判与上诉委员会（PTAB）作出最终书面裁决的法定截止期限（Fintiv因素2 ）的接近程度，现将依据"平行诉讼所在地区民事审判从立案到结案的中位时间"而非法院预定开庭日期来判定。 备忘录指出，当事人可提交反映相关地区法院最新审判周期中位数统计数据的证据，以及其他佐证材料，例如平行诉讼中法官审理的案件数量、其他案件的处理速度及可处理能力等。

结语与专利审判与上诉委员会程序的未来

备忘录传递的信息清晰明确——依据充分的知识产权（IPR）和植物育种权（PGR）请愿书如今更可能获得受理。局长新指引的核心要义在于：依据Fintiv案裁决的酌情驳回将大幅减少，而请愿书所列理由的实质性将受到更严格审查。 此外，Sotera协议条款似乎足以避免Fintiv裁决下的驳回。专利权人需审慎评估请愿书的实质价值，并考量放弃追索"本可合理提出"至专利审判与上诉委员会（PTAB）的理由所产生的影响——尤其当地区法院不太可能在PTAB程序结束前中止诉讼时。 该指引还将提升初步答复中实质性论点的权重。专家声明——这类材料传统上仅在程序启动后提交——或将更常见于初步答复，以期揭示请愿书实质内容的缺陷（从而增加依据Fintiv原则驳回请愿的可能性）。