La decisión del Tribunal Supremo en el caso Mission Product Holdings, Inc. contra Tempnology, LLC tiene amplias implicaciones para las licencias y otros acuerdos en casos de quiebra: análisis.

El 20 de mayo de 2019, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso Mission Product Holdings, Inc. contra Tempnology, LLC. Los hechos del caso y sus posibles implicaciones se discutieron anteriormente en este blog aquí. En la decisión 8-1 redactada por la jueza Kagan, el tribunal dictaminó que los acuerdos rechazados por un deudor en quiebra no se considerarán rescindidos o anulados.  Por el contrario, la parte no deudora conservará los derechos que le correspondan en virtud de la legislación aplicable no relacionada con la quiebra tras el incumplimiento del acuerdo. Aunque la decisión se refería a una licencia de marca registrada rechazada, el tribunal dejó claro que la sentencia se aplicaba de manera general a todo tipo de acuerdos rechazados por un deudor en virtud del artículo 365 del Código de Quiebras.  El rechazo de los acuerdos suele ser una herramienta fundamental en el Capítulo 11, ya que permite al deudor liberarse de obligaciones onerosas. El hecho de que las partes no deudoras conserven determinados derechos tras el rechazo obligará a los deudores —y a los posibles deudores— a considerar cómo el rechazo afectará a sus objetivos de reorganización. Por su parte, las partes no deudoras deben considerar la mejor manera de utilizar la ventaja negociadora que les ha concedido el Tribunal Supremo.

El caso Mission Products involucraba a Tempnology, LLC, una empresa que fabricaba ropa deportiva y concedió la licencia para utilizar su marca comercial COOLCORE y los derechos relacionados a un licenciatario llamado Mission Product Holdings, Inc. En resumen, Tempnology intentó utilizar su solicitud de quiebra en virtud del Capítulo 11 como medio para rechazar una licencia de marca comercial con Mission y, por lo tanto, rescindir los derechos de Mission en virtud de la licencia.  Muchos tribunales han sostenido que, tras el rechazo de un acuerdo como una licencia en un caso de quiebra, las partes no deudoras se limitan a presentar una reclamación general sin garantía.  Dependiendo del caso, los acreedores generales no garantizados pueden recibir mucho menos que el valor nominal de sus reclamaciones. Sin embargo, algunos tribunales, entre ellos el Tribunal de Apelación del Séptimo Circuito en un caso de 2012 denominado Sunbeam Products, Inc. contra Chicago American Manufacturing, LLC, han sostenido que el rechazo no extingue los derechos del licenciatario y que el licenciatario no deudor conserva ciertos derechos de ejecución tras el rechazo.  En este sentido, fuera del contexto de la quiebra, el incumplimiento por parte del licenciante de un contrato de licencia de marca registrada no significa que el licenciatario ya no tenga ningún derecho sobre la licencia. De hecho, la legislación estatal ofrece una serie de recursos al licenciatario que no llegan a la rescisión.

En el caso Mission Products, el tribunal de quiebras dictaminó que la rescisión del contrato de licencia revocaba el derecho de Mission a utilizar las marcas COOLCORE. El Panel de Apelación de Quiebras revocó la decisión, basándose en el razonamiento del tribunal de Sunbeam. En la apelación ante el Primer Circuito, el tribunal restableció la decisión del tribunal de quiebras de que la denegación rescindía efectivamente el contrato de licencia. El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de certiorari para resolver la discrepancia entre el Séptimo y el Primer Circuito.

La jueza Kagan comenzó el análisis del tribunal desestimando cualquier argumento de que el asunto era irrelevante. Tempnology argumentó que no existía controversia alguna, ya que el contrato de licencia había expirado según sus términos y todos los activos se habían distribuido en el caso de quiebra. El tribunal consideró que el asunto no era irrelevante por varias razones, entre ellas que Mission podría «solicitar la reversión de las distribuciones anteriores para obtener su parte justa del patrimonio».  Sin embargo, aunque ocho jueces consideraron que el asunto no era irrelevante, el juez Gorsuch redactó un breve voto particular discrepante, en el que afirmaba que la incapacidad de los abogados de Mission para articular una teoría que realmente diera lugar a una reclamación por daños y perjuicios hacía que el asunto fuera irrelevante.

En cuanto al fondo del asunto, el tribunal abordó directamente el significado y el efecto del rechazo en virtud de la ley de quiebras. El tribunal señaló que habían surgido dos opiniones contrapuestas. Por un lado, según se expone en la sentencia Sunbeam, el rechazo actúa simplemente como un incumplimiento y la parte no deudora no solo tiene derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios al deudor, sino que también conserva los derechos posteriores al incumplimiento que tendría fuera de la quiebra.  Por otro lado, según la opinión expresada por el Primer Circuito, el rechazo actúa como una rescisión del acuerdo, lo que deja a la parte no deudora con el único recurso de presentar una reclamación en el caso de quiebra.  El tribunal se pronunció firmemente a favor de Sunbeam en la disputa, basándose en gran medida en la conclusión de que el artículo 365(g) del Código de Quiebras establece sin ambigüedades que el rechazo de una licencia u otro «contrato ejecutorio» constituye un incumplimiento de dicho acuerdo, que se considera que se ha producido inmediatamente antes de la presentación del caso de quiebra.

Un factor decisivo para la decisión del tribunal fue la conclusión de que no se debe permitir que una parte —incluido un deudor en quiebra— utilice su incumplimiento para negar a la otra parte los derechos que le corresponden en virtud de un contrato. El tribunal expuso un caso hipotético relacionado con el alquiler de una fotocopiadora para ilustrar este punto.  Supongamos, según el tribunal, que un bufete de abogados alquila una fotocopiadora a un distribuidor y que el contrato de alquiler exige que el distribuidor preste un servicio mensual a cambio de una cuota. Supongamos además que el distribuidor incumple posteriormente el acuerdo al negarse a prestar el servicio. El bufete de abogados se encuentra entonces ante una disyuntiva.  El bufete podría quedarse con la fotocopiadora, seguir pagando el servicio y demandar al distribuidor por daños y perjuicios. Alternativamente, el bufete podría dejar de pagar, devolver la fotocopiadora al distribuidor y demandarlo por daños y perjuicios. La cuestión clave, señaló el tribunal, es que la decisión de rescindir el contrato y devolver la fotocopiadora corresponde al bufete de abogados.  El distribuidor no puede, basándose en su propio incumplimiento, rescindir el contrato y reclamar la fotocopiadora. Del mismo modo, razonó el tribunal, si el distribuidor se hubiera acogido al Capítulo 11 de la ley de quiebras, no podría utilizar la rescisión —que se considera un incumplimiento en virtud del artículo 365(g)— para rescindir el contrato de arrendamiento y reclamar la fotocopiadora.  El tribunal razonó que determinar lo contrario sería otorgar al deudor poderes de evasión no establecidos en el Código de Quiebras. El tribunal señaló que poderes como el de evitar una transferencia fraudulenta solo pueden invocarse en circunstancias muy concretas y que interpretar el artículo 365 para proporcionar un nuevo poder de evasión —muy amplio— «subvertiría todo lo que hace el Código para mantener las evasiones dentro de unos límites». 

El tribunal también rechazó los argumentos de Tempnology de que existía una «implicación negativa» creada por otras disposiciones del artículo 365 del Código de Quiebras, como los artículos 365(h) y 365(n).  Esas secciones proporcionan protecciones específicas tras el rechazo a determinadas partes, incluidos los inquilinos de bienes inmuebles no residenciales en el caso de la sección 365(h) y los licenciatarios de propiedad intelectual en el caso de la sección 365(n). Tempnology argumentó que, dado que el Congreso proporcionaba protecciones tras el rechazo a esas partes específicamente identificadas, se deducía que todas las demás partes no tenían derechos tras el rechazo.  El tribunal revisó el historial legislativo de los apartados de la sección 365 y no encontró ningún plan general del Congreso para proteger a determinadas partes, dejando de lado a otras. Más bien, las promulgaciones se produjeron «a lo largo de medio siglo» como resultado de una «mezcla de intervenciones legislativas».  El tribunal también dejó claro que, si bien la sección 365(n) se aplica a determinadas licencias de propiedad intelectual, no se aplica a las licencias de marcas comerciales. Así pues, en un giro algo irónico, el hecho de que el Congreso dejara a los licenciatarios de marcas comerciales fuera de la «protección» de la sección 365(n) significa que estos pueden estar en mejor situación tras el rechazo, ya que no están obligados a ajustarse a los límites de los términos de la 365(n).

Por último, el tribunal abordó la preocupación de Tempnology de que permitir a los licenciatarios de marcas comerciales conservar los derechos tras el rechazo es contrario a las políticas de reorganización del Capítulo 11, ya que obligaría al deudor/licenciante «a elegir entre gastar los escasos recursos en el control de calidad y arriesgarse a perder un activo valioso», es decir, la marca.  El tribunal rechazó este argumento por varias razones, entre ellas que el artículo 365 se refiere a todo tipo de arrendamientos y contratos ejecutorios y, por lo tanto, permitir que una preocupación particular relacionada con las licencias de marcas registradas defina el significado de rechazo «permitiría que la cola moviera al doberman». En términos más generales, el tribunal señaló que, si bien el Código de Quiebras favorece las reorganizaciones, «no permite todo lo que pueda promover ese objetivo».

Por lo tanto, el tribunal revocó la decisión del Primer Circuito y remitió el caso al tribunal de quiebras. Además, la jueza Sotomayor redactó una opinión concurrente «para destacar dos características potencialmente significativas» del fallo. En primer lugar, la jueza Sotomayor señaló que la decisión no debe interpretarse en el sentido de que concede a todos los licenciatarios de marcas registradas el derecho irrestricto a seguir utilizando la marca después de su rechazo.  Más bien, se debe realizar una investigación caso por caso para determinar si, de hecho, los derechos del licenciatario sobrevivirían a un incumplimiento en virtud de la legislación aplicable no relacionada con la quiebra. En segundo lugar, la decisión del tribunal establece efectos distintos tras el rechazo para los licenciatarios de marcas registradas frente a los licenciatarios de otros tipos de propiedad intelectual. La jueza Sotomayor sugirió que, dado ese resultado, el Congreso podría querer adaptar las medidas correctivas tras el rechazo que se aplican específicamente a los licenciatarios de marcas registradas. 

Si bien el caso Mission Products responde a la pregunta de si un rechazo debe tratarse como una rescisión o una anulación, es seguro que el caso planteará otras preguntas en casos futuros. Como afirmó la jueza Sotomayor en su opinión concurrente, será necesario realizar un análisis de la legislación no relacionada con la quiebra para determinar el alcance de los derechos posteriores al rechazo de la parte no deudora.  Es probable que esto introduzca un grado de incertidumbre en la planificación y la estrategia de muchos posibles casos de quiebra en virtud del Capítulo 11. Además, las disputas sobre dichos derechos posteriores al rechazo pueden dar lugar a un aumento de los costes del Capítulo 11. Esto puede exacerbar la preocupación existente entre muchos de que el Capítulo 11 es demasiado caro.  Dicho esto, aunque Mission Products puede limitar las opciones de algunos deudores, ciertas herramientas poderosas (la suspensión automática, la evitación de gravámenes, las modificaciones contractuales «cram down» no consensuadas) solo existen en la quiebra. Sin duda, los abogados creativos de los deudores determinarán cómo seguir haciendo uso de estas poderosas herramientas de quiebra, aunque el concepto de rechazo no sea tan poderoso como lo interpretaron algunos tribunales inferiores.