Los errores en la lista de secuencias pueden privarle del ajuste del plazo de la patente
Según las normas actuales de ajuste del plazo de la patente (PTA) de la USPTO, se puede cobrar al solicitante una deducción por ajuste del plazo de la patente (PTA) por «demora del solicitante» antes de que comience el examen si la solicitud no está «lista para su examen» en un plazo de ocho meses a partir de la fecha de presentación (o la fecha de inicio de la fase nacional). Aunque esa norma entró en vigor por primera vez con los cambios normativos del Tratado sobre el Derecho de Patentes del 18 de diciembre de 2013, hemos observado un aumento de las deducciones PTA previas al examen desde que la USPTO implementó el Supernusel16 de julio de 2020. Aunque esos cambiosmodificaron expresamente las normas PTA relativas alas modificaciones preliminares, los solicitantes pueden sorprenderse al ver que se les cobran deducciones PTA por corregir errores en la lista de secuencias.
La regla «Listo para el examen»
La norma de «listo para examen» de ocho meses se establece actualmente en 37 CFR 1.704(c)(13):
(13) No presentar una solicitud en condiciones para su examen, tal y como se define en el apartado (f) de esta sección en un plazo de ocho meses a partir de la fecha en que se presentó la solicitud en virtud del artículo 35 U.S.C. 111(a) o de la fecha de inicio de la fase nacional en virtud del artículo 35 U.S.C. 371(b) o (f) en una solicitud internacional, en cuyo caso el período de ajuste establecido en el artículo 1.703 se reducirá por el número de días, si lo hubiera, a partir del día siguiente a la fecha en que se cumplan ocho meses desde la fecha en que se presentó la solicitud en virtud del artículo 35 U.S.C. 111(a) o la fecha de inicio de la fase nacional en virtud del artículo 35 U.S.C. 371(b) o (f) en una solicitud internacional, y que finalice en la fecha en que la solicitud esté en condiciones de ser examinada, tal y como se define en el párrafo (f) de esta sección; y
Esta regla se basa libremente en la regla de la PTA que otorga PTA si la USPTO tarda más de 14 meses en emitir la primera acción oficial en virtud del artículo 35 USC § 132 o la notificación de concesión. Aunque hay una gran diferencia entre 8 y 14 meses, la USPTO siempre intenta reducir el tiempo hasta la primera acción oficial y no quiere que esos esfuerzos se vean obstaculizados por solicitudes que no están listas para su examen.
Según el panel de control de la USPTO, el tiempo medio actual hasta la primera acción de la Oficina («Pendiente de primera acción de la Oficina») es de 16, 9 meses.
Requisitos para estar «listo para el examen»
Los requisitos para estar «listo para el examen» se establecen actualmente en 37 CFR 1.704(f):
(f) Una solicitud presentada en virtud del artículo 35 U.S.C. 111(a) estará en condiciones de ser examinada cuando incluya una especificación, con al menos una reivindicación y un resumen (§ 1.72(b)), y cuente con los documentos que cumplen con el artículo § 1.52, los dibujos (si los hubiera) que cumplen con el artículo § 1.84, cualquier traducción al inglés exigida por § 1.52(d) o § 1.57(a), una lista de secuencias que cumpla con § 1.821 a § 1.825 (si procede), el juramento o declaración del inventor o una hoja de datos de la solicitud que contenga la información especificada en el § 1.63(b), la tasa básica de presentación (§ 1.16(a) o § 1.16(c)), la tasa de búsqueda (§ 1.16(k) o § 1.16(m)), la tasa de examen (§ 1.16(o) o § 1.16(q)), cualquier copia certificada de la solicitud presentada anteriormente que exija el § 1.57(a) y cualquier tasa por tamaño de la solicitud que exija la Oficina en virtud del § 1.16(s). Una solicitud internacional está en condiciones de ser examinada cuando ha entrado en la fase nacional, tal y como se define en § 1.491(b), e incluye una especificación, con al menos una reivindicación y un resumen (§ 1.72(b)), y cuenta con documentos que cumplen con § 1.52, dibujos (si los hay) que cumplen con § 1.84, una lista de secuencias que cumpla con lo dispuesto en los apartados § 1.821 a § 1.825 (si procede), el juramento o declaración del inventor o una hoja de datos de la solicitud que contenga la información especificada en el § 1.63(b), la tasa de búsqueda (§ 1.492(b)), la tasa de examen (§ 1.492(c)) y cualquier tasa por tamaño de la solicitud exigida por la Oficina en virtud del § 1.492(j).
Como se indica en el texto resaltado, una lista de secuencias que cumpla plenamente con los requisitos es uno de los requisitos para que la solicitud esté «lista para su examen».
La regla de «listo para examen» tiene una excepción si se emite una acción oficial (o notificación de concesión) antes de que se cumpla alguno de los requisitos:
Se considerará que una solicitud cumple con los requisitos del artículo 1.52 en lo que respecta a los documentos, con los del artículo 1.84 en lo que respecta a los dibujos (si los hubiera) y con los de los artículos 1.821 a 1.825 en lo que respecta a la lista de secuencias (si procede) a los efectos del presente apartado en la fecha de presentación de la última respuesta (si la hubiera) que corrija los documentos, dibujos o listado de secuencias anterior a la fecha de envío por correo de una acción en virtud del artículo 35 U.S.C. 132 o de una notificación de concesión en virtud del artículo 35 U.S.C. 151, lo que ocurra primero.
Esto significa que si la USPTO no detecta ninguna deficiencia antes de emitir la primera acción oficial (o notificación de concesión), el solicitante no se le cobrará una deducción de PTA por corregir cualquier deficiencia identificada por el examinador dentro del plazo inicial establecido en la acción oficial.
Por otro lado, si la USPTO (o el solicitante) detecta alguna deficiencia, corregirla una vez transcurrido el plazo de ocho meses podría dar lugar a una deducción del PTA por «demora del solicitante».
Los errores en la secuencia de listado pueden privarle de la PTA
Aunque la USPTO suele emitir avisos tempranos sobre cualquier deficiencia en las tasas (por ejemplo), puede tardar algún tiempo en emitir avisos sobre cualquier error en una lista de secuencias (por ejemplo, un «Aviso para cumplir con los requisitos para las solicitudes de patente que contienen divulgaciones de secuencias de nucleótidos y/o secuencias de aminoácidos»). Las normas actuales sobre PTA no ofrecen ninguna garantía de PTA a los solicitantes que creían haber cumplido las normas sobre listas de secuencias, pero se detecta un error técnico en la presentación en un momento cercano o posterior al plazo de ocho meses, pero antes de que se emita la primera resolución oficial (o notificación de concesión). Incluso si el solicitante presenta una respuesta completa y oportuna a una notificación de cumplimiento, se le puede aplicar una deducción de PTA desde la fecha de los ocho meses hasta la fecha en que se presenta la respuesta.
Los solicitantes interesados en maximizar la duración de la patente y minimizar las deducciones de PTA deben considerar tomar medidas para garantizar que cualquier lista de secuencias requerida se presente mucho antes de la fecha de los ocho meses y que se cumplan todas las normas relativas a las listas de secuencias. La USPTO ofrece«consejos útiles»para cumplir con las normas y una aplicación de software basada en Microsoft Windows, denominada«Sequence Listing Checker», para comprobar que los formularios de listas de secuencias legibles por ordenador cumplen con las normas de formato y contenido. Sin embargo, la USPTO puede seguir encontrando errores en una lista de secuencias que haya «superado» la prueba del verificador de listas de secuencias. Por lo tanto, incluso aprovechando estos recursos, es posible que no se puedan evitar todos los errores de las listas de secuencias; no obstante, podrían reducir las posibilidades de robo de PTA relacionado con las listas de secuencias.
