El director de la USPTO, Vidal, cierra la vía de escape de Fintiv sobre la denegación discrecional
La práctica de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB) ha evolucionado a un ritmo vertiginoso durante el mandato de la directora de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, Vidal. Su memorándum Fintiv alteró rápidamente la práctica en torno a una cuestión fundamental: las denegaciones discrecionales de los procedimientos de la PTAB, como la revisión inter partes (IPR) y la revisión posterior a la concesión (PGR). A poco más de ocho meses de esta nueva era, la directora Vidal ha cerrado, mediante una decisión de revisión de oficio sin precedentes, lo que parecía ser una vía de escape para los solicitantes en el marco establecido anteriormente en el memorándum. Commscope Techs. LLC contra Dali Wireless, Inc., IPR2022-01242, Documento 23, páginas 4-5 (PTAB, 27 de febrero de 2023). En concreto, aclaró que una petición no puede eludir la denegación discrecional simplemente presentando pruebas convincentes de no patentabilidad sin tener en cuenta los demás factores de Fintiv . Más bien, el análisis de «pruebas convincentes» establecido en el memorándum solo entra en juego si los factores 1 a 5 de Fintiv ya se consideran favorables a la denegación de la institución.
Los profesionales con experiencia observarán que la guía subraya el factor 6 de Fintiv , que proporcionaba una advertencia basada en los méritos para evitar la denegación en la práctica previa al memorándum en la aplicación original de Fintiv. Mientras que anteriormente la Junta evaluaba el factor 6 en equilibrio con al menos algunos de los factores 1-5, la guía deja claro que el factor 6 debe superar de manera convincente a todos los factores 1-5 para evitar la denegación. Al cambiar el marco de esta manera y excluir una posible solución alternativa de los factores 1 a 5, es probable que el memorándum revisado del director dé lugar a un aumento de las denegaciones en virtud de Fintiv. Como se explicó anteriormente en el memorándum, el criterio de «pruebas convincentes» evalúa si la petición presenta impugnaciones «en las que las pruebas, si no se refutan en el juicio, conducirían claramente a la conclusión de que una o más reivindicaciones no son patentables por preponderancia de la prueba». Posteriormente, el director explicó que «conducirían claramente» significa «que es muy probable que el solicitante prevalezca con respecto a al menos una reivindicación impugnada». OpenSky Indus., LLC contra VLSI Tech. LLC, IPR2021-01064, Documento 102, 49-50 (PTAB, 4 de octubre de 2022) (precedente).
Además, la aclaración del director puede dar lugar a que la Junta considere con mayor detenimiento los factores 1 a 5. Por ejemplo, la Junta puede mostrar un mayor interés en los argumentos relativos al alcance de la inversión y al grado de solapamiento en el procedimiento paralelo en virtud de los factores 3 y 4. Los profesionales harían bien en afilar sus lápices y considerar cómo inclinar los factores 1 a 5 de Fintiv a su favor para mitigar el riesgo de denegaciones discrecionales en el futuro.
