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Roberto J. Fernández

Abogado sénior

Roberto J. Fernández

Abogado sénior

Roberto J. Fernández asesora a empresas tecnológicas innovadoras en la creación y gestión de carteras de patentes que respalden el desarrollo de productos, la fabricación y la estrategia comercial a largo plazo. Trabaja en estrecha colaboración con los equipos internos de asuntos jurídicos, ingeniería y negocios para armonizar la obtención de patentes, las prácticas de continuación y la protección de diseños con el posicionamiento competitivo, la planificación del ciclo de vida de los productos y los objetivos futuros de monetización.

La práctica profesional de Roberto se centra en la tramitación de patentes y el desarrollo de carteras para empresas que operan en ámbitos tecnológicos mecánicos y electromecánicos complejos. Asesora habitualmente sobre estrategia de reivindicaciones, planificación de continuaciones y divisiones, superposición de patentes de diseño y obtención de la concesión de reivindicaciones de valor estratégico, ayudando a los clientes a proteger las innovaciones más importantes a medida que los productos pasan de la fase de desarrollo a la de comercialización.

Trabaja intensamente con tecnologías relacionadas con los sistemas de fabricación, la robótica y la automatización, los dispositivos médicos, las aplicaciones para el sector de la automoción y la movilidad, los sistemas energéticos y de suministro eléctrico, y los productos de consumo e industriales, especialmente en aquellos ámbitos en los que se entrecruzan el hardware, la electrónica y los sistemas basados en software.

La práctica profesional de Roberto se centra en el desarrollo de carteras de patentes de gran importancia para empresas que operan en entornos tecnológicos mecánicos y electromecánicos complejos. Su trabajo se centra en ayudar a las empresas a proteger sus productos y plataformas tecnológicas fundamentales de una manera práctica, escalable y acorde con el funcionamiento del negocio.

Roberto también se basa en su amplia experiencia en procedimientos ante la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB) posteriores a la concesión de la patente para orientar las decisiones previas a la tramitación y las relacionadas con la cartera de patentes, lo que permite a los clientes comprender mejor cómo las estrategias de redacción y presentación de patentes pueden afectar posteriormente a la aplicación, la defensa o a consideraciones más amplias de gestión de riesgos.

Roberto es la opción ideal para aquellas empresas que buscan un asesor capaz de combinar una ejecución eficiente y adaptable con una orientación estratégica práctica, adaptada a la tecnología, la fase de crecimiento y los objetivos comerciales de la empresa. Los clientes valoran su capacidad para traducir la innovación técnica en estrategias jurídicas prácticas que evolucionan al ritmo del negocio.

Roberto forma parte del departamento de Tecnologías Mecánicas y Electromecánicas, del departamento de Procedimientos ante la PTAB y del equipo de Derechos de Diseño de la firma, así como de los equipos de los sectores de la automoción, la alimentación y las bebidas, y la energía.

Premios y reconocimientos

  • Illinois Super Lawyers® Rising Star (2022-2024)

Presentaciones y publicaciones

  • Panelista, Práctica ante la PTAB, Colegio de Abogados de la PTAB (julio de 2022)
  • Presentador, Idea – Invención – Industria, Conferencia Anual de la Organización de Inventores de Chicago (octubre de 2019)
  • Ponente invitado, Almuerzo anual de becas de la Escuela de Ingeniería de Milwaukee (octubre de 2016)
Un mazo de juez de madera descansa sobre un bloque insonorizante en lo alto de un escritorio, con una bandera estadounidense borrosa visible al fondo: una escena emblemática que suele encontrarse en despachos de abogados o que suelen representar los abogados de Chicago que ofrecen asistencia en litigios.
25 de marzo de 2026 Asesor del sector manufacturero

El Tribunal Federal de Apelaciones amplía el alcance de la «estructura correspondiente» en virtud del artículo 112(f): tres conclusiones para los asesores en materia de patentes

La memoria descriptiva de la patente en cuestión describía dos funciones y hacía referencia a varios controladores convencionales a modo de ejemplo. Gramm alegó que todos los controladores convencionales mencionados reunían los requisitos para considerarse «estructura correspondiente» con arreglo al artículo 35 U.S.C. §112(f). El tribunal de distrito no estuvo de acuerdo y concluyó que uno de los controladores no podía considerarse «estructura correspondiente» con arreglo al artículo §112(f) porque era incapaz de realizar una de las funciones mencionadas en la memoria descriptiva, aunque dicha función no formara parte de la limitación reivindicada.
27 de marzo de 2025 En las noticias

Roberto Fernández comenta los nuevos procedimientos de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO)

El abogado sénior de Foley & Lardner LLP, Roberto Fernández, evaluó los nuevos procedimientos de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) en el artículo de Law360 titulado «Se espera que los nuevos procedimientos den lugar a más denegaciones de la PTAB».
17 de marzo de 2025 Eventos

Únase a nosotros en ProMat 2025

Nos estamos preparando para ProMat 2025, una conferencia líder en fabricación y cadena de suministro, que se celebrará en Chicago del 17 al 20 de marzo de 2025. ¿Nos veremos allí?
Primer plano de una oblea de silicio que muestra filas de microchips con un patrón arcoíris reflejado en la superficie, simbolizando la precisión y la innovación que hay detrás del apoyo en litigios en el que confían los principales abogados de Chicago.
7 de agosto de 2024 Asesor de la industria manufacturera

Aprovechar las tendencias mundiales en materia de patentes en la fabricación inteligente para desarrollar una estrategia de propiedad intelectual eficaz y bien fundamentada 

En la economía global actual, la investigación y el desarrollo (I+D) de productos se ha concentrado históricamente en Estados Unidos y China.
12 de abril de 2024 Puntos de vista de Foley

Las solicitudes de derechos de propiedad intelectual siguen una trayectoria ascendente sostenida

Un informe reciente de la empresa líder en datos sobre patentes RPX Corp. muestra que las solicitudes de revisión inter partes (IPR) han aumentado significativamente durante...
2 de abril de 2024 Puntos de vista de Foley

Las tendencias en patentes de impresión 3D muestran un crecimiento en áreas sorprendentes

La EPO publicó un estudio que muestra que la impresión 3D es un área muy candente en las solicitudes de patentes. El estudio reveló que «entre 2013 y 2020...