La USPTO proporciona orientación actualizada sobre el uso de la técnica anterior admitida por el solicitante

La directora de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), Kathi Vidal, modificó recientemente una decisión de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB) para abordar el uso de la técnica anterior admitida por el solicitante (AAPA) en las solicitudes de revisión inter partes (IPR). La AAPA es la técnica citada o descrita por un solicitante en la solicitud de patente, por ejemplo, al describir una tecnología como «convencional» o «bien conocida». El uso de la AAPA por parte de quien impugna una patente en las solicitudes de IPR ha evolucionado en los últimos años a la luz de las decisiones del Tribunal Federal de Apelación y de las propias directrices de la USPTO sobre el tema. La decisión de revisión de la directora Vidal ofrece una aclaración útil sobre cuándo se puede incluir la AAPA en una solicitud de IPR y cómo puede ser considerada por la PTAB.

Evolución del uso de la AAPA en las solicitudes de derechos de propiedad intelectual

Según el artículo 35 U.S.C. § 311, la «base» de una impugnación de derechos de propiedad intelectual solo puede ser «el estado de la técnica consistente en patentes o publicaciones impresas». Sin embargo, seguía sin resolverse si la AAPA podía incluirse en una petición de derechos de propiedad intelectual y en qué medida la Junta podía tenerla en cuenta y basarse en ella.

En 2020, la USPTO, entonces dirigida por el exdirector Iancu, publicó una guía en la que se afirmaba que la AAPA no es estado de la técnica según el artículo 311 y, por lo tanto, no podía constituir la base de una impugnación por invalidez.¹Sin embargo, la PTAB podría considerar la AAPA como prueba del conocimiento general de una persona con conocimientos técnicos normales en la materia en el momento de la invención.²Por lo tanto, aunque la AAPA no podía utilizarse por sí sola como base para una petición de IPR, se permitía incluirla en una petición junto con otras patentes o publicaciones impresas.³

La orientación de la USPTO fue adoptada en gran medida por el Tribunal Federal de Apelación en la decisión Qualcomm contra Apple.⁴La PTAB determinó que la AAPA reunía los requisitos para ser considerada una «patente o publicación impresa» a los efectos del artículo 311, ya que la AAPA aparece en una especificación de patente (concretamente, la patente impugnada). En apelación, el Tribunal Federal de Apelación discrepó, sosteniendo que la AAPA no es una patente ni una publicación impresa y, por lo tanto, no puede constituir la base de una impugnación de validez en una petición de IPR. Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelación también sostuvo que «dado que las admisiones del titular de la patente sobre el alcance y el contenido del estado de la técnica proporcionan una base fáctica sobre lo que un experto en la materia habría sabido en el momento de la invención, se deduce que la AAPA puede utilizarse de manera similar en una revisión inter partes^».⁵

En junio de 2022, el director de la USPTO, Vidal, publicó una guía actualizada en la que se estipula que, cuando una petición de IPR se basa en la AAPA «en combinación con una o más patentes o publicaciones impresas anteriores, esas admisiones no constituyen «la base» del motivo y deben ser consideradas por la Junta en su análisis de patentabilidad^».6

Primera y segunda decisiones finales escritas en Solaredge y revisión posterior

En el caso subyacente que desencadenó la revisión del director Vidal, varias patentes relacionadas con tecnologías de energía solar fueron impugnadas en una petición de derechos de propiedad intelectual presentada por Solaredge Technologies Ltd. (el solicitante). El solicitante se basó en parte en la AAPA descrita en la especificación del titular de la patente. En 2021, de conformidad con las directrices de la USPTO de 2020, la PTAB emitió su primera decisión final por escrito en la que sostenía que la AAPA constituía indebidamente la «base» o el «fundamento» de la petición. En particular, la PTAB también sostuvo que el solicitante no había demostrado que la AAPA en cuestión fuera realmente conocida en el ámbito técnico, lo que la descalificaba aún más para su consideración por parte de la PTAB.

El solicitante pidió una nueva audiencia y, en 2022, la PTAB emitió una segunda decisión final por escrito. Basándose en la decisión intermedia en Qualcomm y en la guía actualizada de la USPTO de 2022, la PTAB cambió su decisión anterior y determinó que la AAPA podía formar parte del argumento de invalidez, siempre y cuando no fuera «la base» del argumento.⁷La PTAB consideró que, al incluirse en el análisis de invalidez, la AAPA llenaba las lagunas de otras técnicas anteriores citadas y llevó a la PTAB a declarar inválidas todas las reivindicaciones impugnadas.⁸El titular de la patente trató de argumentar que, dado que la PTAB había sostenido anteriormente que el solicitante no había demostrado que la AAPA fuera realmente «bien conocida» en la técnica, la AAPA no podía ser tenida en cuenta. Sin embargo, la PTAB sostuvo que, dado que el titular de la patente no había presentado este argumento por sí mismo y, en cambio, había tratado de basarse en la decisión anterior de la PTAB, el argumento había sido efectivamente renunciado.⁹

El titular de la patente solicitó una revisión por parte de un panel de opinión precedente de la segunda decisión final por escrito, pero la directora Vidal llevó a cabo una revisión de oficio. En la decisión, confirmó la aplicación por parte de la PTAB de la guía actual de 2022 como coherente con la decisión del Tribunal Federal de Apelación en el caso Qualcomm.

Sin embargo, la decisión del director Vidal también revoca la decisión de la PTAB sobre la cuestión de si el titular de la patente perdió su derecho a argumentar en contra de que la AAPA fuera bien conocida. Dado que la PTAB había abordado la cuestión de oficio en la primera decisión escrita, el titular de la patente no necesitaba presentar el argumento en respuesta a la solicitud de nueva audiencia del solicitante. Se debería haber concedido al titular de la patente la oportunidad de presentar el argumento durante la nueva audiencia.

Para llevar

Según las directrices actuales de la USPTO, parece que los posibles impugnadores de patentes pueden basarse en la AAPA para complementar las solicitudes de IPR. Sin embargo, los posibles impugnadores deben actuar con cautela a la hora de basarse en la AAPA para impugnar una patente, asegurándose de identificar y basarse en patentes o publicaciones impresas de la técnica anterior como base principal para cada impugnación en una solicitud. Los titulares de patentes que se enfrenten a una petición de IPR basada en la AAPA deben considerar posibles argumentos para descalificar la AAPA sobre la base de que, contrariamente a lo que se afirma en la propia patente, en realidad no era bien conocida, además de cuestionar si la AAPA se utiliza realmente como base principal para una impugnación determinada.