Limitaciones en la búsqueda de la protección de la imagen comercial mediante patentes
Este artículo se publicó originalmente en Law360 el 15 de agosto de 2023 y se reproduce aquí con permiso.
Los propietarios de marcas con experiencia en la gestión de derechos de propiedad intelectual suelen utilizar una combinación de imagen comercial, marcas registradas y patentes para proteger su propiedad intelectual.
Las múltiples formas de protección pueden ser valiosas para las empresas que buscan la exclusividad de sus productos, pero hay limitaciones importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de solicitar la protección tanto del aspecto comercial como de la patente.
En Estados Unidos, la protección del aspecto comercial —la apariencia y el estilo de un producto o envase— no se aplica a los diseños que están totalmente dictados por la función. Si una característica del producto es esencial para el uso o la finalidad del artículo, afecta al coste o la calidad del mismo, o proporciona otras ventajas competitivas, se considera funcional y no es protegible como aspecto comercial.
Los propietarios de marcas de productos que se introducen en el cuerpo humano o se colocan sobre él, como implantes médicos, dispositivos portátiles, calzado y otras prendas de vestir, corren el riesgo de que se cancele su registro si se considera que su imagen comercial es funcional.
Esto es especialmente preocupante en el caso de los productos de estas categorías, ya que, además de tener aspectos estéticos estilizados específicos de cada marca, estos productos suelen tener múltiples características diseñadas para optimizar su rendimiento o ajuste.
Los propietarios de marcas deben asegurarse de que dichas características sean independientes de las características estéticas que identifican el origen de los productos, ya que, de lo contrario, corren el riesgo de que sus reivindicaciones de imagen comercial o patente de diseño puedan verse frustradas por una determinación de funcionalidad. Esta es una de las razones por las que es importante evaluar desde el principio qué tipos de derechos de propiedad intelectual son los más adecuados para las innovaciones en estos ámbitos.
Implantes médicos de cadera y el color rosa
En diciembre de 2022, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, en su decisión sobre el caso C5 Medical Werks LLC contra CeramTec GmbH, aceptó la petición de C5 Medical Werks de cancelar dos de los registros de imagen comercial de CeramTec para el color rosa aplicado a los implantes de cadera.1
C5 Medical Werks argumentó, y la TTAB estuvo de acuerdo, que el color rosa era un subproducto funcional del uso de cromia como ingrediente material en el proceso de fabricación. La decisión de la TTAB tuvo en cuenta que la patente de utilidad caducada de CeramTec revelaba las ventajas técnicas del uso de cromia para mejorar las propiedades mecánicas, por ejemplo, la dureza y la resistencia a la fractura deseadas, de los implantes de cadera resultantes.
Número de registro 4319095
Número de registro 4319096
Las declaraciones públicas de CeramTec, incluyendo la publicidad de sus productos, las presentaciones reglamentarias y la documentación técnica, destacaban las ventajas técnicas del uso de cromia en el proceso de fabricación y vinculaban el uso de cromia con el color rosa de los productos.
La TTAB determinó que CeramTec había «educado al mercado relevante durante un largo periodo de tiempo en que los componentes para prótesis de cadera fabricados con composiciones cerámicas que incluían cromia (lo que daba al compuesto un color rosado) eran superiores en cuanto a rendimiento mecánico».2
Por lo tanto, la TTAB concluyó que el color rosa era una característica funcional, ya que se debía a la adición de un compuesto que beneficiaba el funcionamiento del producto.
Los próximos pasos del fabricante de calzado
El fabricante de calzado Timberland espera una decisión del Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de los Estados Unidos para que permita o deniegue la protección del diseño comercial de sus botas Icon en el caso TBL Licensing contra Vidal.3
Número de serie de la solicitud de Timberland: 86634819
Timberland afirma que los consumidores reconocen ocho características específicas del diseño de sus botas como identificativas de una fuente única: un cuello acolchado, una suela de dos tonos y dureza múltiple, una suela con tacos estilo Vibram, un contrafuerte en forma de reloj de arena, costuras cuádruples, costuras en forma de U en la pala, ojales hexagonales y una puntera bulbosa.
En una decisión de diciembre de 2022, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia4 no estuvo de acuerdo, al considerar que el diseño de la bota es funcional porque las patentes de utilidad de la empresa protegen la construcción, la comodidad, la impermeabilidad y el soporte de la bota. La publicidad de Timberland también vincula la imagen comercial reivindicada con mejoras específicas en el rendimiento de sus botas.
Timberlandsostiene5 que el tribunal de distrito debería haber analizado el diseño en su totalidad, en lugar de analizar varios elementos por separado. La Asociación Internacional de Marcas ha informado sobre estas cuestiones en apoyo de Timberland; se espera que otros propietarios de marcas también se pronuncien al respecto.⁶
Los procedimientos de C5 Medical Werks y TBL Licensing ponen de relieve las ventajas de desarrollar una estrategia integral de propiedad intelectual en las primeras fases del desarrollo de un producto. Los equipos de investigación y desarrollo, marketing y jurídico deben coordinarse para planificar qué elementos del producto se protegerán mediante la imagen comercial, las marcas registradas y las patentes, y qué se debe y no se debe decir en las comunicaciones públicas con respecto a las características del producto que las empresas pretenden utilizar como identificadores de origen.
Combinación de la protección del aspecto comercial y la protección de las patentes
La imagen comercial protege las características distintivas y no funcionales del diseño de un producto. Al igual que con una marca comercial o un logotipo, el objetivo de la imagen comercial es identificar el origen del producto.
Las empresas han registrado la imagen comercial de la forma o el color de un producto, como la forma de reloj de arena de la botella de Coca-Cola o el azul huevo de petirrojo de Tiffany & Co. para sus joyeros.
Para obtener todos los beneficios del registro de una marca comercial, el propietario de la imagen comercial debe demostrar que los consumidores reconocen el diseño del producto como identificativo del origen de los productos. A diferencia de las patentes, la protección de la imagen comercial no tiene límite de tiempo; la protección de la imagen comercial puede durar tanto tiempo como el propietario continúe utilizando el producto en el comercio.
Los tipos de patentes más aplicables a los productos médicos y de consumo son las patentes de utilidad y de diseño. Las patentes de utilidad pueden abarcar procesos, máquinas, productos manufacturados y composiciones, mientras que las patentes de diseño protegen el aspecto ornamental de un producto.
Por ejemplo, una patente de utilidad puede proteger la fórmula de un suero de vitamina C, mientras que una patente de diseño puede proteger el aspecto visual único del envase del suero.
Para maximizar la protección de la propiedad intelectual, puede resultar beneficioso combinar la protección de la imagen comercial y la protección de las patentes. La imagen comercial y las patentes de diseño pueden coexistir y ofrecer diferentes plazos y rangos de protección.
La imagen comercial ofrece una protección potencialmente indefinida para el aspecto general del diseño, el color o el embalaje del producto, mientras que las patentes de diseño de EE. UU. proporcionan 15 años de protección desde su concesión para el aspecto ornamental de un artículo.
No se puede presentar una solicitud de patente de diseño en EE. UU. si un producto se ha hecho público o se ha vendido durante más de un año. A diferencia de los registros de imagen comercial, las solicitudes de patente de diseño en EE. UU. suelen permanecer en secreto hasta su concesión, lo que permite a las marcas solicitar protección antes de que sus productos lleguen al mercado.
Por el contrario, es más difícil obtener el registro de la imagen comercial de un diseño de producto cuando este se lanza por primera vez al mercado, debido al requisito de demostrar su «significado secundario», que normalmente no se adquiere hasta que el producto lleva al menos cinco años en el mercado.
Una opción puede ser solicitar el registro de la patente de diseño en una fase temprana del ciclo de vida del producto y, posteriormente, solicitar el registro de la imagen comercial una vez que el producto lleve varios años en el mercado y sea más fácil obtener pruebas de su significado secundario.
Por ejemplo, Nike posee numerosaspatentes de diseño y imagencomercial7 para sus diversos diseños de calzado y ha presentado numerosas demandas por infracción contra competidores del sector del calzado. Nike posee el registro de imagen comercial para la silueta, n.º de registro 3.711.305, y la suela, n.º de registro 3.721.064, de las Nike Dunk.
Nike también obtuvo una patente de diseño, U.S. D804,158, para la suela exterior de las Nike Dunk Flyknit, y una patente de utilidad, U.S. 8,266,749, para los métodos de fabricación de la parte superior de las Nike Flyknit. En abril de 2022, en la sentencia Nike, Inc. contra La La Land Prod. & Design, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California dictó una orden judicial permanente contra La La Land Design por infringir los diseños de las Nike Dunk.8
Consideraciones sobre la funcionalidad a la hora de solicitar la protección de la imagen comercial y la patente de utilidad
Al solicitar la protección tanto del aspecto comercial como de la patente, el propietario de una marca debe evaluar los aspectos funcionales de un producto y analizar sus características y finalidad específicas antes de presentar la solicitud. Un producto cuyo diseño está dictado en gran medida o exclusivamente por consideraciones funcionales suele ser un mal candidato para el aspecto comercial, y una evaluación temprana de la funcionalidad puede evitar incurrir en costes adicionales o correr el riesgo de invalidación posterior.
Si el diseño del producto es útil para el funcionamiento o la fabricación del mismo, el propietario debería considerar la posibilidad de protegerlo mediante una patente. Sin embargo, obtener una patente de utilidad puede impedir obtener posteriormente la protección de la imagen comercial, ya que se presumirá que el diseño del producto es funcional. C5 Medical Werks destaca este desafío.
De hecho, la prueba utilizada por la USPTO para determinar si la imagen comercial es funcional analiza:
- La existencia de una patente de utilidad activa o caducada que revele las ventajas utilitarias del objeto registrado.
- Publicidad por parte del solicitante del registro que promociona las ventajas utilitarias del objeto.
- La disponibilidad de diseños alternativos; y
- Si el objeto resulta de un método de fabricación relativamente sencillo o económico.9
Cuando se desee una combinación de protección de la imagen comercial y protección de patentes, se deberá tener en cuenta el contenido de cualquier solicitud de patente por su impacto en la solicitud de imagen comercial asociada.
Lo que describe el propietario de una marca en su solicitud de patente es importante: como se ha señalado anteriormente, la TTAB en C5 Medical Werks tuvo en cuenta, entre otros factores, las declaraciones de las patentes que promocionaban las ventajas funcionales de la tecnología.
Aprovechar tanto la protección de la imagen comercial como la protección de las patentes puede permitir a los propietarios de marcas —incluidos aquellos cuyos productos se llevan puestos o se colocan en el cuerpo— maximizar la protección utilizando las herramientas de propiedad intelectual disponibles.
Como ponen de manifiesto los casos anteriores, es esencial evaluar los aspectos funcionales de dichos productos con antelación y antes de presentar una solicitud de protección del aspecto comercial.
Nota del editor: Alexander Liederman, estudiante de Derecho en Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, ha colaborado en este artículo. Fue becario de verano en Foley.
Divulgación: Foley & Lardner es el asesor jurídico del escrito de amicus curae de la Asociación Internacional de Marcas Registradas en el caso TBL Licensing LLC contra Vidal.
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1 C5 Medical Werks LLC contra CeramTec GmbH, Cancelaciones n.º 92058781 y 92058796, en *95 (6 de diciembre de 2022)
2 Ídem, en *95.
3TBL Licensing LLC contra Vidal, n.º 23-1150 (4.º Circuito, 2023).
4 TBL Licensing LLC contra Vidal, n.º 1:21CV681 (Distrito Este de Virginia, 2022).
5 Escrito inicial del demandante-apelante, TBL Licensing, LLC contra Vidal, n.º 23-1150 (4.º Circuito, 2023).
6 Escrito de amicus curiae de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), TBL Licensing LLC contra Vidal, n.º 23-1150 (4.º Circuito, 2023). Foley & Lardner LLP es el abogado de amicus curiae INTA en este procedimiento.
7 Nike Inc. Base de datos de patentes de marketing virtual. https://agreementservice.svs.nike.com/rest/agreement?agreementType=ipBrandProtection&uxId=com.nike.patents.virtualmarking&country=US&language=en&requestType=redirect.
8 Nike Inc. contra La La Land Prod. & Design, 2:21-cv-00443-MCS-PVC (C.D. Cal. 20 de abril de 2022).
9 En relación con Morton-Norwich Products Inc., 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).
