El Tribunal Federal de Apelaciones amplía el alcance de la «estructura correspondiente» en virtud del artículo 112(f): tres conclusiones para los asesores en materia de patentes

Principales conclusiones

• El Tribunal Federal de Apelación corrigió el criterio jurídico aplicado por el tribunal de primera instancia en materia de indefinición y aclaró, en virtud del artículo 112(f), que la estructura correspondiente no puede excluirse simplemente porque no incluya funciones no reivindicadas descritas en la patente.
• Las funciones adicionales descritas en la memoria descriptiva no invalidan una estructura correspondiente. En el caso Gramm contra Deere, un controlador que realizaba la función reivindicada de subir y bajar el cabezal seguía considerándose una estructura correspondiente, aunque no realizara otras funciones mencionadas en la patente.
• Los asesores en materia de patentes deberían considerar la posibilidad de incluir una descripción de estructuras de ejemplo para cada elemento reivindicado, independientemente de si dichas estructuras desempeñan funciones que van más allá de las descritas en las reivindicaciones.

Resumen general

Una reciente sentencia del Tribunal Federal de Apelación aclara que «la divulgación de una función añadida en la descripción no debe invalidar una estructura que cumpla los requisitos de la cláusula de medios». Gramm contra Deere & Company, n.º 2024-1598 (Trib. Fed. de Apel. 11 de marzo de 2026). La descripción de la patente en cuestión describía dos funciones y hacía referencia a varios controladores convencionales a modo de ejemplo. Gramm argumentó que todos los controladores convencionales a los que se hacía referencia reunían los requisitos para ser considerados una estructura correspondiente en virtud del artículo 35 U.S.C. §112(f). El tribunal de distrito no estuvo de acuerdo y concluyó que uno de los controladores no podía considerarse una estructura correspondiente en virtud del artículo §112(f) porque era incapaz de realizar una de las funciones mencionadas en la descripción, aunque dicha función no formara parte de la limitación reivindicada. El Tribunal Federal de Apelación revocó la sentencia, limitando el análisis de lo que constituye una estructura correspondiente en virtud del §112(f) a los requisitos de la reivindicación únicamente.

Antecedentes del caso Gramm contra Deere

Richard Gramm concedió una licencia exclusiva de la patente estadounidense n.º 6.202.395 (la «patente ’395») a Reaper Solutions LLC («Reaper»). La patente ’395 se refiere a un dispositivo destinado a mantener el cabezal de una cosechadora a una altura deseada sobre el suelo mientras la cosechadora recorre un campo. Gramm y Reaper demandaron a Deere & Company («Deere») alegando que los kits de sensores para cabezales de Deere infringían la patente ’395. Deere impugnó la patente ’395 en una revisión inter partes, dejando solo la reivindicación independiente 12 y algunas de sus reivindicaciones dependientes tal y como se habían formulado.

La reivindicación 12 incluye el siguiente texto relevante: «medios de control […] para elevar o bajar el cabezal de acuerdo con dicha primera señal, con el fin de mantener el cabezal a una altura determinada por encima del suelo». Ambas partes coincidieron en que «medios de control» constituye una limitación de «medios más función» con arreglo al artículo 35 U.S.C. §112(f). Al examinar la estructura correspondiente, las partes coincidieron en una parte de la descripción de la patente ’395 que describía un controlador como «convencional» y «tal y como se incorpora en una cosechadora Deere». Las partes coincidieron en que, a la fecha de presentación, existían tres controladores convencionales de este tipo.

Deere alegó que dos de los controladores convencionales utilizaban microprocesadores y que, dado que la patente ’395 no describía ningún algoritmo, la reivindicación 12 era indefinida en lo que respecta a dicha estructura. HTC Corp. contra IPCom GmbH & Co., KG, 667 F.3d 1270, 1280 (Fed. Cir. 2012); véase también Qualcomm Inc. contra Intel Corp., 6 F.4th 1256, 1267 (Fed. Cir. 2021). En cuanto al controlador convencional restante, Deere argumentó que la especificación de la patente ’395 requería dos funciones, una de las cuales no era realizada por dicho controlador convencional. En consecuencia, Deere argumentó que el controlador convencional restante no podía constituir una estructura correspondiente en virtud del artículo 112(f). El tribunal de distrito aceptó el argumento de Deere y dictó sentencia en contra de Reaper.

Consecuencias de la decisión

El Tribunal Federal de Apelación determinó que el tribunal de primera instancia había aplicado un criterio jurídico incorrecto para decidir si la expresión «medios de control» era indefinida. Esto se debe a que el tribunal de primera instancia excluyó la estructura correspondiente que desempeñaba la función reivindicada de subir y bajar el cabezal, ya que dicha estructura carecía de las capacidades de posicionamiento lateral que solo se describían en la memoria descriptiva.

Gramm reitera la guía para identificar la estructura correspondiente con arreglo al artículo 112(f) y ofrece orientación sobre cómo resolver situaciones en las que la descripción describe funciones que no realizan las estructuras descritas. En concreto, no se exige que la estructura correspondiente con arreglo al artículo 112(f) realice más funciones que las reivindicadas, y dicha estructura no deja de ser válida por el mero hecho de que la descripción revele funciones adicionales no reivindicadas.