在 住友大日本制药公司诉Emcure制药有限公司案一案中,联邦巡回上诉法院维持了地区法院的裁决,该裁决将化学结构解释为涵盖拉鲁西酮对映异构体——即Latuda®的活性成分。尽管该裁决对专利权人有利,但所需分析表明,申请人或许应考虑采用其他命名法来明确记载新化学实体的特定对映异构体。
争议专利
涉案专利为Sunovion公司(住友大日本制药美国子公司)的美国专利第5,532,372号,该专利被列入Latuda®的《橙皮书》。其权利要求主要涉及特定酰亚胺化合物及其酸加成盐。第14项权利要求(即本次侵权争议的核心权利要求)所描述的酰亚胺化合物具有如下结构式:
鲁拉西酮(Lurasidone)是上述酰亚胺化合物的(-)对映异构体,也是Latuda®的活性成分。
说明书中的例1-(a)将上述酰亚胺化合物标记为化合物101。例1(b)和1(c)分别详细说明了获得酒石酸盐形式的(+)-对映体(化合物102)和(–)-对映体(化合物103)的工艺。 例1(d)以化合物102为原料制备(+)对映体盐酸盐(化合物104),例1(e)则以化合物103为原料制备(–)对映体盐酸盐(化合物105)。 化合物编号105即为鲁拉西酮。
地区法院诉讼程序
根据联邦巡回法院的裁决,地区法院的权利要求解释分析聚焦于"权利要求14涵盖了哪些对映异构体的组合"。
上诉人试图将权利要求14限定为"具有代表性结构式的一种对映异构体混合物",其依据包括:该结构与化合物101(上诉人主张其为对映异构体混合物)的相似性、有机化学教科书中对映异构体混合物的表述,以及专利审查历史。 地区法院驳回该解释,认定与化合物101的相似性不足以将说明书中的"消旋"限制引入权利要求。 相反,法院采纳了Sunovion提出的解释方案,即权利要求14涵盖任何对映异构体或其混合物,具体表述为"鲁拉西酮、鲁拉西酮的对映异构体,以及这些对映异构体的混合物"。
联邦巡回法院判决
联邦巡回法院的判决书由斯托尔法官撰写,并获得穆尔法官和梅耶法官的联署。
联邦巡回法院首先从权利要求的字面含义开始分析:
双方均同意权利要求所示结构为(-)对映异构体;此外,上诉人亦不否认,普通技术人员在不考虑其他因素的情况下审视权利要求14的结构时,会理解其为(-)对映异构体的一种表示方式。同等重要的是,权利要求文本中未包含任何将范围限定为"消旋体"或"消旋混合物"的表述。
随后,联邦巡回上诉法院查阅了说明书:
说明书并未建议排除(-)对映异构体,反而将其描述为优选实施例。尽管未展示其结构,但实施例1(e)详细说明了从化合物101获得化合物105(即(-)对映异构体)的步骤,甚至提供了化合物105的物理性质数据。
联邦巡回上诉法院得出结论称:"现有记录支持将(-)对映异构体纳入权利要求14的保护范围。"
联邦巡回法院援引了具有先例效力的判决—— 辉瑞公司诉兰伯西实验室案案(457 F.3d 1284, 1288–89 (Fed. Cir. 2006)作为先例依据。该案中,联邦巡回法院驳回了兰伯西公司试图将权利要求中描述的特定三维构型限定于消旋混合物的主张,而是将其解释为涵盖R-和S-反式对映异构体及其任意混合物,但不包括说明书中特别排除的顺式异构体。
关于上诉人基于化合物101号提出的论点,联邦巡回上诉法院解释道:
我们认为,该说明书并未明确化合物101是否为消旋混合物。……即使化合物101属于消旋混合物,说明书既未将权利要求14的结构限定为化合物101,也未通过排除方式将权利要求14的范围限定于消旋混合物。
联邦巡回上诉法院同时驳回了上诉人提交的教科书及专家证词等外部证据,认为这些证据"在确定'权利要求用语的法律效力意义'时,其重要性不及内部记录"。 联邦巡回法院指出:"尽管上诉方专家主张在该技术领域使用单一对映异构体作为消旋混合物的简写是常规做法,但他并未说明本领域技术人员会始终理解单一对映异构体的表述 排除 所示对映异构体本身”。因此联邦巡回法院得出结论:
地区法院将权利要求14解释为涵盖(–)对映异构体并无不当。确定权利要求14是否涵盖额外范围,对本案上诉的裁决并非必要。
名字有什么意义?
联邦巡回法院将本案概括如下:
地区法院将该权利要求解释为单独涵盖两种三维构型——即权利要求中显示的构型及其镜像构型——以及任意比例的混合构型。随后双方当事人就侵权事实达成协议,并同意颁布禁令。 我们认同该权利要求至少涵盖所示的
特定构象。鉴于该构象是双方商业产品中的活性药物成分,为解决当前争议,我们无需进一步界定权利要求涵盖的其他范围。
尽管本案对专利权人产生了积极结果,但它凸显出:虽然采用三维符号呈现化学结构可能有所助益,但使用命名法——即标签和/或描述性文本——来标识特定对映异构体同样具有实用价值。 本案表明立体化学的图形表示可能存在解释空间,并指出使用文字或标签(如R、S、d、l、(-)、(+)等)标识立体构型有助于避免权利要求范围的争议。