联邦巡回法院宣告专利权期限延长扣除无效（申请人未延误）

在备受期待的判决中 Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu案 案（2017年12月开庭审理）中，联邦巡回上诉法院裁定美国专利商标局（USPTO）在申请人"无法推进审查程序"的期间内，错误地对"申请人延误"实施了专利期限调整（PTA）扣除。 争议的PTA扣除依据《联邦法规》第37编第1.703(c)(8)条，因申请人在提交继续审查请求（RCE）后才提交信息披露声明（IDS）而产生，但该裁决可能具有更广泛的影响。

我在本文中首次探讨了RCE程序后的PTA扣除问题，当时美国专利商标局已开始对RCE程序后的提交材料收取PTA扣除费用。 

专利期限调整法案

争议的PTA法规为《美国法典》第35编第154(b)(2)(C)条，该条款规定从任何PTA奖励中扣除"相当于申请人未采取合理努力完成申请审查程序的期间"。 该条款同时明确授权美国专利商标局（USPTO）"制定规定，确立构成申请人未尽合理努力完成申请处理或审查的情形"。

专利期限调整规则

美国专利商标局依据《联邦法规》第37编第1.704(c)条行使了其授权权力，该条款规定了若干构成专利期限调整法中"申请人延误"的情形。自联邦巡回法院在 Novartis诉Lee案案之后，USPTO开始援引37 CFR § 1.704(c)(8)条款，在申请人提交重新考虑请求(RCE)后、但尚未收到下一次审查意见通知书或授权通知书之前提交信息披露声明(IDS)时，认定其存在延误行为：

(8) 在提交答复后，提交除审查员明确要求的补充答复或其他文件之外的补充答复或其他文件，此种情形下， § 1.703 规定的调整期限应扣除自原始答复提交次日起至补充答复或其他文件提交日止的实际天数（如有）。

争议中的PTA扣除

争议的PTA扣除是针对2011年2月22日提交的重新考虑请求（RCE）后，于2012年11月29日提交的补充说明（IDS）所作出的。该补充说明提交的信息被引用于2012年8月21日针对相关欧洲申请提交的反对意见书中。

如联邦巡回法院判决书中此图所示黑色条形所示，美国专利商标局（USPTO）将申请人延误期计为从重新考虑请求（RCE）提交之日至信息披露声明（IDS）提交之日。红色条形则显示USPTO在RCE提交后耗时逾四个月才发出审查意见通知书的延误情况。绿色条形所示时段正是联邦巡回法院最为关注的焦点。

Supernus公司在弗吉尼亚东区联邦地区法院对专利权保护期调整（PTA）扣除提出质疑。地区法院依据联邦巡回法院在 吉列德诉李案案的裁决，该裁决支持美国专利商标局将《联邦法规》第37编第1.704(c)(8)条适用于限制要求答复后提交的公开披露声明。

联邦巡回法院判决

联邦巡回上诉法院的判决由雷纳法官撰写，并获得戴克法官和沙尔法官的联署。

联邦巡回法院首先阐明了为何吉利德的论点并未排除Supernus的抗辩理由：

在吉列德案中，本院认定该规定"是对[专利期限调整]法规的合理解释"，因为其涵盖范围"不仅包括导致实际延误的申请人行为，还包括可能导致延误的行为——无论该延误是否实际发生"。
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本案的核心争议在于：美国专利商标局（USPTO）是否可将专利审查时间调整（PTA）的缩减期延长至超出"申请人未采取合理努力推进审查程序的时段"。参见《美国法典》第35编第154(b)(2)(C)(i)条。基列案并未对此问题作出裁决。

联邦巡回法院随后援引切维顿框架，对行政机构对其所管辖法规的解释进行审查。与吉列德案所涉问题不同，联邦巡回法院认定该法规直接涉及本案争议：

《PTA法案》的相关条款措辞简明、清晰且具有决定性。

法院解释道：

对该法规的直白解读表明，国会对美国专利商标局（USPTO）为缩短专利期限调整（PTA）而计入申请人延误的时间设定了两项限制。首先，法规明确要求任何PTA的缩减 必须等于 于申请人未作出合理努力的实际时长。其次，法律明确规定PTA的缩减必须与申请人未采取合理措施的具体时段 ——即 申请人未采取合理努力的具体时段。

联邦巡回上诉法院的理由如下：

在申请人未能作出合理努力的期间之外，若存在无法确定其是否曾作出努力以完成审查程序的时段，则不得缩短专利申请审查时间，因为该时段并非"等同于"申请人未尽合理努力的时段，反而会超出该时段范围。

联邦巡回法院在审视案情时指出，在上图绿色条形图所示的546天期间内，由于欧洲异议程序尚未启动，Supernus公司"无法采取任何行动推进专利审查进程"。

根据联邦巡回上诉法院的裁决：

在此，美国专利商标局对该法规的解释将不公正地惩罚申请人，既未能激励申请人避免延误，也未能保障申请人享有完整的专利期限。该局额外将546天认定为申请人延误的做法违背了法规的明确含义，因为……[该时段]并不等同于Supernus公司未能采取合理努力完成审查程序的实际时间段。

联邦巡回法院因此撤销了地区法院的判决，并将案件发回重审，要求依据其意见进行后续审理。

如何处理RCE/响应后IDS提交

联邦巡回法院虽认定在欧洲异议程序启动前不存在申请人延误情形，但未明确申请人何时可被判定为"未尽合理努力完成审查程序"——该判定需符合专利期限调整法案的规定。尽管本案未援引该条款，但《联邦法规》第37编第1.704(d)条可作为衡量基准。 正如联邦巡回法院判决所述，该规则为提交引用对应申请信息的IDS提供了30天"安全港"，在此期间提交不会导致专利期限调整的扣除。

参见本文了解美国专利商标局如何解决其在计算专利权期限调整时无法正确适用该规则的问题。

根据《联邦法规》第37编第1.704(d)条，当美国专利商标局依据本决定行使"制定规定以确立构成申请人未作出合理努力的情形"的权限时，应至少给予申请人30天宽限期，方可对其适用专利期限调整扣除。

此外，虽然本案所涉“延误”发生在重新审查请求（RCE）之后的阶段，但在提交对审查意见通知书的答复之后提交的检索报告（IDS）中，也可能出现类似问题。