2018年对专利审判与上诉委员会(PTAB)而言意义非凡,期间最高法院作出两项重要裁决,联邦巡回上诉法院全院合议庭就"实际当事人"司法审查问题作出具有里程碑意义的裁决,PTAB还修订了标准操作程序并更新了审判实践指南。
福里律师事务所的乔治·贝克、蔡斯·布里尔和乔治·奎林在一次网络研讨会上共同探讨了本年度的重大进展及其对未来专利审判与上诉委员会(PTAB)实务的影响。该研讨会可通过回放观看,标题为《PTAB——2018年度回顾》。
具体议题包括:
2018年趋势与统计数据 – 2018年11月请愿书提交量 显著上升 ,这可能是请愿人希望在权利要求解释标准变更前提交所致。总体而言,提交至专利审判与上诉委员会(PTAB)的案件占比持续增长,2018年各类请愿书的提交比例与往年持平。PTAB案件受理率则持续稳步下降。
最高法院关于知识产权的裁决 —— 2018年最高法院 审理了两起 重要案件 。 在《石油州能源服务公司诉格林能源集团案》(138 S. Ct. 1365 (2018))中, 最高法院认定知识产权复审程序符合宪法,认为其不违反《美国宪法》第三条及第七修正案。在 SAS Inst., Inc.诉Iancu案案(138 S. Ct. 1348 (2018))中, 最高法院裁定专利审判与上诉委员会(PTAB)启动《美国发明法案》审判程序(包括专利权无效审查、专利权复审程序及专利无效标准审查)时,必须就所有提出理由及所有受质疑权利要求进行审理。此后,PTAB已发布命令调整待审程序范围,将未启动程序的理由及受质疑权利要求纳入审理范围。
主权豁免 ——在圣瑞吉斯莫霍克部落诉迈兰制药公司案(896 F.3d 1322(联邦巡回上诉法院2018年))中, 联邦巡回上诉法院维持了专利审判与上诉委员会的裁决,即部落豁免不适用于专利权无效审查程序(该案上诉许可申请正在审理中,案号18-899)。
实际当事人(RPI) –在Wi-Fi One, LLC诉Broadcom Corp.案(878 F.3d 1364(联邦巡回法院2018年))中,联邦巡回法院裁定根据§315(b)条款作出的时效限制裁定可接受上诉司法审查。在Internet Time, LLC诉RPX Corp.案(897 F.3d 1252(联邦巡回法院2018年))中,联邦巡回法院认为,判定未列名方是否属于RPI"需要采取灵活方法,兼顾衡平法原则与实践考量,重点在于判断该非当事人是否为与请求人存在既定关系的明确受益方"。 此外,在Worlds Inc.诉Bungie, Inc.案(903 F.3d 1237 (联邦巡回上诉法院2018年),联邦巡回上诉法院裁定专利审判与上诉委员会(PTAB)可初步采纳专利复审请求人指认的实际利益相关方,但若专利权人提出证据质疑该指认,则请求人须承担举证责任以证明其指认的实际利益相关方正确无误。
专利审判与上诉委员会(PTAB)修正程序 –在Aqua Prods.诉Matal案(872 F.3d 1290(联邦巡回上诉法院2017年))中,联邦巡回上诉法院裁定专利审判与上诉委员会不得将拟议权利要求修改的可专利性说服责任转嫁给专利权人。继Aqua Prods.案后,美国专利商标局发布提案,拟在《美国发明法案》专利异议程序中实施新的两阶段修正程序。该程序实质上赋予专利权人在初次修正请求获得裁定后,获得二次修改机会。
专利审判与上诉委员会(PTAB)权利要求解释标准变更 ——美国专利商标局发布最终规则,变更专利审判与上诉委员会(PTAB)审判程序所适用的标准,将"最宽泛合理解释"(BRI)标准替换为美国联邦法院及国际贸易委员会(ITC)采用的菲利普斯标准 。根据该最终规则,PTAB将考虑任何在民事诉讼或ITC程序中作出的先前权利要求解释裁定,前提是该先前解释已正式载入案卷记录。
《审判实践指南》更新及标准操作程序修订 – 美国专利商标局发布了《美国发明法案审判实践指南》更新版,其中修订了指南的六个章节:(a) 专家证词的使用(§ I.G);(b) 字数与页数限制(§ II.A.3);(c) 启动复审时对非排他性因素的考量(§ II.D.2); (d) 作为权利事项对主要答辩状提交再答辩(§ II.I);(e) 质疑证据可采性及排除动议与剔除动议的正当使用(§ II.K);(f) 审判委员会口头听证程序(§ II.M)。 本次更新附录A还包含一份日程安排令范本,其中显示了诸如用补充答复取代交叉质询意见等变更,该补充答复使专利权人能够就专利性问题进行最终陈述。 美国专利商标局同时修订了标准操作程序1和2,涉及PTAB法官分组审理的流程、PTAB裁决先例效力的认定以及待决案件中寻求问题复审的程序,这些修订可能对PTAB实践产生重大影响。
2019年专利诉讼的趋势、影响及关注案例 – 知识产权/专利无效审查请愿人可能面临更强阻力,尤其在"后续"请愿的启动阶段。请愿人还应注意:若启动审议程序,所有被质疑的权利要求及请愿书中所有理由均将产生禁反言效力。 2019年需关注的案件包括:Return Mail Inc.诉美国邮政服务案(案号17-1594,2019年2月19日于最高法院开庭),该案将裁决美国政府是否具备依据《美国发明法案》提起专利无效请愿的诉讼资格;RPX Corp.诉ChanBond LLC案(案号17-1686) 及JTEKT Corp.诉GKN Automotive Ltd.案 (案号18-750), 两案均待最高法院受理上诉许可申请,核心争议在于:未实际遭受专利损害的非诉讼被告请愿人是否具备诉讼资格。 案号18-750,两案均待最高法院受理上诉许可申请,核心争议在于:未实际遭受专利侵权损害的非诉讼被告请愿人,是否具备对不利专利复审决定提起上诉的资格(2018年10月,最高法院已邀请副检察长就RPX案提交法律意见书)。